新疆律师办理商标法律业务操作指引.docx

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新疆律师办理商标法律业务操作指引

新疆律师办理商标法律业务操作指引

（草案）

目录

第一章总则

第二章商标非诉讼业务

第一节商标注册申请业务

第二节商标战略服务业务

第三节驰名商标申请认定业务

第四节商标预警业务

第五节商标内控管理业务

第三章商标民事诉讼业务

第四章与行政机关有关的商标法律业务

第五章与商标有关的刑事法律业务

第六章附则

第一章总则

第一条为了指导律师从事商标法律服务业务，规范律师的执业行为，减少律师的执业风险，特制定本指引。

第二条本指引所称的商标法律服务业务（以下简称“商标业务”），主要包括：

商标非诉讼法律业务和商标诉讼法律业务。

第三条与商标业务有关的法律、行政法规、部门规章、司法解释及相关规定即国际公约、条约及协定主要有：

（一）《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等；

（二）《中华人民共和国商标法实施条例》《商标评审规则》、《商标审查指南》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《驰名商标认定和保护规定》、《知识产权海关保护条例》《商标专用权质押登记程序》等；

（三）《最高人民法院关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》、《最高人民法院关于执行行政诉讼法若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》、《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》、《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院民事审判第三庭关于对注册商标专用权进行保全和执行等问题的复函》、《最高人民法院关于专利法、商标法相关案件分工问题的批复》、《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的司法解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

（一）、

（二）等；

（四）《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS协议）、《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《商标注册条约》、《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》、《保护产地名称及其国际注册协定》、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》、《建立商标图形要素国际分类维也纳协定》、《保护奥林匹克会徽内罗毕条约》、《比荷卢统一商标法》等。

（五）律师应注意收集至办理商标法律业务时点前新出台的法律、行政法规、司法解释及部门规章。

第四条本指引旨在为律师从事商标法律服务业务提供最基本的指引，律师还应结合自己的实践经验、丰富及完善各项业务操守。

第五条　本指引并非强制性或规范性规定，仅供律师在办理涉及商标法律服务的业务时参考使用。

第二章商标非诉讼业务

第六条商标非诉讼法律业务主要包括，但不限于：

商标保护现状诊断，商标预警机制的建立和完善、商标管理内控制度的建立和完善，企业商标实用人才培训，商标战略的确定和运用，商标设计、商标设计版权归属、商标产权界定、商标申请、商标异议及撤销、商标实施、商标投资、商标转让、商标许可、商标评估、商标权利质押、商标侵权判断、损失赔偿额确定等疑难问题解答和解决等。

第一节商标注册申请业务

第七条商标注册申请及相关业务主要包括但不限于：

（一）商标注册申请；

（二）商标注册申请前的查询；

（三）商标异议申请以及答辩；

（四）商标注册人名称、地址变更；

（五）转让注册商标申请；

（六）续展注册商标申请；

（七）商标使用许可合同备案；

（八）商标专用权的质押登记；

（九）优先权申请；

（十）商标注册证明申请；

（十一）补发《商标注册证》申请；

（十二）补发变更、转让、续展注册证明申请；

（十三）撤回商标注册申请；

（十四）注销注册商标申请；

（十五）撤销连续三年停止使用注册商标申请；撤销注册商标申请及答辩；

（十六）注册商标的财产保全办理；

（十七）《商标注册证》领取；

（十八）商标申请后的查询办理；

（十九）特殊标志登记申请；

（二十）世界各国及地区商标注册、转让、续展等业务的办理。

第八条国内商标注册申请的操作。

（一）受理机关。

1、位于北京的国家工商行政管理总局商标局。

目前所有的申请都应向该局递交申请或邮寄申请，商标局在大陆其他地区没有办事机构。

2、如申请港、澳、台地区商标注册，应单独向港、澳、台地区商标处（署）申请办理。

（二）注意事项

1、商标注册申请包括国内注册和国际注册，注册时应考虑商标设计要求、申请类别、申请国别和申请途径。

2、在商标注册用商品和服务国际分类的每一个类别上每注册一个商标图样为一件商标。

每件商标每申请办理任何一项注册事宜都视为一件申请，应分别提交一套申请书件，并分别缴纳费用。

3、应提交的书件没有指明份数的，如果在“具体要求”及“注意事项”栏目中也没有特别声明是多少份的，则应认为是一式一份。

4、外国人或外国企业在中国办理商标注册申请必须委托商标代理机构代理，但在中国有经常居所或者营业所的外国人或外国企业除外。

5、申请集体商标、证明商标注册应注意：

（1）集体商标与证明商标注册申请时虽然已指定商标为集体商标或证明商标，但未附送资格证明或商标使用管理规则的，则由商标局退回，申请日期不保留。

（2）申请时虽然已附送资格证明和商标使用管理规则，但未指定商标为集体商标或是证明商标的，则由商标局退回，限期补正。

申请日期予以保留。

（3）因申请手续不完备或申请书件不符合规定的，商标局退回申请人，在申请日期处盖有“补正”印章，补正手续后，申请日期予以保留。

凡经商标局驳回并盖有“驳回”字样的商标注册申请书件，不得再次作为申请书件上报。

第九条国外商标注册申请的操作

（一）单独国家或地区或国际联盟商标注册申请。

目前几乎所有的国家、地区、国际联盟都允许外国个人或企业在本国申请注册商标。

除每个国家或地区外，目前的国际联盟有欧盟（25国）、比荷卢经济联盟、非洲知识产权组织。

采用这种方式一般需要委托当地的律师办理。

（二）马德里商标国际注册申请。

马德里国际注册申请分为协定国和议定国国际申请，到目前为止已经有77个成员国。

第二节商标战略服务业务

第十条商标战略是指企业为获取与保持市场竞争优势，运用商标制度提供的保护手段，来达到树立企业形象、促成产品或服务占领市场的总体性谋划。

第十一条律师在帮助企业制定商标战略时应掌握以下原则：

（一）企业商标战略要与企业经济实力、经营性质、发展状况、行业特点、发展目标相适应；

（二）将企业商标战略纳入企业知识产权战略、企业营销战略和企业经营发展总战略中。

第十二条商标设计选择战略

（一）商标应具有合法性，不能与他人的在先合法权利相冲突；

（二）商标应具有显著性，包括固有显著性与获得显著性；

（三）商标应与企业形象识别系统CI、企业视觉识别系统VI协调一致。

第十三条商标及时注册战略

（一）商标注册是取得商标专用权并获得法律保护的必要前提；

（二）商标及时注册是防止遭到他人抢注有一定名气的未注册商标的有效措施。

第十四条正确使用注册商标战略

（一）应将注册商标置于显著位置；

（二）使用注册商标应注意稳定性和灵活性；

（三）保证商品的质量；

（四）严格依照商标立法的规定使用注册商标。

第十五条网络环境下商标使用战略

（一）应重视商标在网络环境下的使用；

（二）注意预防和制止利用网络侵犯企业的商标权；

（三）企业商标与域名应一体化。

第十六条联合商标战略

（一）联合商标是指商标所有人在自己生产或销售的相同或类似商品上注册的几个相互近似的商标。

（二）在实施联合商标战略时应注意：

1、符合联合商标注册条件；

2、联合商标注册不是为了使用，而是为防止他人在相同或类似商品上使用与主商标近似的商标，从而形成主商标保护范围；

3、联合商标可以分别获得注册，但其中每一个商标都不得单独转让，而必须整个联合商标一同转让，联合商标使用许可也如此；

4、联合商标中每一个商标都具有相对独立性，其中一个商标被撤销或被终止不影响其他商标的效力；

5、企业可以借助联合商标发展多种经营。

第十七条防御商标战略

（一）防御商标是同一商标所有人在已经核定使用的商品上注册的同一著名商标。

（二）注册防御商标应符合的条件：

1、该商标为注册商标，适用于核定使用的商品上，在消费者中具有较高的知名度，并且通常应是驰名商标；

2、防御商标注册人与原商标注册人为同一人，商标的独占性被许可人不能注册防御商标；

3、申请注册的防御商标与原注册商标相同；

4、他人使用该商标时，会使消费者混淆商品来源。

第十八条商标和商号一体化战略

商标和商号一体化战略是企业将商标和商号的优势结合在一起，同时宣传自己的商标和企业形象，并弥补现行商标立法与商号立法各自的不同之处，是商标和商号相得益彰的一种战略。

企业可根据自己的情况灵活运用商标和商号一体化战略：

第十九条商标广告宣传战略

（一）围绕商标，突出商标在消费者心目中的形象；

（二）运用多种手段有针对性地宣传商标；

（三）注意广告宣传的真实性、经常性和适当的超前性。

第二十条商标国际注册及商标国际化经营战略

（一）商标国际注册应注意：

1、调查研究商标拟注册地法律环境，结合企业实际情况制定国际注册规划；

2、重视在国外及时注册策略的运用。

（二）商标国际化经营战略应注意：

1、正确定位商标；

2、打造良好的企业文化和企业形象；

3、制定正确的市场营销策略与广告策略。

第三节驰名商标申请认定业务

第二十一条驰名商标是指为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

第二十二条认定驰名商标应当考虑的因素包括：

（一）相关公众对该商标的知晓程度；

（二）该商标使用的持续时间；

（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标驰名的其他因素。

第二十三条申请驰名商标应注意收集以下证据：

（一）商标最早使用的证明；

（二）商标使用类别多、范围广、多类注册的证明；

（三）有关行业协会等部门出具的行业排名的证明；

（四）近三年会计报告、每年税收的证明；

（五）曾有过制止侵权行为、曾有被抢注的行为而提出异议、要求撤销的证明；

（六）近三年广告费用支出及广告合同；

（七）历年授奖情况；

（八）商标使用企业的与商标管理有关的制度。

第四节商标预警机制

第二十四条商标预警机制是对企业即企业竞争对手已经注册的全部商标进行密切检索和关注，同时监测国家商标局公告期的商标信息，发现他人侵犯企业的商标或企业侵犯他人的商标则及时通知企业，并收集证据，提出商标异议、撤销，进行异议答辩的业务。

第五节商标的内控管理业务

第二十五条商标管理机构与商标管理人员

律师协助企业建立商标管理机构对商标工作进行专门管理，帮助企业培训商标管理人员，负责日常的商标管理，统一协调企业商标管理工作。

第二十六条企业商标管理规章制度建设

律师协助企业建立商标管理方面的规章制度，在制定规章制度过程中应以现行法律法规和有关行政规章的规定为指导，不得与之相抵触，同时应考虑企业的经营管理特色，从企业实际情况出发制定。

第二十七条企业商标管理包括但不限于以下内容：

（一