商标管理和运作.docx

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商标管理和运作

商标管理与运作

导读：

评估目标企业具有这些商标运作活动，则应当有针对性地衡量有关活动的法律风险。

   商标是极为重要的无形资产，几乎承载了企业所创造的全部商誉。

一位跨国公司的CEO曾经说过，尽管公司拥有多项重大发明专利，但与公司拥有的一件驰名商标相比，公司的任何一项发明专利都是微不足道的，并且全部发明专利的价值之和也比不上该商标的价值。

   商标俗称“牌子”，它在日常生活中起着非常重要的区别作用。

现代科技的发展，仅凭肉眼识别不同产品的好坏已经非常困难，消费者就借助于商标来判定不同生产者或服务者提供的商品或服务质量的好坏。

   随着人们对商标的重视，商标保护和商标法律纠纷逐年增加。

在2005年国家工商系统集中开展保护注册商标专用权行动中，共查处商标侵权案件18000多件，其中涉外商标侵权案件2451件，移送司法机关处理案件76件。

   一、商标注册及法律风险

   商标权，是商标注册人对其注册的商标所享有的权利。

商标仅仅作为一种标识并不以注册为条件，但是如果想让商标具有专利权等权利，就必须进行商标注册。

（一）未注册商标及误认标识的法律风险

   案例：

1999年9月，王守义集团申请注册“十三香”并拥有了商标所有权。

当时，同样是生产“十三香”调味品的山东定陶永兴调味品厂向国家商标局提出异议：

根据我国商标法的相关规定，“商品（十三香）的通用名称和图形”不能用来注册商标。

他们指出“十三香”是13种天然香料研磨而成，“十三香”表示原料和成份的组成和数量，“香”表示商品的性质和特点，同“五香粉”一样，“十三香”是调味品的通用名称，不能予以注册。

   国家商标局认为：

“十三香”不是调味品的通用名称，王守义十三香已有了一定的知名度，具备商标应有的显着性。

永兴调味品厂再次提出复审后，国家商标评审委员会下发“十三香”商标异议复审裁定书（2003年第1264号）：

“将‘十三香’作为商品通用名称无明确依据”，“‘王定义’和‘十三香’之间存在密切联系，成为消费者识别调味品的标志，‘十三香’商标理应予以注册。

”

   后该案经过北京市第一中级人民法院一审和北京市高级人民法院二审，都认定该商标可以注册。

2004年4月23日作出终审判决。

   这意味着全国有几千家生产“十三香”的企业都不能在产品上使用“十三香”标识。

   我国商标保护采用注册原则，未经注册的商标不具有专属权利。

被他人使用时，无法进行权利保护。

而且当他人抢先注册后，还可能面临着企业将不能继续使用商标或标识的风险。

该法律风险造成的损害不仅使企业投入的各种品牌建设付之东流，而且企业重新树立品牌需要大量的费用投入。

因此，被他人抢注商标的法律风险属于企业的高风险。

   法律禁止将通用名称注册为商标。

不少行业都有本行业通行的一些说法，而这些说法从商标注册角度看并不属于通用名称。

企业在使用某些名称时，特别是已经具有一定通用性的名称作为标识，应当仔细甄别其是否属于通用名称，能否注册商标。

误认标识为不能注册商标的通用名称，将贻误企业申请商标注册，而且这种误认的法律风险对企业经营者属于隐性法律风险，在实际产生法律危机之前很难重新识别法律风险。

（二）未充分行使商标申请权利的法律风险

   案例：

1994年，云南红河光明股份有限公司（以下简称云南红河）申请注册“红河”商标，工商局以“县级以上行政区划的地名或公众知晓的外国地名，不得作为商标”为由拒绝。

后公司转而注册“滇泉”商标。

1997年，黑龙江省大兴安岭北齐神保健品有限公司顺利注册了“红河”啤酒、饮料类商标，2000年11月，将“红河”商标转让给了山东省济南红河饮料制剂经营部（以下简称济南红河）。

几个月后，济南红河以云南红河生产的“滇泉”牌啤酒侵犯了其“红河”商标专用权为由，向工商局投诉，并向法院起诉，要求赔偿损失499万元。

   云南红河遂向商标局要求撤销“红河”注册商标，2002年9月，商评委维持“红河”商标有效。

云南红河起诉商标局，经两级法院判决，均败诉。

   云南红河已经提出了商标申请，而在申请被驳回后，没有按照商标法规定用尽权利，导致了主张赔偿不力。

   根据商标审查的结果不同，各国法律都规定了严密的审查程序。

我国商标法规定了两审终审制。

第一审由商标局审查。

商标局认为申请人提出的商标注册申请的实质内容不符合商标法规定，作出驳回商标申请的通知。

申请人对于商标局驳回申请的理由和引证的法律条款，没有不同意见的，商标局的审查结果即为终结。

如果申请人不服商标局的驳回理由和法律依据，则可以向国家工商行政管理局商标评审委员会申请复审。

   （三）商标申请战略与法律风险

   商标战略是制定者为了本身的长远利益和发展，运用商标制度提供的法律保护，在非技术性因素竞争和市场竞争中谋求最大经济利益，并保持自己非技术性竞争能力优势的整体性战略观念与谋略战术的集成总和体。

商标申请战略作为商标战略的分支，是为了实现商标战略的整体目标，在商标申请活动中，根据实际需要综合考虑不同的商标注册时间、申请类别、商标文字和图形等因素的影响，确定申请方案的总体。

   1、注册商标时间安排及法律风险

   案例：

1997年9月7日，北京市国美电器总公司向国家工商行政管理局申请注册了“国美电器”商标（其中“电器”放弃专用权）；注册有效期限自1997年9月7日至2007年9月6日止。

1998年4月成立北京国美电器有限公司，现在已经发展成为从事家电零售连锁经营的全国知名企业。

   商标从申请到核准注册，一般需要较长时间，从各国规定来看，短的需要一年左右时间，长的需要几年时间。

不少企业创立品牌时，往往采取先投放市场，根据实际市场效果再决定是否注册商标。

随着企业品牌知名度的上升，被他人抢注的法律风险日益增强。

另外商标注册周期较长，企业从申请到获得注册商标过程中，可能由于商标在社会的实际使用，而被他人仿冒、恶意注册类似商标等。

由于此时企业仍不具有商标专用权，无法禁止他人行为，商标被恶意行为淡化的法律风险显而易见。

   2、缺乏防御性商标注册的法律风险

   案例：

1997年7月至2002年5月，北京国美电器有限公司先后从北京市国美电器公司受让或者自己申请了“国美电器”、“国美”、“COME”、“GUOMEI”文字和图形商标，核定服务项目涉及9个类别，涉案商标使用范围广泛。

这些商标申请中，多数商标并不实际使用，而仅仅是限制他人注册类似商标。

   缺乏防御性商标注册的法律风险主要有：

（1）近似或类似商标被他人抢注的法律风险。

在同一类别的商品中，存在多个近似或类似的商标，将直接导致商标权淡化。

虽然法律规定不得注册与他人注册商标相混淆的商标，但法律规定的混淆比通常理解的类似或近似更为狭窄，这使商标淡化的法律风险客观存在。

（2）相同商标在不同类别被抢注的法律风险。

商标法里，只有驰名商标能够跨类别限制他人的商标注册。

而驰名商标的认定是复杂的，多数商标在获得驰名商标认定前，已经具有较高的知名度。

他人在其他类别注册相同名称商标，会导致企业商标权淡化，不仅影响企业形象，而且还限制了企业跨行业发展。

另外商标在不同类别归属多个法律主体，该商标则很难再获得驰名商标认定。

在缺乏防御性商标注册的法律风险中，该风险比类似或近似商标的法律风险更为严重，甚至可能直接导致企业整个品牌战略的失败。

   二、商标合同法律风险

   从法律意义上讲，能够转让的和许可他人使用的都限于权利。

我们通常意义的卖东西，实质从法律上讲，是转让所有权。

因此，在商标转让或许可使用中，标的物应当是商标权。

所以商标转让和商标许可使用的前提条件就是注册商标。

（一）商标权转让

   1、商标转让手续及法律风险

   转让形式有两种，一为合同转让；二为继承转让。

无论何种转让都必须依法办理转让手续。

转让商标必须办理有关手续。

如果未办理，属于自行转让商标的行为，按照商标法的相关规定，将受到行政处罚。

   办理商标转让申请须向商标局提交以下文件：

（1）转让人和受让人签订的《商标权转让协议》；

（2）《商标转让申请书》一份，申请书上应加盖申请人及受让人的印章；

   （3）商标转让申请手续通常由受让人办理，受让人应当提供有效证件的复印件。

如果委托他人办理，应当有受让人加盖公章的《商标转让委托书》；

   （4）受让人《营业执照》的复印件；

   （5）按规定缴纳商标转让申请等费用。

   2、商标转让合同法律风险

   商标转让合同同样存在法律风险，在评估时也常将这些风险并入合同法律风险进行评估。

企业在整个经营期间涉及商标转让事项顶多两三次，商标转让合同特殊性带来一些特殊的法律风险，以下对企业经营者交易忽视但较为严重的法律风险予以说明。

（1）防御性商标转让及法律风险

   企业为保护自己的商标常常注册类似的防御性商标，这些商标并不实际投入使用。

而商标转让涉及的商标多数属于实际使用且有一定知名度的商标，多数受让人缺乏对防御性商标的关注。

然而这些商标极易导致混淆或者淡化转让的商标，一旦出让人启用原注册的防御性商标，将给受让人造成严重损害。

   《商标法实施条例》第二十五条第二款规定：

“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

”因此这部分商标的受让必须在受让商标时一并考虑，避免出让人事后以此为要挟，索取高额转让价款。

   企业在受让商标时，容易忽视防御性商标问题，该法律风险大小与转让的商标情况相关，但两者之间并非简单的成正或反比函数关系，当商标知名度较低，法律风险同样较低；当商标知名度较高时，由于商标被淡化的法律风险也将降低。

另外，防御性商标的数量、归属、有效期限等都是影响法律风险评估的因素。

（2）申请中商标的查询及法律风险

   法律规定只考虑了出让人获得的注册商标中类似商标的一并转让，如果转让人尚有其他正在申请的商标与转让的商标构成使用于类似商品上的相同或近似商标的，该如何办理法律没有规定。

而普通经营者更难考虑到此类商标的问题，因此产生商标淡化的法律风险将严重影响企业利益。

   多数的企业经营者没有涉及商标转让交易，即使涉及商标转让也属于一次性、偶然的交易活动，难以对该交易活动积累经验。

因此在商标转让中，企业一般没有采用任何法律风险防范措施，交易是否实际遭遇法律风险完全依赖个别交易是否显示存在法律风险，运气成为主要因素。

（二）商标权许可使用

   注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。

根据商标使用许可合同，被许可人得到的只是一定条件下使用该注册商标的权利，注册商标的所有权仍然属于注册人。

   1、商标许可形式及法律风险

   商标许可基本形式包括独占使用、独家使用和普通使用三种。

独占使用许可形式，是指许可人将注册商标的使用权授予一家被许可人，在商标使用许可合同的存续期间许可人放弃自己依法享有的商标使用权。

独家使用许可形式，是指在商标使用许可人存续期间，除商标许可人自己使用外，只授予一家许可人使用其注册商标。

普通使用许可形式，是指许可人可以将被许可商标许可多家使用，同时商标权人自己也可以使用该商标，这种形式较为普遍。

   很多采用加盟连锁经营方式的企业，通常都包括商标许可，其许可形式采用普通使用，即将商标提供给若干的加盟商使用，在快速扩大经营的同时迅速提升自身商标的价值。

   由于商标本身的创新价值不高，更多体现为具体使用商标企业的商誉和信用，因此若企业希望独占使用，则可能采用洽谈商标转让的方式直接获得商标所有权。

正因为这种特点，商标许可与专利许可形式不同，普通使用许可是商标许可中最为常见的形式。

   即使是普通使用许可，被许可方同样需要在一定区域、一定时间、一定领域内排除竞争，若商标权人在同一区域同时许可多家使用商标，必然影响被许可人的利益。

在普通使用许可形式合同中缺少对商标权人的必要限制，应当认为被许可方面临法律风险。

必要的限制包括商标权人不得在特定区域、时间、领域许可第三方使用商标，商标权人在特定区域、时间、领域自营的限制等。

   2、商标使用许可合同及法律风险

（1）合同当事人及法律风险

   被许可商标必须是注册商标，许可人必须是注册商标的所有人。

按照相关规定，使用人用药品、医用营养食品、医用营养饮料和婴儿食品商标的，被许可人需提供卫生行政管理部门的证明文件；使用卷烟、雪茄烟和有包装的烟丝的商标的，被许可人需提供国家烟草主管部门批准生产的证明文件，被许可人是我国内地以外的，不需要此类文件。

   若合同当事人不符合相关规定，属于不具有法定资格的主体不适格，因此导致合同无效的法律风险。

（2）超范围许可的法律风险

   被许可人使用许可商标的商品或服务应当与该商标被商标局核准使用的商品或服务相一致，不得超出商标局核准使用的商品或服务的范围。

一旦超过范围许可使用，被许可人超范围使用商标，可能侵犯他人的商标权，被他人追究侵权责任；许可方同样面临合同无效、违约等法律风险。

   （3）商标使用不当的法律风险

   按照规定，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

一些被许可人为避免商品被认为是贴牌产品，而隐瞒实际的生产人名称和产地，这种对商标的不当使用，将导致行政法律风险和民事法律风险。

按照法律规定，这种情况被许可人所在地的工商行政管理机关可以责令被许可人限期改正，收缴其商标标识，并可根据情节处以5万元以下的罚款。

另外，被许可人违反商标许可合同的正常使用商标的义务，将面临承担违约责任的法律风险。

   （4）许可合同备案及法律风险

   《商标法》第二十六条规定：

“商标使用许可合同应当报商标局备案。

”《商标法实施条例》第四十三条规定：

“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。

”

   通常认为，商标许可合同备案并不是商标使用许可合同生效的条件，仅仅是程序要求。

但商标许可合同没有进行备案，不能产生对抗第三人的效力。

在这种时候，若商标权人将商标转让，新的受让人可能排除被许可人使用商标的权利。

因此没有进行备案虽然不影响许可合同的效力，但同样给被许可人造成法律风险。

   三、企业商标管理

   产品的质量、企业的效益和声誉，都凝聚在商标上。

一个企业的商标文化，也可以反映出这个企业的经营理念、员工的精神风貌、商品的竞争能力等企业特质。

所以，每个企业都要像爱护生命一样爱护自己的商标。

商标管理是企业对于注册及未注册商标的控制、使用、维护的过程，正确完善的管理可以很大程度地降低商标的法律风险，提升品质牌价值。

（一）商标档案管理及法律风险

   档案管理是商标管理的基础，档案内容至少包括每个商标的注册类型、申请时间、公告时间、核准注册时间、权利变动等。

   商标档案管理需要专门人员或部门，目前多数企业商标管理缺乏科学性，人员配备缺乏相关知识，无法有效管理。

飞利浦公司全球设有10个知识产权办公室，约有150名知识产权专业人员，管理该公司的无形资产，其中包括21000个商标。

   如果有纠纷发生，商标档案管理资料就是最有效的证据。

而且企业能很好地了解商标状况，哪些商标需要续期，哪些需要及时提出异议等。

这些工作任何一项出现状况，都可能给企业带来难以弥补的损失。

   在法律风险评估时，将企业缺乏有效保证这些活动顺利完成的机制都纳入法律风险进行管理，不能认为企业个别处理方案能够长效地确保无误。

企业商标数量越多、商标关系越复杂则越需要这样的管理制度，若企业只有一件商标，即使缺乏商标制度法律风险也可以忽略。

（二）商标惯性管理及法律风险

   知识产权惯性，是在知识产权战略基础上企业对知识产权事务所表现出来的处理习惯，商标惯性是其中的重要一环。

商标惯性就是要认识到商标工作的重要性，确定在商标保护的各个环节中企业的态度。

比如确定什么样的客体要通过商标注册的形式进行保护，何时进行保护，怎样进行保护；商标储备的操作进程和要达到的效果；商标在国外进行保护的方案；商标异议、商标争议的运作模式；反假冒的相关内容；遭遇到侵权后企业的处理方法；对他人造成侵权的解决方案等。

   商标惯性管理首先应当在企业建立良好的商标策略，之后将该商标策略培养为企业的商标惯性，加以维持。

良好的商标惯性会使企业注意到各个产品线在新产品推出之前已经解决了商标注册问题；一些企业推出的独创性的文字、图形组合，包括卡通形象、项目名称、产品名称、广告语等都要提前考虑能否通过商标的形式注册下来。

   这种商标惯性对法律风险评估的影响，类似于企业法律风险偏好的作用。

虽然商标惯性与具体法律风险没有直接的对应关系，但反映了商标法律风险的维度、企业对待商标法律见险的认知状态等事项。

商标惯性是商标法律风险评估需要考虑的重要整体性因素。

   （三）商标流程管理及法律风险

   流程管理不仅包括商标本身的流程，还包括商标工作同其他工作的配合。

现代知识产权运作强调知识产权渗透到企业的每一个细节，商标也不例外。

商标管理部门应该建立各种商标事务流程，比如：

商标注册流程、商标使用流程、问题反馈流程、反假冒流程等。

以商标注册流程为例，应首先由市场部门提出需求，然后由企划部门完成创意、设计，最后由法务部门进行评估、查询，并将意见反馈，最终确定方案并注册。

在流程的各个环节中，落实到人世间，如果出现问题，可以由管理部门进行调节。

   管理流程的遗漏直接导致产生相应的法律风险，该因素与具体识别的企业商标法律风险进行综合研判，能够帮助企业认识商标法律风险产生机理以及长效的解决途径。

   （四）商标法律风险管理

   要建立根据商标管理办法制定的监测机制，通过商标管理部门进行监测，同商标代理机构结合，对商标时效进行监控，使商标续展等工作得以顺利进行，避免类似于商标连续三年不使用导致权利丧失等情况的发生；通过一线销售队伍对市场进行监测，及时反馈市场中可能出现的侵权行为；通过商标代理机构对于商标公告进行监测，及时发现在相同或近似类别注册的同企业在先权利相同或近似的商标。

   对于商标纠纷发生后，及时保全证据、采取应急措施等都是应该在管理制度中考虑的问题。

   （五）商标运作管理及法律风险

   把商标作为一种无形资产运作是商标管理的高层次，可以有效提高企业的经济效益，运作方式主要有：

   第一，许可使用。

这是商标无形资产运作的基本形式，可以通过直接许可他人使用其注册商标，取得商标权的许可使用费。

   第二，投资。

商标作为一种无形资产，通过合理评估商标价值，完全可以以商标权作为出资对外进行投资。

还包括和其他企业联营，以商标权作为出资与其他企业组成新的经济实体，可以有效扩大生产规模，既能从联营企业获得利润回报，又能以原有商标优势开拓新市场，同时增强商标影响力。

   第三，特许经营或连锁经营。

注册商标所有人通过授予商标的特许权是对方加入连锁经营，这在服务商标领域表现突出，如麦当劳、肯德基等快餐连锁店，这种方式可以有效地进行品牌营销。

   第四，品牌延伸。

当商标具有一定知名度以后，可以不失时机地实施品牌延伸，向其他行业扩展，借以增加利润增长点，做大市场“蛋糕”。

另外，品牌延伸还包括子商标注册的延伸，对企业本身自有的商标进行整理汇总后，进行整体策划，重点树立其中已经具有一定知名度的商标，将其他商标作为子商标进行管理。

   所有这些商标的无形资产运作模式都需要依托具体的法律方案进行实施，缺乏法律论证或法律制度设计则可能带来一些法律风险。

若评估目标企业具有这些商标运作活动，则应当有针对性地衡量有关活动的法律风险。