代理专利行政维权.docx
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代理专利行政维权
代理专利行政维权
2.4.1 受案机关
对于专利侵权案件，专利权人可以请求专利主管部门进行处理。
专利主管部门在进行处理时，认定侵权行为成立的，可以责令立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起15日内提起行政诉讼。
但侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，专利主管部门可以申请人民法院强制执行。
对于假冒专利行为，专利权人或者利害关系人可以向专利主管部门进行投诉，要求专利主管部门进行查处。
2.4.2 需准备的材料
（1） 专利侵权案件
i. 行政处理请求书；
ii. 专利证书；
iii. 专利年费缴费证明；
iv. 被控侵权产品实物及购买发票；
v. 技术分析报告；
vi. 被控侵权人的营业执照。
（2） 假冒专利案件
i. 投诉书；
ii. 专利证书；
iii. 专利年费缴费证明；
iv. 被投诉人假冒专利的相关证据，包括实物产品、合同、产品的宣传材料等。
2.4.3 注意事项
a） 对于专利侵权纠纷案件的处理结果，当事人如果对专利主管部门的行政处理不服，可以在法定期间内向法院提起行政诉讼。
b） 从程序上来说，对于专利侵权纠纷，专利主管部门首先进行调解程序，在当事人不愿意参加调解或者不能达成调解协议的情况下，专利管理部门才进行处理。
c） 为了保证案件的受理，相关侵权品的购买过程也应当进行公证。
d） 行政管理机关无权处理专利侵权的赔偿纠纷。
行政机关在作出侵权认定后，可以应当事人的申请就赔偿数额问题进行调解。
2.5 专利权海关保护备案
2.5.1 办理流程
（1） 注册成为海关总署知识产权备案系统的用户
目前知识产权海关保护备案申请一般都应当通过“知识产权海关保护备案申请系统”提交，因此备案申请人在提交备案申请前首先要注册为系统用户。
系统用户应当以知识产权权利人的名义进行注册，填写必要的用户信息，以获取系统账号和密码。
（2） 录入备案申请数据
注册用户登录备案申请系统后，在申请新备案窗口内填写申请备案的知识产权和其他相关信息。
（3） 缴纳备案费
以银行转账或电汇方式将备案费（每项备案官费为800元）汇入海关总署账户，汇款时必须在备注栏内注明专利权号或备案申请编号。
（4） 提交纸面申请书
将已录入的备案申请数据打印成纸面申请书并加盖申请人或代理人印章，连同备案费缴款凭据复印件和其他相关材料邮递至海关总署。
（5） 补正申请
海关总署在收到申请人邮递的纸面申请后才开始进行审核。
但是申请人可以通过备案系统随时了解海关总署受理、审核、核准和驳回申请的全部过程。
申请人可以根据海关总署驳回申请的意见，对其申请进行补正。
（6） 收到核准或者驳回申请的通知
根据《知识产权海关保护条例》的规定，海关总署应当在自收到申请人提交的全部申请文件之日起30个工作日内将做出核准或者驳回申请的决定。
海关总署核准或者驳回备案申请，都应当向申请人发出书面通知。
海关总署驳回申请的，不退还原申请文件。
2.5.2 需要材料
（1） 必须提交的申请文件
a） 专利权海关保护备案申请书（由“知识产权海关保护备案申请系统”自动生成，打印后签章）；
b） 申请人身份证明文件：
自然人：
个人身份证件复印件（签章并注明“与原件核对无误”）；法人：
工商营业执照复印件或其他注册登记文件复印件（签章并注明“与原件核对无误”），外文注册证明应当提供中文译本；
c） 专利证书复印件（签章并注明与原件核对无误）；申请外观设计专利还要提供外观设计专利公告复印件（签章并注明“与原件核对无误”）；实用新型专利要提供实用新型专利检索报告复印件（签章并注明“与原件核对无误”）。
上述专利授权自公告之日起已超过1年的，还必须提交申请前6个月内出具的专利登记簿副本原件；
d） 缴纳备案费银行单据复印件（签章并注明“与原件核对无误”）。
（2） 委托代理人申请海关备案，需要补充提交的文件
a） 海关总署制定的固定格式委托书原件，由权利人签章；
b） 代理人身份证明文件：
自然人：
个人身份证件复印件（签章并注明“与原件核对无误”）；法人：
营业执照复印件（签章并注明“与原件核对无误”）。
（3） 选择提交的文件
a） 货物及其外包装的照片或样品；
b） 已知侵权货物进出口的证据；
c） 权利许可使用情况，有许可使用合同的提交合同复印件（签章并注明“与原件核对无误”），没有合同的提供许可名单、内容、期限等情况；
d） 海关要求提供的其他相关文件。
2.5.3 注意事项
（1） 只有知识产权权利人可以申请知识产权海关保护备案。
使用专利权的被许可人不能以自己的名义申请专利权海关备案，但是可以接受专利权人的委托，以其代理人的身份提出申请。
（2） 目前海关备案系统不允许申请人对提交了的注册信息或备案权利信息进行更改。
如果申请人发现提交的信息有误，可将申请书打印后标注出错误部分，并注明正确内容，由海关总署在审核过程中更改备案系统中的错误信息。
（3） 专利权人应当就其申请备案的每一项专利权单独提交一份申请书。
（4） 专利权海关保护备案自海关总署准予备案之日起生效，有效期为10年。
专利权继续有效的，专利权人可以在知识产权海关保护备案有效期届满前6个月内，向海关总署申请续展备案。
每次续展备案的有效期为10年。
专利权海关保护备案有效期届满而不申请续展或者专利权不再受法律、行政法规保护的，专利权海关保护备案随即失效。
3 专利民事诉讼法律业务
3.1 专利侵权纠纷案件
3.1.1 代理原告提起侵权之诉
（1） 案件分析
在代理专利侵权纠纷案件之始，应当对案情进行仔细分析。
分析的方面主要包括：
a） 涉案专利权的权属情况
对于此点，应当从以下几个方面进行考察：
原告是否取得关于涉案技术方案的专利证书；涉案专利权的共有情况；涉案专利权的效力状态。
b） 界定专利权的保护范围
对于发明或实用新型专利权，在界定其保护范围时，应以其权利要求的内容为准，包括前序部分的技术特征和特征部分的必要技术特征。
所采用的权利要求文书，应当是最后授权的文书。
说明书及附图可以用来解释该专利权的权利要求。
外观专利设计的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。
c） 界定专利侵权行为的种类
根据专利类别的不同，专利侵权行为的表现形式也各有不同。
参见第一章所述。
（2） 证据的收集和组织
专利侵权案件所涉及到的证据大体上可以分为三种：
权利证据、侵权行为证据和索赔证据。
前两项证据为专利侵权诉讼必须提交的证据，而对于索赔证据，原告可视证据材料的收集情况而定，决定是否向法院提交。
权利证据
序号
证据名称
证明事项
1
专利证书、权利要求书、说明书
原告对涉案技术方案享有专利权；
原告专利权的保护范围
2
专利年费缴费证明
原告的专利权持续有效
3
涉及实用新型和外观设计专利的，需提供国务院专利行政部门出具的专利评价报告
原告专利权的有效性及状态
侵权证据
4
被控侵权产品实物
被控侵权产品使用了原告的专利技术
被控侵权产品为被告所制造、销售、使用
5
原告专利与被控侵权产品特征的分析报告
被控侵权产品落入原告专利权权利要求的保护范围
6
关于被控侵权产品的销售凭证
被告存在销售被控侵权产品的行为
7
被告产品名录
被告存在许诺销售被控侵权产品的行为
索赔证据
8
被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失的证据
原告产品利润、原告产品因被侵权所造成的销售量减少的证据、正常情况下的许可使用费等
9
侵权人在侵权期间因侵权所获得利益的证据
被控侵权产品的宣传数量、销售数量、销售价格、利润
10
原告所花费的调查费用、公证费用、律师合同及法律服务费用、外文资料翻译合同及费用单据、其他合理费用凭证
原告为制止被告的被控侵权行为所花费的合理费用
（3） 诉前禁令
在对专利侵权纠纷案件的审判过程中，经常发生由于没有及时采取措施，侵权行为没有得到及时制止，致使损害后果扩大。
诉前禁令的规定，在一定程度上于诉前为原告提供了更为有效的法律保护。
诉前禁令，在我国知识产权法律中称为“诉前停止侵权行为”。
诉前禁令需要满足以下几个条件：
a） 有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为；
b） 因情况紧急，如不立即采取措施将会使申请人的专利权或者与专利权有关的权益受到难以弥补的损害；
c） 必须由专利权人或者与专利权有关的利害关系人（如专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等）的申请；
d） 申请人必须提供担保。
需提交的证据材料：
a） 证明专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。
提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。
b） 利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。
排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交专利权人放弃申请的证明材料。
专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。
c） 证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。
注意事项：
a） 专利实施许可合同被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。
b） 诉前责令停止侵犯专利权行为的申请，应当向有专利侵权案件管辖权的人民法院提出。
c） 停止侵犯专利权行为裁定的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止。
人民法院也可以根据案情，确定具体期限；期限届满时，根据当事人的请求仍可作出继续停止有关行为的裁定。
（4） 其他注意事项
（a）《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条：
“经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。
但有相反证据足以推翻公证证明的除外”。
经公证的证据其证明的效力强于其它未经公证证据的证明效力。
因此，原告申请公证人员应当对其调查取证的过程进行公证，以防止之后专利侵权者对原告代理人从其处搜集得的证据予以否认，从而确保搜集到的证据可以得到法院的认可。
（b）关于地域管辖的问题
第一，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。
侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权行为结果地，侵权行为实施地又具体包括：
被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。
第二，原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，原告应当向被控侵权产品制造地的人民法院进行起诉；以制造者与销售者为共同被告起诉的，原告可以选择向被控侵权产品的制造地或者销售地的人民法院进行起诉。
但销售者是制造者分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，销售地人民法院有管辖权。
（c）国家知识产权局对核准授予的专利权，将会向专利权人颁发专利权证书。
因此，在一般情况下，原告的权利证据相较于其它另两类证据更易取得，而如何获得侵权证据成将为原告确保整个诉讼成功的关键点之一。
（d）诉讼过程中的证据保全。
依据《民事诉讼法》第七十四条：
“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全，人民法院也可以主动采取保全措施。
”以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十三条：
“当事人依据民事诉讼法第七十四条的规定向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限界满前七日。
”之规定，为保证诉讼的成功，原告在起诉的同时，可以视情况决定是否向受诉法院提出证据保全申请，要求查封在侵权厂商处的侵权产品，并对侵权产品以及侵权产品的内部结构、外观等采用拍照、录像等形式予以固定。
（e）技术鉴定。
由于专利技术种类纷繁复杂，专利侵权纠纷诉讼的受理法院不可能对每项专利技术都具有较为深刻的认识。
因此，专利侵权诉讼中不可避免地经常涉及到技术鉴定问题。
《民事诉讼法》第72条的规定，即：
“人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由法定鉴定部门鉴定；没有法定鉴定部门的，由人民法院指定的鉴定部门鉴定。
”值得注意的是，在司法鉴定中，又可以分为法院依当事人的申请委托法定司法鉴定机构和法院依审判时的需要委托法定司法鉴定机构这两种情况。
前一种情况一般多发于当案件发展对己方不利，需单方面提供鉴定报告来进行说明时。
另外，相对于司法鉴定，以司法部制定的《司法鉴定程序通则》（试行）等为依据由当事人自行委托鉴定机构作出的鉴定（即使该鉴定机构是法定鉴定机构），被称为一般鉴定。
一般鉴定和司法鉴定虽然委托主体不同，但是就效果来说，其结论对于法官心证的形成同样有很大的影响，一般来讲绝大多数的判决不会偏离鉴定结论。
因此，专利权人应当视案件的具体情况综合使用一般鉴定和申请司法鉴定的方法以保护己方的合法权利。
（f）专利权损害赔偿应当根据权利人因被侵权受到的损失或侵权人因侵权所获得的利益予以确定。
权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。
权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。
侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。
侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。
权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的情况下，有专利许可使用费可以参照的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、该专利许可的性质、范围、时间等因素，参照该专利许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额。
赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定，且没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，在人民币1万元以上100万元以下确定赔偿数额。
（g）在专利侵权诉讼中，专利权人完全可以视自身不同的诉讼目的和需要，酌情选择不同的诉讼索赔请求方式。
例如：
方式一，原告可以在起诉的同时即向专利侵权者主张侵权损害赔偿，此诉讼方式较为普遍；方式二，在专利侵权是否成立尚未明确的情况下，原告可以先行就涉嫌专利侵权的行为提起确认之诉，要求法院责令被告停止侵权行为。
在法院判决被告停止其专利侵权行为后，原告可再就被告已被法院确认构成专利侵权的行为单独提起一个新的索赔诉讼；方式三，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款规定：
“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。
”，原告在起诉之后，举证期限届满前，可以根据调查、搜集到的索赔证据以及法院证据保全的情况，增加、变更或者是放弃诉讼索赔请求。
（5） 起诉状范本（见附件八）
3.1.2 代理被告应诉
（1） 抗辩事由及应对策略
针对一项具体的专利侵权纠纷诉讼，代理被告应诉的过程中可以提出的专利侵权抗辩事由包括：
a） 诉讼主体资格抗辩
原告与诉讼标的具有法律上的利害关系是诉讼得以成立的前提，专利侵权诉讼过程中被告首先应对原告的诉讼主体资格作审查。
专利权人、专利实施许可合同的独占被许可人、排他性被许可人有权独立提起侵权诉讼，但专利实施许可合同的普通被许可人无权独立提起侵权诉讼。
b） 法定免责事由抗辩
《专利法》第六十九条规定了不视为侵犯专利权的五种情形，即在权利用尽、先用权、临时过境、为科研及实验目的的使用等四项原有专利法规定的基础上新增加了一条：
为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的行为，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的行为。
第七十条规定了侵权赔偿责任免责的情形，即专利产品的使用者或销售者在不知是侵权产品而使用或销售并能证明其产品合法来源的情况下不承担赔偿责任。
c） 专利无效抗辩
由于实用新型与外观设计专利授权均不作实质审查，发明专利授予中的实质审查基于检索资料和审查员自身知识的局限性也难以保证没有错漏，专利无效成为专利侵权诉讼中常用的抗辩事由。
由于专利权由专利行政部门审查授予，法院无权对专利权是否有效行使司法审查权，因此在专利侵权诉讼中不能直接否定涉案专利权的有效性。
因而，诉讼过程中被告提出的无效抗辩具有间接性。
d） 未落入涉讼专利保护范围的抗辩
在前述抗辩理由均不成立的情况下，被控侵权人需要解决的是被控侵权产品的技术特征是否落入专利保护范围的问题。
专利保护范围以权利要求书或表示在图片中的外观设计专利产品为准。
诉讼中法院将对专利权利要求书或表示在图片中的外观设计专利产品和被控侵权产品的技术特征进行比对，用以认定两者是否相同或等同（或相近似）。
如果被控侵权产品的替代技术是经过创造性劳动并比专利技术有了实质进步的，不应备置于侵权之列。
e） 已有技术（公知技术）抗辩
已有技术（公知技术）是指在申请日以前在国内外为公众所知的技术或设计。
当被控侵权产品或方法与已有技术进行对比，而被控侵权产品或方法与已有技术完全相同，根本没有新颖性时，可以直接认定不构成侵权。
f） 合同抗辩
在专利侵权纠纷中，如果被告与原告或者涉案专利的利害关系人存在合同关系，则可以提出合同抗辩。
合同抗辩是由于从属权利和重复授权的存在，同一个技术方案或近似的技术方案，可能有两个或两个以上的专利权人，而被告以得到专利权人许可而进行的抗辩。
如存在从属权利的情况，如果原告拥有的是从属专利，被告得到在先专利权人的许可，生产的仅仅是在先专利产品，而该产品没有包括从属专利的全部必要技术特征，则被告的抗辩成立，其行为并不构成对原告从属专利权的侵犯。
如果上述侵权抗辩事由均不能成立，被告仍可以针对原告提出的损害赔偿数额请求进行抗辩。
基于以上抗辩事由，代理过程中可以采取的诉讼策略有：
a） 专利检索，产品技术比对
在被指控侵权后，需要进行文献检索，查明以下情况：
第一，原告主张的涉案专利权是否存在，其效力状态如何，何时申请专利，专利保护期到何时；
第二，查清专利权人是谁，专利权有无继承或转让等事项，以及这些行为是否符合法定手续；
第三，在原告专利申请日之前，有无相同或相似的国内外专利，或者有无与之相同的公知技术。
作为被控侵权人，应通过文献检索，查清上述问题，做到胸中有数，以便为在诉讼中变被动为主动打好基础。
经过文献检索，如果确认对方的专利权合法有效，应当就被控侵权产品与原告主张的专利技术进行对比，以确认己方是否侵权。
b） 在诉讼中积极寻找有利的对策
通过对比研究，如果自己实施的行为确属侵犯了他人专利权，应主动承认错误，以求得谅解，采取必要的措施使矛盾加以解决；如果不属于侵犯专利权或对方的专利权并无专利性可言，可采取其他相应的对策。
第一，参加和解或调解。
如果确属侵犯了他人的专利权，当事人仍希望实施该专利技术，可行的办法是主动与对方和解。
如果专利权人已提出诉讼，也可以在法庭上主动提出调解方案，尽量同对方达成调解协议。
第二，积极应诉。
如果被告确认其未侵权，应当依据法律规定提出抗辩事由，积极应诉。
第三，合理利用专利权无效程序。
在积极应诉的过程中，如果原告主张的专利技术不符合专利审查的新颖性、创造性、实用性要求或者存在先有权利，存在依法不应当授予专利权的情形，被告有权在诉讼过程中提出专利无效宣告申请。
在被告提起专利无效宣告程序后，如果符合《民事诉讼法》以及最高人民法院《关于审利专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》有关中止诉讼情形的，受案法院应当中止诉讼，待专利复审委员会做出审查决定后，由受案法院继续审理。
（2） 证据的收集和组织
被告所提出的证据也可以大体分为三类：
不构成侵权的证据、不承担赔偿责任的证据以及原告要求的赔偿数额不足的证据。
序号
证据名称
证明事项
1
被控侵权产品
被控侵权产品的技术特征
2
被控侵权产品于原告专利申请日前的生产记录
被告对涉案专利技术享有在先权利
3
技术分析报告
被控侵权产品的技术特征并未落入涉案专利技术的保护范围
4
原告专利申请日前国内外的专利公报或其他材料
原告专利技术属于公知技术
5
被控侵权产品的进货合同、发票
被控侵权产品具有合法来源
6
被控侵权产品的生产记录
被控侵权产品的生产时间、生产规模
3.2 专利申请权、专利权权属纠纷案件
在专利申请权、专利权权属纠纷案件中，原被告双方系争的主要焦点在于何方在涉案专利技术研发完成之时享有专利申请权。
因此，律师在此类案件的代理过程中的注意事项如下：
3.2.1 原告代理律师的注意事项
对于此类案件，律师在接受原告当事人委托时应当首先审核以下几点：
a） 当事人之间是否存在劳动关系，该项发明创造是否属于职务发明创造；
b） 当事人之间是否存在关于专利申请权、专利权转让的民事合同；
c） 原告当事人是否能够举证证明其对于涉案专利技术的研发过程；
d） 被告是否存在接触涉案专利技术的行为。
3.2.2 被告代理律师的注意事项
律师在代理此类案件被告进行应诉的过程中，可以考虑从提出以下几个方面的抗辩事由：
a） 该项专利技术为职务发明创造或非职务发明创造；
b） 当事人之间合同的明确规定；
c） 涉案专利技术研发为被告所研发完成。
3.3 合同纠纷案件
3.3.1 转让专利申请权、转让专利权合同纠纷案件
对于此类案件，律师在接受当事人委托时应当着重审查以下几点：
a） 合同的具体内容，包括合同生效是否附条件；合同中是否已经写入专利技术的实施状况（因第三人实施该专利技术引发的合同纠纷）
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