专利代理人资格考试呕心沥血总结的实务docx.docx
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专利法
第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
★第二条第二款规定发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技
术方案。
★第二条第三款规定实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
第九条同样的发明创造只能授予一项专利权。
但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。
第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
★第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
★第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并能够产生积极效果。
本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
第二十五条对下列各项，不授予专利权：
（一）科学发现；
（二）智力活动的规则和方法；
（三）疾病的诊断和治疗方法；
（四）动物和植物品种；
（五）用原子核变换方法获得的物质；
（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。
第二十六条申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其
摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者
1
名称、地址，以及其他事项。
★第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。
摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
★第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
第二十九条申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起
十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。
申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。
★第三十一条第三十一条第一款规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。
属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。
同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。
★第三十三条申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外
观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
[答复审查意见通知书时]
第五十九条发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
专利法实施细则
《专利法实施细则》第二十条权利要求书应当有独立权利要求，也可以
有从属权利要求。
★《专利法实施细则》第二十条第二款规定独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。
从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。
★《专利法实施细则》第二十二条第一款规定，发明或者实用新型的从属权
利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：
（一）引用部分：
写明引用的权利要求的编号及其主题名称；
2
（二）限定部分：
写明发明或者实用新型附加的技术特征。
★《专利法实施细则》第二十二条第二款规定，从属权利要求只能引用在
前的权利要求。
引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。
★《专利法实施细则》第三十四条规定，依照《专利法》第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。
《专利法实施细则》第五十一条规定，发明专利申请人在提出实质审查请求
时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知
书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或
者外观设计专利申请主动提出修改。
★《专利法实施细则》第五十一条第三款规定，申请人在收到国务院专利
行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
[答复审查意见通知书时]
国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。
国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。
《专利法实施细则》第六十五条依照专利法第四十五条的规定，请求宣告
专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。
无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。
《专利法实施细则》第六十五条第二款前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、
第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者
本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。
《专利法实施细则》第六十七条在专利复审委员会受理无效宣告请求后，
请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。
逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。
《专利法实施细则》第六十九条在无效宣告请求的审查过程中，发明或
者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
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“单一性”判断方法★
前提条件：
所比较权利要求具有“特定技术特征”。
（1）确定第一项发明的“特定技术特征”；
（2）确定第二项发明的特定技术特征；并判断两者是否存在一个或多个相同或相应的特定技术特征；
（3）存在：
有单一性；
不存在：
无单一性
“特定技术特征”，体现发明对现有技术作出创造性贡献的那些技术特征。
（1）无单一性（解决的技术问题不同）
独立权利要求A和B要解决的技术问题分别是C和D，没有相同或相应的对现有技术作出贡献的特定技术特征，技术上不相关联，不属于一个总的发明构思，不具备《专利法》第三十一条第一款规定的单一性。
（2）无单一性（解决的技术问题相同，采用的技术手段不同）
独立权利要求A和B要解决的技术问题是C，采用的技术手段分别是D和
E，没有相同或相应的对现有技术作出贡献的特定技术特征，不属于一个总的发明构思不具备《专利法》第三十一条第一款规定的单一性。
（3）有单一性（相同的特定技术特征）
权利要求A和B中均包含“C”这一相同的对现有技术作出贡献的特定技术特征，技术上相互关联，属于一个总的发明构思，具备《专利法》第三十一条第一款规定的单一性。
（4）有单一性（相应的特定技术特征）
权利要求A中含有的“C”和B中均包含“D”属于相应的对现有技术作出贡献
的特定技术特征，技术上相互关联，属于一个总的发明构思，具备《专利法》第三十一条第一款规定的单一性。
[单一性不是无效条款，不能用来作为专利权的无效的理由。
]
4
两项（多项）独立权利要求能够合案申请的理由★
《专利法》第三十一条第一款规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。
属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
《专利法实施细则》第三十四条规定，《专利法》第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。
答法1：
各项独立权利要求均包含区别技术特征：
“~~~~~~”，该区别技术特征在现有技术中未被公开或者无相关启示，即该发明对现有技术做出贡献的特定技术特
征。
所以这些技术主题在技术上相互关联，属于一个总的发明构思，符合《专利
法》第三十一条的规定，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出，也符合《专利法实施细则》第三十四条有关单一性的规定，因此可以合案申请。
★答法2：
本发明申请的权利要求书中有两个独立权利要求，分别是权利要求1和权利要求2，这两个独立权利要求都含有区别技术特征：
“~~~~~~”，采用上面的区别技术特征解决了“~~~~~~”技术问题，起到了“~~~~~~”的作用。
在对比文件1和对比文件2中均未公开上述区别技术特征，也没有给出采用上述区别技术特征解决技术问题的启示，该区别技术特征也不是公知常识，故该区别技术特征属于《专利法实施细则》第三十四条规定的“特定技术特征”，即对现有技术做出贡献的技术特征，因此，两项独立权利要求在技术上相互关联，具有一个相同的特定技术特征，符合《专利法》第三十一条第一款和《专利法实施
细则》第三十四条规定的“属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型”，符合有关单一性的规定，可以合案申请。
5
★★两项（多项）独立权利要求能够分案申请的理由★
★★★★提出两件（多件）专利申请的理由
《专利法》第三十一条第一款一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。
属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。
★
《专利法实施细则》第三十四条按照第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。
独立权利要求1（交底材料的第一个技术方案中，相对于现有技术做出贡献的技术特征为“~~~~”）的区别技术特征是：
“~~~~~”，解决的技术问题是：
“~~~~~。
”
独立权利要求2（交底材料的第二个技术方案中，相对于现有技术做出贡献的技术特征为“~~~~”）的区别技术特征是：
“~~~~~”，解决的技术问题是：
“~~~~~。
”
由此可见，两个独立权利要求对现有技术做出贡献的技术特征既不相同，也不相应，彼此之间在技术上不相互关联，因此，两个技术方案之间不含有相同或者相应的特定技术特征[由此可见，两个独立权利要求相对对比文件的技术特征不同，彼此不相关联，从而两个独立权利要求不包含有相同或者相应的特定技术特征，对现有技术做出贡献的技术特征不同]，不属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，彼此之间不具备单一性，不符合《专利法》第三十一条
第一款和《专利法实施细则》第三十四条的规定，因此，两个独立权利要求应该分案申请，以使申请人获得的可能的最大利益。
注意★：
虽然两个独立权利要求解决的技术问题相同，但是如果没有相同或者相应的特定技术特征，那么两个独立权利要求不具有单一性，应该分案申请。
新颖性和创造性的论述★
★★1.具有新颖性的评述（单独对比原则）具备新颖性，答法：
权利要求1具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性问题。
授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。
《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属
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于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
1.经对比分析，权利要求1具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性，原因如下：
（单独对比原则）
对比文件1公开了“~~~”技术特征，与对比文件1相比较，本发明的区别技术特征是：
“~~~~”，该技术特征并没有在对比文件1中公开，二者属于不同的技术方案，技术领域［不同］，所解决的技术问题［不同］，预期效果［不同］，因此，权利要求1具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。
对比文件2公开了“~~~”技术特征，与对比文件2相比较本发明的区别技术特征是：
“~~~~”，该技术特征并没有在对比文件2中公开，二者属于不同的技术方案，技术领域［不同］，所解决的技术问题［不同］，预期效果［不同］，
因此，权利要求1具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。
[从属权利要求##~##是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备新颖性的情况下，从属权利要求##~##具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。
]
[具备新颖性是不是需要说明技术方案不同、技术领域不同、解决的技术问题不同、预期的技术效果不同等四个不同？
]
技术方案不同、技术领域不同、解决的技术问题不同、预期的技术效果不
同等四个方面说明具有新颖性（评价新颖性时，有优先权的部分权利要求，需要考虑优先权。
）具体（下位）概念的公开即可使一般（上位）概念的专利申请
丧失新颖性。
★★2.不具备新颖性的论述不具备新颖性，答法：
权利要求1存在不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。
《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不
属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
经对比分析，权利要求1不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性，原因如下：
对比文件1的申请日早于该发明专利申请的申请日，其授权公告日晚于本申请的申请日，因此对比文件1属于申请在先，公开在后的专利文献，可以用来评价新颖性。
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权利要求1要求保护一种：
“~~~”，对比文件1公开了一种“~~~”，包括
A~~~，B~~~（相当于本发明的B’~~~），C（相当于本发明的C’）和D。
（下位概念
破坏上位概念的新颖性）
由此可见，对比文件1公开了权利要求1所要保护的技术方案的全部技术特征，两者属于相同的技术领域、解决相同的技术问题，并具有相同的预期效
果。
因此，权利要求1不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。
[不具备新颖性技术方案不同、技术领域不同、解决的技术问题不同、预期
的技术效果不同等四个不同都要说明]
★★3.具有创造性的评述（三步法）
[确定最接近的现有技术→分析解决的技术问题→现有技术中不存在启示。
]确定最接近的现有技术：
可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解
决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。
应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。
★★具备创造性，答法1：
对比文件均未公开区别技术特征。
《专利法》第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
权利要求1具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，原因如下：
（可以说明一下对比文件是现有技术可以用于评价权利要求1的创造性。
）在所引用的对比文件中（在交底资料的对比文件中），由于对比文件1与本
申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此，可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。
权利要求1与对比文件1（最接近的现有技术）相比较，区别技术特征是：
“~~~~~，采”用该技术特征，本发明解决的技术问题是：
“~~~~~，”所起到的作用是：
“~~~~~”。
对比文件1没有解决上述技术问题，也没有给出解决该技术问题的启示。
对比文件2没有披露上述区别技术特征，也没有给出解决上述技术问题的启
示。
对本领域的技术人员来说，上述区别技术特征来解决技术问题，并不是本领域的公知常识，因此权利要求1的技术方案相对于对比文件1、对比文件2和公知常识是非显而易见的，具有突出的实质性特点（实质性特点），区别技术特征具有“~~~~~”的技术效果，具有显著的进步（进步），因此，权利要求1相对于对比文件1、对比文件2和公知常识的结合，具有突出的实质性特点和显著的进步（实质性特点和进步），具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
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从属权利要求2~11是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的情况下，从属权利要求也具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
★★具备创造性，答法2：
区别技术特征在对比文件中公开，但作用不同《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
权利要求1具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性（★★权利要求X引用权利要求1的从属权利要求，具备创造性论述），原因如下：
在引用的对比文件中（在交底资料的对比文件中），由于对比文件1与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。
权利要求1与对比文件1（最接近的现有技术）相比，区别技术特征是：
“~~”。
该区别特征所要解决的技术问题是：
“~~”具有，“~~的”技术效果。
（★权利要求X引用了权利要求1，其附加的技术特征进一步限定了
“~~~~~~。
最”接近的现有技术对比文件1中未公开上述附加的技术特征，该区别特征所要解决的技术问题是：
“~~”，具有“~~”的技术效果。
）
对比文件1没有解决上述技术问题，也没有给出任何解决上述技术问题的启
示。
对比文件2中虽然公开了上述区别技术特征“~~~”，但是该区别技术特征
“~~~在”对比文件2中解决的技术问题是“~~~，”所起到的作用是：
“~~~，”而该
区别技术特征在本发明中的作用是：
“~~~”，即两者所起到的作用并不相同。
由此可见，该区别技术特征在对比文件2和本发明中解决的技术问题不同，所起的作用也不同，本领域技术人员而言，很难想到从对比文件2中获得解决上述技术问题的启示。
上述区别技术特征“~~~”也不是公知常识。
因此，权利要求1（★权利要求X）
的技术方案相对于对比文件1、对比文件2及公知常识的结合是非显而易见的，具有突出的实质性特点（实质性特点）。
权利要求1的技术方案通过~~~能获得“~~~”的有益效果，具有显著的进步
（进步）。
综上所述，权利要求1（★权利要求X）的技术方案相对于对比文件1、对比文件2及其结合，具有突出的实质性特点和显著的进步（实质性特点和进步），
具备《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。
★★.不具有创造性的论述
答法1：
《专利法》第二十二条第三款★创造性，是指与现有技术相比，该
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发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
本发明申请所撰写的权利要求1不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，原因如下：
在所引用的对比文件中（在交底资料的对比文件中），由于对比文件1与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，
因此，可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。
本发明权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征为A，由该特征可知，本发明实际要解决的技术问题是B。
对比文件2公开了A，其作用是解决相同的技术问题B。
由此可见，对比文件1和对比文件2中的技术特征A的结合，给出了权利要求1的技术方案解决技术问题B的技术启示。
对本领域的技术人员而言，在对比文件2的启示下，很容易想到将区别技术特征应用于对比文件1中，从而解
决上述技术问题。
因此，本发明权利要求1的技术方案相对于对比文件1和2
的结合是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步（实质性特点和进步），因此不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
★★权利要求X引用权利要求1的从属权利要求，不具备创造性论述：
《专利法》第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发
明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
本发明申请所撰写的权利要求X不具备《专利法》第二十二条第三款规定
的创造性，原因如下：
在所引用的对比文件中（或者在交底资料的对比文件中），由于对比文件1
与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此，可以认为对比文件1是最接近的现有技术。
本发明权利要求X引用权利要求1，其附加的技术特征进一步限定了：
“~~~”，
该区别技术特征所要解决的实际问题是：
“~~~”，对比文件1没有公开上述区别技术特征。
对比文件2公开了“~~~~”，因此该区别技术特征被对比文件2公开，且该区
别技术特征在对比文件2中所起到的作用与本申请中所起的作用相同，都是用于
“~~~的”作用。
由此可见，对比文件2给出了将上述区别技术特征应用于对比文件1以解决
上述技术问题的启示，对本领域的技术人员而言，在对比文件2的启示下，很容
易想到将区别技术特征应用于对比文件1中，从而解决技术问题，因此，权利要
求X相对于对比文件1和对比文件2的结合是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步（实质性特点和进步），不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
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