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律师商标业务研究报告

律师商标业务研究报告

作者：

马翔　日期：

2012/03/29　来源：

中国律师网

摘要：

商标在社会经济发展中具有重要作用，本研究报告深入分析了我国当前商标法律服务现状，剖析了我国律师目前未能成为商标法律服务主导力量的原因，肯定了律师做好商标法律服务业务的可能性，并进一步指出律师做好商标法律服务业务的重要意义。

为了促使我国律师重视并投入到商标法律服务中，帮助律师做好商标法律服务，本研究报告对律师从事商标法律服务的前景进行了详细分析和预测，对律师如何做好商标法律服务提出了具体的建议。

　　一、商标在企业和社会经济发展中具有重大作用

（一）商标已渗透到社会生活的各个方面　

　　我国自宋朝就有了“白兔”商标，民国期间也曾出现过知名度较高的商标。

改革开放前由于我国实行计划经济，商标无用武之地。

直到1983年颁布了《商标法》之后，我国的商标申请量才逐年上升。

现今商标与我们的生活息息相关，从早晨起床第一眼看的表、上班开的车、办公室用的各种文具、到晚餐上的食品调味料，都有商标。

曾有人统计，人一天至少与几百个商标打交道，商标已经完全融入我们的生活。

为此，人们发出“人类失去商标，世界将会怎样”的感慨！

（二）商标识别功能更加凸显，商标表彰功能为企业创造利润

　　面对市场上琳琅满目的商品，商标能让我们认牌购物，在最短的时间内选择到称心的商品，节约了我们宝贵的时间，商标的原始识别功能在这一过程中发挥了至关重要的作用。

　　随着科学技术的进步，商品生产几乎智能化，不仅商品种类和数量极大丰富，而且商品越来越同质化。

交通、通讯、互联网、物流的迅猛发展，国内、国际大市场已经形成，大型商场、超市、购物中心的出现，让消费者货比三家，甚至百家成为可能，商标的识别作用更加凸显。

　　随着人们生活水平的提高、购买力的增强，消费者选购商品的时候，不仅仅满足于商品的物理功能，更重视商品的商标所表达的内涵。

穿阿玛尼西装能体现身份地位，用香奈儿香水证明有品味，“阿玛尼”和“香奈儿”商标对消费者进行了充分的表彰。

商标除了传统的识别功能外，又具备了新的功能，即表彰功能。

美国斯坦福大学实验显示：

两袋相同的薯条一袋标商标，另一袋未标任何商标，放在孩子们面前，77%的孩子选择标商标的薯条，且认为有商标的薯条更好吃。

基于商标具有表彰功能，消费者不仅愿为商品本身付费，更愿意为商标买单。

可见商标的表彰功能不仅能为企业创造利润，而且能创造高额利润。

　　（三）商标是企业的首要资产

　　商品时代，由于商品的稀缺，企业的厂房、设备起决定作用。

资本时代，企业有雄厚的资金，便可处于有利地位，投、融资显得异常重要。

现代社会，进入知本时代，商标、专利、版权等知识产权决定着企业的生存和发展。

　　每个企业不一定都有专利和版权，但都应该有商标，商标自企业成立时起就一直伴随企业成长、发展，企业的商誉、知名度、技术优势、产品质量、广告宣传等最终均积淀在商标上。

专利最多保护20年，版权也只有50年，但商标只要不断续展，便可获得永久保护，而且越用越有价值。

2010年，胡润中国品牌榜中，“中国移动”位居第一，品牌价值达2670亿人民币（见附件一）。

2010年，在BrandFinance全球品牌价值500强排行榜中，沃尔玛位居全球第一，品牌价值高达413.65亿美元（见附件二）。

可见，商标的价值已远远超过了有形资产的价值，成为企业的首要资产。

　　商标是企业的重要生产力，商标能为企业获取利润，尤其在食品、服装等快速消费品行业，商标是企业获利的源泉，其不仅能够决定企业的发展，甚至能够左右企业的生死存亡。

在高科技行业，商标也发挥着及其重要的作用，如美国脸谱公司对“Facebook”商标的经营被公认为是其成功的关键因素之一；苹果公司iphone、ipad、ipod等系列产品得以畅销全球，得益于其成功的商标运用。

最近热炒的苹果公司“Ipad”商标事件，深圳唯冠公司宣称让美国苹果公司赔偿100亿人民币，更充分彰显了商标的价值所在。

　　（四）商标经营是企业经营的最高境界

　　商标的表彰功能，决定了商标能为企业创造超额利润。

当企业在产品质量、技术、管理等方面已经相当稳定，此时，商标经营成为企业获得突破的最佳方式。

商标经营的核心内容是：

通过广告宣传等长期的系统工程，赋予商标特定的文化内涵，增强商标表彰功能，唤起消费者购买标有该商标商品的欲望，使消费者愿意为商标支付高额兑价，企业由此获取高额利润。

如：

可口可乐公司赋予了“可口可乐”商标“活力、激情、创造、享受”的表彰功能，并不断地强化它，以褐色饮料为载体，在全世界获取了丰厚利润，使企业得以长期健康发展，成就了其百年传奇。

　　（五）培育驰名商标是转变我国经济发展方式的良策

　　一个国家驰名商标数量的多少，往往一定程度上反映了其经济实力和竞争能力。

驰名商标是国家的财富，其能够占领更大的市场，甚至垄断市场，拥有世界驰名商标的国家往往在国际竞争中占据优势地位。

　　我国已充分认识到了商标在社会经济生活中的重要作用，认识到培育驰名商标对国家的重要性。

在2008年颁布的《国家知识产权战略纲要》中，鼓励创造和培育驰名品牌作为两项核心内容写入其中。

国家工商总局为了切实贯彻落实培育驰名商标的战略，制定了《国家商标战略》，确定了商标战略示范城市和企业，各省市、各行业积极开展商标战略工作。

商标工作已成为我国社会经济生活中的大事。

　　2010年，在BrandFinance全球品牌价值500强排行榜中，前10名没有中国的企业，前100名中，我国入围的企业只有3家（见附件二），这与我国世界第二的经济规模明显不相称。

长期以来，我国企业并没有赚到品牌利润，而是为世界驰名商标企业打工，利用我国矿产人力等资源，甚至付出高污染的代价，赚取蝇头小利。

据《知识产权报》载文介绍，大部分世界知名奢侈品在中国制造，贴上世界驰名品牌后再卖给中国人，最后赚取超额利润的是外国商标所有人。

我国80%-90%的出口产品使用的是外国商标或无商标。

中国合资企业90%使用外方商标，中国饮料行业90%使用外国商标，即使是长虹、TCL、康佳等在国内具有极高知名度的企业，出口则必须有89%要贴上国外的商标。

为此，我国在转变经济发展方式中特别强调要培育自己的驰名商标，生产销售品牌商品，赚取品牌利润，改变世界工厂的局面。

可见，商标在新的经济形势下，将会发挥更大的作用。

　　二、我国商标法律服务市场巨大，服务质量整体过低

（一）我国商标法律服务业务量巨大

　　截至2010年底，我国商标注册累计申请829.5万件，累计注册商标562.8万件，有效注册商标460.4万件，均位居世界第一。

我国商标申请注册数量每年以超过20%的速度增长，2010年我国商标申请量高达107.2万件，同比增长29.1%，连续九年位居世界第一。

（见附件三）

2010年，商标变更、续展、转让、许可合同等超过10万件；商标异议、撤销、复审、争议等商标纠纷达10多万件；商标行政投诉5万多件；商标侵权案件48548件；商标行政确权一审案件2828件（见附件四）。

　　截至2011年6月30日，商标注册申请量60.4855万件，较去年同比增长34.84%，预计全年将再创新高，超过140万件。

据商标局统计92.1%的商标申请由代理机构代理（见附件七）。

　　我国目前500多万件注册商标，每年会产生至少5万件续展申请、5万件左右的变更申请。

500多万件注册商标中的规模企业主商标数几十万件，对其进行监测并提异议亦产生很大业务量。

　　商标法律服务业务不仅量大，服务项目近40种（见附件五）。

　　据中国知识产权报初步统计，我国每年仅商标申请等代理业务代理费就高达50个亿，商标维权打假、民事侵权、咨询和顾问、监测等业务的代理费不低于商标申请等代理费，因此，目前我国商标法律服务的代理费估计在100亿以上。

　　律师全面介入商标业务，且收费趋于合理后，收费标准还会大幅度提高，届时商标业务收入一定相当可观。

　　正是基于我国巨大的商标法律服务市场，2002年至2010年我国商标代理机构数量增长了38.6倍，平均年增长429%（见附件六）。

截至到2011年8月30日我国商标代理机构已达6572家，仅2011年1-8月份就新增900家。

但商标申请代理机构排前十名的总代理量不足全国总代理量的8%，说明商标代理业务还未形成垄断，竞争很充分，律师尚有机会。

（二）我国商标法律服务整体水平低

　　我国的商标代理业务始于上世纪九十年代初，当时的代理机构以各省、市和经济发达的地、市工商局下属的事业单位为主。

　　2003年后，国务院取消商标代理的行政审批，放开商标代理业务的限制，商标代理机构得以迅猛发展，从2002年147家增长到2010年的5678家（见附件六），此外大量咨询公司、报社、广告公司人员也开始兼职从事商标代理业务，商标代理从业人员驳杂，良莠不齐。

　　商标代理行业内部竞争日益加剧，低于成本价代理的恶性竞争大量出现。

2003年前，我国每件商标申请代理费1000元左右，已远低于国际上约2000美元的平均代理费。

目前，大量代理机构以50-200元甚至零代理费代理商标申请，远低于成本价。

　　违背诚信原则，一手托两家、非法转让客户、恶意异议、伪造文件、收取费用不提供服务等损害当事人和其他代理机构合法权益的情况时有发生。

　　上述情形，导致我国商标代理行业服务质量不容乐观，更影响了整个行业的社会形象。

根据统计，全国商标代理机构商标申请“不予受理和全部驳回”，2008年为140967件，占当年代理量的23%；2009年为267082件，占当年代理量的36%；2010年为272820件，占当年代理量的28%。

如果加上“部分驳回”，比例增长至：

2008年36%，2009年61%，2010年49%（见附件八）。

　　总之，目前我国商标代理行业整体服务水平不高，有待提高，也给政府监管和行政、司法裁判带来了诸多不便

　　（三）律师未成为商标法律服务主导力量

　　目前，我国商标法律服务大部分由代理公司代理，律师尚未成为商标法律服务的主要力量。

原因分析如下：

　　1.律师从事商标代理业务一直存在障碍

　　商标代理业务是其他商标法律服务的基础，只有做好商标代理服务或者具有丰富的商标代理经验才能更好地从事其他商标法律服务。

但长期以来，律师一直被排除在商标代理业务之外，不能提供全面的商标法律服务，严重影响了律师商标业务的开展。

　　2.律师对商标和商标法律服务的重要作用认识不足

　　由于律师不做商标代理任务，体验不到商标的表彰功能，忽视了商标在市场经济下的重要作用。

律师一直错误地认为商标法律业务简单，不是律师该做的业务。

其实商标法律业务种类多、程序复杂、证据量大，云集各种权利冲突，商标近似、商标保护范围等是动态的，这些都给律师提供了发挥作用的空间。

　　3.商标法律服务收费低

　　商标法律服务程度复杂，周期过长，证据量大且涉及诸多权利冲突，律师工作量很大，但收入却较低，且大多采取风险代理。

律师的投入和收入不成正比，年轻律师为了生存不愿做商标业务，很多高素质的律师，甚至学习知识产权专业的律师也放弃商标业务。

　　三、律师应当也能够做好商标法律服务

（一）律师从事商标法律服务的必要性

　　商标是企业获取利润的工具，企业在创造、使用、管理、保护商标过程中需要得到大量重要的法律服务。

律师的职责是为当事人服务并谋求利益最大化，律师对企业商标法律服务的需求不能袖手旁观。

律师作为企业的常年或专项法律顾问，也有责任协助企业利用商标为企业获取更大的利益，不会做或做不好商标服务，可能会无法胜任现代企业的法律服务工作。

从事商标法律服务不仅拓展了律师的执业领域，使律师能够全面地提供知识产权法律服务，增加收入，同时也为落实国家知识产权战略、促进经济增长方式转变做出了贡献，律师非常有必要做好商标法律服务。

（二）律师从事商标法律服务的可能性

　　商标业务属于法律服务，企业使用、申请注册商标是否合法？

是否与在先权利发生冲突？

商标驳回后的复审、行政诉讼；商标注册成功后的专用权行政、民事、刑事保护等都存在举证证明法律事实、适用法律等等法律问题。

　　律师是从事法律服务的专业人士，毫无疑问具有从事商标法律服务的可能性。

与专利业务相比，律师更容易从事商标业务。

商标对律师来说没有业务门槛，而且律师与企业接触的机会较多，对企业较了解，商标业务中常常需要举证证明商标使用的时间、使用的知名度等等，而从事这类工作是律师的专长。

特别是商标行政确权、商标争议、商标专用权保护等最终都要通过司法程序来解决，这类案件律师代理更为适宜。

因此，商标是律师知识产权业务的主要方面，律师更能够在这方面快速成长，做出业绩。

　　（三）律师从事商标法律服务具有明显优势

　　与商标代理人相比，律师具有较高的法律素养、纯熟的法律服务技能、专业的诉讼技术以及综合的服务能力，我们完全有理由相信律师能够做好商标业务。

很多商标代理公司声称有多少律师，商标代理人也标榜自己是律师，也证明了律师比商标代理人更具优势。

而且律师有较强的职业道德和规范意识。

客户利益如果受到损害，可向司法局、律协投诉，主管部门会依据《律师法》等法律、法规、规章的相关规定对律师进行处罚。

如有赔偿等责任，客户也无需担心，除律师事务所合伙人承担连带责任外，还有律师执业保险做保障。

因此，从律师的业务水平、监管方式、客户利益保障等方面考虑，律师从事商标业务不但可能，而且具有明显优势。

　　（四）国际上商标法律服务以律师为主

　　商标是发达国家在全球获得利益的最重要手段，因此它们非常重视商标。

跨国公司不但有几名甚至几十名专职商标律师，遇到疑难、复杂商标案件还需外聘专业商标律师协助。

德国西门子公司有三十多名商标律师，英国有专门的商标律师协会，可见商标律师在律师界的独特性。

美国等发达国家商标法律服务主要由律师来完成，其中以企业商标战略和策略的制定和实施服务为主，商标诉讼处于次要地位，国外商标律师对企业的决策和经营发挥着越来越重要的作用。

　　（五）律师从事商标代理业务壁垒已被打破

　　商标法律服务对企业、社会、国家都具有重要意义，律师是商标法律服务的最佳人选，但长期以来律师被排除在商标代理业务之外。

近几年，经过司法部、中华全国律师协会数年共同努力，2010年7月12日，国家工商总局终于修改了《商标代理管理办法》（见附件十），其中第四条规定：

“申请设立商标代理机构的，申请人向所在地县级以上工商行政管理部门申请登记，领取《企业法人营业执照》或者《营业执照》。

律师事务所从事商标代理的，不适用前款规定。

”此规定意味着律师可以以律所的名义从事商标代理业务了。

自此，商标代理业务壁垒终于被打破，律师可以全面介入商标法律服务，商标完整业务链已经形成。

　　目前，司法部、国家工商总局正在共同制定《律师事务所从事商标代理业务管理办法》。

该办法颁布生效后，律师事务所到商标局备案，向指定账户预付规费，即可正式递交商标注册等申请文件了。

　　（六）我国律师已经积累了一定的商标法律服务经验

　　以前律师不能从事商标代理业务，只做商标民事侵权诉讼，商标合同起草、审查，商标咨询等业务。

但商标代理不但业务量大，而且是做好其它商标业务的基础，更重要的是企业需要高素质的商标代理人。

为此，自1999年开始，陆续有律师事务所成立代理公司，以代理公司的名义变相从事商标代理业务。

据统计，目前北京有近90家律师事务所成立了代理公司或者说代理公司成立了律师事务所，包括业务进入前10名的律所均成立了代理公司。

应该说这些律所在一定程度上满足了客户的需要，积累了一定的商标法律服务经验，一些重大商标案件基本上由律师代理，在业界有一定的影响。

以这些律所和律师为基础，完全有可能发展壮大商标律师队伍。

　　四、律师从事商标法律服务的前景

（一）我国商标法律服务业务量巨大且持续增加

　　目前商标申请量较大，带来了很多商标业务，但我国律师仍然担心这是否为昙花一现，对从事商标法律服务心存顾虑。

为此，我们通过研究、分析，对2011年以后商标主要法律服务业务预测如下：

　　1.商标国内申请会保持在100万以上；

　　2.驳回复审每年不低于5万件；

　　3.商标异议会在4万件以上；

　　4.商标评审案件在6万件的基础上保持较大增长；

　　5.商标确权行政诉讼案在三千件的基础上成倍增长；

　　6.商标行政投诉案件应在7万件以上；

　　7.商标侵权诉讼可能成倍增长，每年达几万件。

　　做出上述预测主要依据以下几个方面的因素：

　　1.国家和各级政府大力推进国家知识产权战略；

　　2.国家工商行政管理总局积极实施国家商标战略；

　　3.国家工商管理总局大力推进地理标志证明商标和农产品商标战略；

　　4.我国有4千多万个市场主体，目前平均8个企业才有1个注册商标；

　　5.企业商标意识在逐渐增强，会重新选择显著性强的商标；

　　6.商标审查周期缩短，会刺激商标申请量增加；

　　7.《商标法》修改后，扩大商标申请主体和客体，确立审查意见书制定、增加侵权成本等修改内容，会产生更多业务；

　　8.将来会有更多的中国企业走向世界，更多外企进入中国。

（二）律师全面进入商标法律服务领域会增加商标业务量

　　1.律师会建议客户用尽《商标法》赋予的各项权利，维护客户利益，使商标案件量增加；

　　2.律师对权利冲突、在先权利、恶意抢注等把握更准确，会建议客户尽最大可能主张权利；

　　3.为了防止他人搭便车，跨类保护案件可能会增幅较大；

　　4.律师有能力提供商标战略等代理公司不能提供的高端服务，这些业务随着律师商标业务的深入会逐渐培育起来；

　　5.律师全面代理商标业务后，随着经验的积累和水平的提高，会更多、更主动地参与企业与商标有关的事务，担任企业常年商标顾问，为企业出谋划策，充分发挥商标的功能作用，助企业发展。

　　（三）律师必将成为商标法律服务的主力军

　　长期以来，我国基础性的商标代理业务虽然主要有商标代理公司代理，但我国许多律师事务所或律师通过设立商标代理公司很早就开展了商标代理业务，具有了比较坚实的基础。

此外，我国疑难复杂商标确权、侵权诉讼案件几乎全部由律师代理，律师已具有非常丰富的经验。

目前，我国已经初步形成了能够提供高质量商标法律服务的律师群体，随着我国律师从事商标代理业务壁垒的打破，必将会有更多的律师从事商标法律服务。

　　国家、企业的需要，律师群体的先进性及律师从事商标法律服务的现有基础，使我们完全有理由预见到未来3-5年，商标代理业务将会由律师代理，疑难复杂的商标确权、侵权诉讼案件将会大部分由律师代理，律师必将成为商标法律服务的主力军。

　　五、律师做好商标法律服务的重要意义

　　商标法律服务是现代市场经济条件下，企业最重要的法律服务，又是律师最容易而且能够做好的知识产权法律服务，对此我们必须要有深刻的认识和百倍的信心。

况且律师做好商标法律服务对国家、商标主管机关、企业、律师本身等多方具有重大意义：

（一）有利于国家知识产权战略的实施、服务国家转变经济发展方式、建设创新型国家

　　市场经济，企业间的竞争越来越激烈，商标等知识产权已经成为企业可持续性发展的重要源动力、核心竞争力，决定着企业是否能够冲破种种壁垒走出国门，决定着企业的未来乃至生死。

知识产权已经成为国家竞争力的重要体现，是建立创新型国家的基础。

律师做好商标法律服务对我国实施国家知识产权战略、加快转变经济发展方式和建设创新型国家具有非常重要的意义。

我国正在大力推进国家三大战略之一的国家知识产权战略，党和国家领导人也多次强调落实国家知识产权战略，在国家转变经济发展方式的过程中知识产权也扮演着重要角色。

高质量的商标等知识产权法律服务无论对知识产权的获得还是管理、运用、保护都具有非常重要的意义。

律师积极拓展、从事商标等知识产权法律服务，也可以说是在为落实国家大政方针，服务大局，为国家富强、民族复兴做贡献，具有很强的政治意义。

（二）有利于律师服务三农，能起到良好的社会效应

　　国家工商总局正在开展地理标志、证明商标和农产品商标服务于农村的工作，该项工作对我国农业产业化、增加农民收入、发展农村经济具有非常重要的意义。

律师可以与商标局、地方政府、产业协会互相配合，积极帮助普及商标法、提高农业产业从业人员商标意识，积极代理地理标志、证明商标和农产品商标确权、维权，协助进行商标管理和运营，提高我国农产品在国际市场上的竞争力。

这是律师服务于“三农”的最佳途径，必将在我国产生良好的社会效应，非常值得大力推广。

　　（三）有利于体现司法部引导律师服务于国家知识产权战略及为国家经济建设服务的积极作用

　　在司法部的大力推动下，律师成功拓展商标代理业务，这是司法部为律师行业发展做出的重要贡献。

律师做好商标法律服务又可以进一步放大该效果，充分体现司法部在积极引导律师为国家经济建设服务。

　　（四）有利于提高商标主管机关、法院的工作效率，减少案件积压及提高案件审判质量

　　随着更多优秀律师的加入，律师商标法律服务水平的提高，可明显提高商标局、商评委、法院的工作效率。

减少案件积压量、降低工作压力，商标主管部门、法院与律师易形成良性互动，对共同提高商标确权、维权水平都会有很大的帮助，势必会促进我国商标事业的发展，更好地服务于企业，增加国内国际上的竞争力。

　　（五）有利于推动律师业务拓展，扩大律师影响力，提高律师社会地位

　　律师做好商标法律服务，会产生一系列积极影响，如：

提高商标主管机关工作效率、消除积压案件等，对于拓展律师专利等知识产权业务能起到很大的帮助作用，还可以带动其它法律服务，增加律师业务量和收入。

　　商标等知识产权法律服务是法律服务中的高端业务，做好商标法律服务有利于律师升级转型，提高律师的层次和社会地位。

另外，商标法律服务更多的是非诉业务，即使有诉讼业务也不存在与公权力的强烈对抗。

商标法律服务的面很广，客户众多，做好商标法律服务易改变社会公众对律师的不良评价，有利于树立律师服务于企业、社会、国家的正面形象。

　　六、律师如何做好商标法律服务

（一）律师事务所应加强商标业务管理

　　商标代理不同于其它非诉业务，有其特殊性。

　　1.商标业务应由律师事务所同一团队代理

　　商标局和商评委只受理以律师事务所名义代理的商标业务，商标局和商评委实行报、取文人员备案制度，不接受律师个人报送商标申请等文件。

因此，律师事务所的商标代理业务必须有专人统一报送，对于商标局、商评委的各种通知，律师事务所要有专人处理，整个商标代理流程应有专人负责。

总之，商标代理业务的特点决定，商标代理属于团队业务，且一个律师事务所只能有一个统一的团队从事此业务。

　　2.商标代理程序多、周期长、需组建长期稳定的团队

　　商标代理业务程序较多，商标申请有可能驳回，驳回复审后，还有可能发生行政确权诉讼，准予注册后尚有可能被异议、异议复审，不服异议复审还有行政确权诉讼一审、二审，一个申请走完可能会涉及多达十几个程序。

（见附件九）

　　商标申请从递交到注册成功，周期较长，每个申请涉及的程序不同，时间也不同，几年、十几年都有可能。

因此，律师事务所一定要组建长期稳定的团队。

　　3.强化责任意识和风险意识，加强风险控制

　　商标行政确权程序的时限很短，驳回复审、异议复审、撤销复审等申请提出的时间只有15天，律师收到通知后给当事人出具意见，等待当事人反馈，再向商评委提出申请，时间非常紧，稍有迟缓，就有可能延误申请，损害当事人利益。

　　商标局、商评委书面审理商标案件，并不告知审查员，审查员也不会主动和代理人联系，只能被动接受商标局、商评委的通知。

因此，代理律师须有很强的责任心，时时关注案件进展，紧跟每一