商标法的解释上海卓冉律师事务所 主任 谢兵.docx

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商标法的解释上海卓冉律师事务所主任谢兵

商标侵权纠纷法律实务研讨（提纲）

上海卓冉律师事务所主任谢兵

当前的状况

1、商标注册申请现状

●随着中国进入完善社会主义市场经济体制阶段和第十个五年计划的实施，中国的商标事业步入高速发展阶段。

2000年以来，中国商标申请量连年大幅度增长，2000年突破20万件，2001年27万件，2002年37.2万件，2003年45.2万件，2004年58.8万件，2005年66.4万件，2006年（截至9月30日）76.6万件。

从1979年中国恢复全国商标统一注册算起，中国商标注册年申请量突破10万件用了14年时间，从10万件到20万件用了7年时间。

现在的速度是不正常的。

代理泥龙混杂，申请恶意泛滥，注册不是为了使用。

大大影响行政效率！

2、商标管理的现状

●商标管理体系是分级管理：

●商标局－

●省、自治区、直辖市工商行政管理局垂直领导地市级，县级工商局。

●商标代理管理混乱，

●由于商标注册行政效率低，一些人恶意抢注商标（卖商标）；恶意异议（私下敲竹杠）；恶意提出撤销；恶意转让他人商标。

3、侵权纠纷处理状况。

●工商行政管理部门，处理商标纠纷案件，每年4万多件。

●地方不平衡，多数地方能够依法查处，少数地方查处不力，甚至地方保护。

●近年来出现，认定“驰名商标”的，查处快，没有认定的拖着不办。

二

商标侵权证据证据保全、

采信、证据规则

商标侵权行为

（1）

●

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

商标侵权行为

（2）

●

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

商标侵权行为（3）

●（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

商标侵权行为（4）

●（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

商标侵权行为（5）

● 《商标法实施条例》第五十条有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：

（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

●司法解释：

第一条下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

（二）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

    （三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。

    司法解释：

第二条依据商标法第十三条第一款的规定，复制、摹仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，应当承担停止侵害的民事法律责任。

三

案件的管辖、法律适用

商标案件的行政管辖

●商标纠纷案件（民事案件），当事人可以协商处理；协商不成，可以请求工商行政管理部门处理：

地方县级以上（含县级）工商行政管理部门可以依商标权人的告诉，也可以依职权查处。

●当事人不服，可以向上级工商行政管理部门申请复议，也可以直接向人民法院起诉，法院两审终结。

商标案件的司法管辖

●最高人民法院（2002年5月21日法〔2002〕117号）文：

●当事人不服商标评审委员会的复审决定或裁定的，可以向人民法院提起诉讼。

按照行政诉讼法有关规定，由北京市高、中级人民法院管辖。

确定人民法院审理此类案件的内部分工既要严格执行有关法律规定，又要照顾当前审判实际，避免对涉及同一知识产权的行政审判与民事审判结果发生矛盾。

据此，对于人民法院受理的涉及注册商标专用权的民事诉讼，当事人就同一商标不服商标评审委员会的裁定而提起诉讼的行政案件，由知识产权审判庭审理；不服商标评审委员会的复审决定或者裁定的其他行政案件，由行政审判庭审理。

其他商标案件的管辖

     不服工商行政管理部门作出的有关商标的具体行政行为的案件；

   商标专用权转让合同纠纷案件；

   商标许可使用合同纠纷案件；

   申请诉前停止侵犯商标专用权案件；

   申请诉前财产保全案件；

   申请诉前证据保全案件；

涉及驰名商标保护的案件；

   其他商标案件。

涉及确权的第一审案件，由北京市高级人民法院根据最高人民法院的授权确定其辖区内有关中级人民法院管辖。

    行政诉讼第一审案件，根据行政诉讼法的有关规定确定管辖。

    商标民事纠纷第一审案件，由中级以上人民法院管辖。

    各高级人民法院根据本辖区的实际情况，经最高人民法院批准，可以在较大城市确定1～2个基层人民法院受理第一审商标民事纠纷案件。

行政案件的法律适用

●工商行政管理部门处理违反《商标法》规定的行政案件，适用《商标法》及其实施条例的有关规定；

●人民法院适用《行政诉讼法》和《商标法》及其实施条例的有关规定。

民事案件的法律适用

●工商行政管理部门处理商标侵权纠纷，适用《商标法》及其实施条例第七章的有关规定。

●人民法院处理商标侵权纠纷案件适用《商标法》及其实施条例第七章的有关规定

●和司法解释：

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的司法解释[2002]32号的有关规定。

四

商标侵权纠纷的解决与损害赔偿

商标侵权纠纷的解决

●商标侵权纠纷属于民事纠纷

●当事人双方协商解决；

●

●    人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。

    当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。

五

侵权诉讼、抗辩、侵权责任

抗辩理由

●非类似商品；

●商标不相同近似；

●使用的是注册商标，有权利使用；

●在先使用的服务商标，（或者在先使用公众知晓、熟知商标）；

●使用得到注册人许可（包括口头许可，可以证实的）；

●所引证被侵权商标不是注册商标；

●注册商标没有使用，没有造成任何意义的损害；

●所引证商标是叙述性、说明性、缺乏显著性的注册商标（弱商标），条例49条规定，正当、善意使用，等等。

侵权责任

●行政责任；罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物；

●民事责任：

侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任；

刑事责任

●《刑法》第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

    《刑法》第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

    《刑法》第二百一十五条伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

侵权商标权刑事案件法律适用

●关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释

    法释〔２００４〕１９号

    （２００４年１１月２日由最高人民法院审判委员会第１３３１次会议、２００４年１１月１１日由最高人民检察院第十届检察委员会第２８次会议通过，2004年12月8日公告公布，自２００４年１２月２２日起施行）

商标侵权责任

● 第二十一条人民法院在审理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失、消除影响等民事责任，还可以作出罚款，收缴侵权商品、伪造的商标标识和专门用于生产侵权商品的材料、工具、设备等财物的民事制裁决定。

罚款数额可以参照《中华人民共和国商标法实施条例》的有关规定确定。

    工商行政管理部门对同一侵犯注册商标专用权行为已经给予行政处罚的，人民法院不再予以民事制裁。

六

法院认定商标近似、商品服务类似

方法及举证方式

商标的相同和近似

● 司法解释：

第九条商标法第五十二条第

（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。

    商标法第五十二条第

（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

认定商标相同近似的原则

●司法解释：

●

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

    （三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

商品服务的类似

● 第十一条商标法第五十二条第

（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

    类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

    商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。

认定商品服务类似的原则

●司法解释：

●第十二条人民法院依据商标法第五十二条第

（一）项的规定，认定商品或者服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断；《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。

七

恶意抢注商标的不正当竞争行为

法律界定与法律适用

恶意

●恶意是一种主观动机，判断恶意很困难：

●对他人商标完全地、无差别的复制、摹仿；

●代理人或者代表人的抢注和使用；

●有交易往来的同行竞争者的抢注；

●完全了解对方，有意注册占有对方商标。

恶意抢注他人商标法律使用1

●《商标法》第十三条就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

●就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

恶意抢注他人商标法律使用2

●《商标法》第十五条XX，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

恶意抢注他人商标法律使用3

●《商标法》第十六条

●商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。

恶意抢注他人商标法律使用4

●《商标法》第三十一条申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

恶意抢注他人商标法律使用5

●《商标法实施条例》第五十三条商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。

企业名称登记主管机关应当依照《企业名称登记管理规定》处理。

八

驰名商标认定

字号与商标权利人冲突

驰名商标司法保护

驰名商标相关规定

●[相关法条]

●《商标法》第十三、十四条、第四十一条

● 《商标法实施条例》第五条、 第四十五条、第五十三条

●国家工商行政管理总局令第5号《驰名商标认定和保护规定》

驰名商标相关知识

●本条关于保护驰名商标的规定，是《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》。

规定我国2001年《商标法》修改写入法律。

驰名商标的概念

●所谓“驰名商标”是指在商业经营中已经为相关公众熟知或者为相关公众所知晓的商标。

驰名商标的弹性限度很大，它可以是世界性支撑超一流跨国公司的驰名商标如“可口可乐”、“IBM”、“索尼”、“麦当劳”等。

也可以是一国“海尔”、“同仁堂”、“燕京啤酒”、“清华同方”等，甚至在一地为相关公众熟知或者知晓。

从保护驰名商标法律救济的角度看，认定驰名商标的门槛并不高，某商标在市场上已经“为相关公众知晓”或者“为相关公众熟知”，就原被告的个案是非判断，认定其为驰名商标予以保护。

也就是说，当它受到了他人的复制、摹仿、翻译时，需要保护时。

保护措施即“不予他人注册，禁止使用”。

●第十三条第一款要求知名度相对较低，这个商标已经在一地区为相关公众知晓，如果他人在同一种或者类似商品上注册或者使用，导致混淆的可能性就大。

因此，认定的门坎应当较低；第二款是在非类似商品上，商标知名度要求相对应当提高，没有相关公众的“熟知”，就不可能误导公众，致使注册人的利益受到损害。

认定的门坎就相对高一些。

在非类似商品上保护，一般要求商标有较强的显著性，这个商标没有多人注册或者使用而被淡化。

《巴黎公约》保护规定

●驰名商标的保护是对商标注册原则的重要补充，因为绝对的采用注册原则的商标法律，只保护注册商标，无法解决对于使用原则国家未注册商标的保护。

于是，1925年《巴黎公约》外交会议增加了对驰名商标保护的规定。

《巴黎公约》第六条之二则被认为是保护驰名商标的经典规定。

对驰名商标的保护，主要体现在商标注册程序中商标主管机关不予注册，以及商标使用中，禁止使用这两个方面。

《巴黎公约》第六条之二规定：

本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依有关当事人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名，并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或撤销其注册，并禁止其使用。

在商标的主要部分构成对驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用这些规定。

自注册之日起至少5年的期间内，应允许提出取消这种商标注册的请求。

本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。

对于依恶意取得注册或使用的商标所提出的撤销或禁止使用的请求，不应规定时间限制。

也就是说，恶意注册他人驰名商标的，驰名商标的所有人在发现之后，不管多少年都可以提出撤销该商标的注册。

《与贸易有关的知识产权协议》

●1994年缔结的《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称TRIPS协议）将巴黎公约只对于商品商标的保护，扩大到服务商标，对已注册的驰名商标保护范围，从同一种商品或者类似商品，扩大到非类似商品（未经注册的相关类别的商品）。

入世前我国的规定

●1985年我国加入《保护工业产权巴黎公约》，开始履行保护驰名商标的义务。

一方面，对外国驰名商标在中国遇到注册和使用中违反《巴黎公约》规定的，不予注册，禁止使用。

在商标注册和商标评审案件中解决了遇到的驰名商标问题。

●为了解决用欺骗或者不正当手段注册他人驰名商标问题，我国于1993年在修订商标法时，在《商标法实施细则》第二十五条中增加了撤销注册他人“公众熟知商标”的规定。

符合《巴黎公约》保护驰名商标关于对他人复制、摹仿“不予注册”，已经注册的予以撤销的规定。

●国家工商行政管理局第56号令于1996年8月14日发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》。

这是我国第一次作出驰名商标认定和管理的行政规章。

2003年4月17日《驰名商标认定和保护规定》修订发布。

商标法对驰名商标保护规定

●我国的驰名商标保护制度与世贸规则和巴黎公约的保护形式和原则相一致，即在商标确权或者商标侵权案件发生后，当事人依据商标法第十三条和实施条例的有关规定提出请求，并依据商标法第十四条规定提出商标驰名因素的证据。

商标行政执法机关将依法对证据进行审查认定，对驰名商标予以保护。

●另外，针对当前将他人驰名商标登记作为自己企业名称中显著部分，欺骗或者误导公众可能造成误解，损害商标所有人合法权益的现象，《商标法实施条例》第五十三条规定，商标所有人可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。

企业名称登记主管机关应当依据《企业名称登记管理规定》处理。

企业名称冲突解决的规定

●有两种理解：

一种认为，一个商标被认定为驰名商标以后，企业名称登记主管机关，可不予（他人）登记。

登记了的，可以依据《企业名称登记管理规定》处理；另一种认为，驰名商标不应以认定作为前提，而应以商标驰名的事实为前提。

商标所有人的商标驰名和其市场影响是一种事实，他人如果在相同的经营范围中，作为其企业名称中显著部分进行登记，有可能造成欺骗或者误导公众的话，该驰名商标所有人向企业名称登记主管机关提出，企业名称登记管理机关可以依据《企业名称登记管理规定》处理。

保护驰名商标的实际操作

●“保护驰名商标”的英文“TheProtectionofwell-knowntrademark”概念是十分清楚的。

“well-knowntrademark”的中文的确切概念应当是“公众知晓商标或者是公众熟知商标”（这个概念的含义在WIPO的《保护驰名商标的联合建议》中明确规定）。

而well-knowntrademark作为中文译为“驰名商标”已经约定俗成，只要执法活动中准确理解其含义，这样的翻译是可以理解的。

●注册商标专用权已经受到商标法保护，未注册商标已经在市场上为相关公众知晓或者熟知的话，他人以复制、摹仿、翻译方式注册或者使用如何保护呢？

很简单，商标注册和管理机关或者司法机关不予注册、禁止使用。

驰名商标（认定），法律保护决不可以用于广告宣传

●不是解决对未注册商标的保护，而是公权利参与市场竞争；

●驰名商标认定，给利用公权利的评比针对市场；

●背离了“被动保护，个案处理”原则的恶果。

《商标法》主要原则

–商标法根本宗旨：

保护商标专用权和保障消费者利益的原则；

–在确认商标专用权的制度方面，采用注册原则；

–在商标确权程序方面，采用审查原则；

–在商标专用权归属方面，采用申请在先原则；

–在商标注册管理制度方面，采用自愿注册原则；

–在商标注册体系方面，采用统一注册原则；

–在商标行政管理方面，采用分级管理原则；

－在处理国际商标实务方面，采用国民待遇原则和优先权原则。