涉外知识产权培训.docx
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涉外知识产权培训
涉外法律培训-知识产权
德恒专商
涉外知识产权
涉外专利涉外商标商业秘密的保护涉外著作权（计算机软件）企业知识产权战略
涉外专利
专利权的特点：
专有性、时间性、地域性
到美国申请专利是因为我们一直的定位是想有一个国际化战略。
国际化战略我们希望用技术、专利树立一个技术品牌的形象，从而再赢得国际的市场，我们率先在美国申请，同时在欧洲还有日本等国也都申请了专利。
专利是为我们的市场服务的，我们在美国收取专利费，诉讼是其中的选择之一，但它不是目的，只是其中一种手段，我们还有一些其他的做法，比如合作等。
对比日本和韩国的企业，当初他们也是什么都没有，在专利的围剿之下没有发展起来，其实我们可以站在巨人的肩膀上，国外有技术，我们做一种更先进和创新的东西，中国人这么聪明也应当能够做得到。
---朗科总裁邓国顺
浙江童车生产厂商，“好孩子”童车，这家以4万元专利转让费起家的童车制造企业，15年间共起诉、立案侵权案件76起，结案71件，判决赔偿金额900多万元。
“好孩子”公司自主研发的一辆摇篮式婴儿车，独创了具有平行、弧形两种秋千式摇法，并独创了流线型的造型，为此分别申请了国际《专利合作条约》（PCT）的发明和外观专利。
该产品很快进入美国市场主流销售渠道，仅用3年时间一举拿下美国市场的婴儿车销量冠军。
“好孩子”仍然是中国制造业专利突围的领先者，对于更多的开始国际化进程的中国公司，建立全球专利布局已经开始起步。
。
。
世界各国专利特点-欧洲专利：
1.专利类型：
发明专利；
2.专利期限：
自申请日起20年；
3.先申请制，即谁最先提出申请谁有权获得专利；
4.早期公开：
自申请日（优先权日）起18个月公开；
5.新颖性检索：
欧洲专利局自动对申请进行新颖性检索，并于申请日之后6-12个月发出检索报告；
6.请求实审和指定进入国家：
自公开日或检索报告发出日起6个月内提出实审请求和指定国家，并缴费，欧洲专利局进行实质审查，合格者获发欧洲专利证书；
7.获得欧洲专利证书后在规定时间内向申请阶段指定的会员国或延伸国办理登记手续，使该专利在会员国或延伸国生效。
世界各国专利特点-美国：
1.专利类型分为实用专利、植物专利和外观设计专利；
2.专利期限：
实用专利-自申请日起20年；
植物专利-自申请日起20年；
外观设计专利-自核准公告日起14年；
3.先发明制，只有最先发明的人能够成为专利申请人（新修改的专利法将改为先申请制）；
4.申请人同时必须是发明人；
世界各国专利特点-德国：
1.专利类型分发明专利、实用新型专利和外观设计专利；
2.专利期限：
发明专利-自申请日起20年，实用新型-自申请人起10年，外观设计专利-自授权公告日起5年，可延期4次，每次5年，最长25年；
3.发明和实用新型专利每年需缴纳年费维持专利有效；外观设计专利每5年缴纳延期费维持专利有效；
4.早期公开、延迟审查制：
发明自申请日（优先权日）起18个月公开，自申请日（优先权日）起7年内提实审请求；
5.实用新型专利和外观设计专利自申请提交后专利局自动进行形式审查制，合格者获得授权；
6.专门的专利法院审理专利诉讼案件。
世界各国专利特点-日本：
1.专利类型分发明专利、实用新案专利和意匠专利；
2.特许专利期限：
发明专利-自申请日起20年，实用新案-自申请人起10年，意匠专利-自授权公告日起20年；
3.每年需缴纳年费维持专利有效；
4.先申请制，即谁最先提出申请谁有权获得专利；
5.早期公开、延迟审查制：
特许专利自申请日（优先权日）起18个月公开，自申请日（优先权日）起3年内提出实质审查；
6.实用新案专利自提交后专利局自动进行形式审查，合格者获得授权；
7.意匠专利自提交后专利局自动进行实质性审查，合格者获得授权；
8.专门的专利法院审理专利诉讼案件。
国际专利申请的主要途径-PCT：
●专利合作条约（PCT）是巴黎公约下的一个专门性条约，由世界知识产权组织进行管理。
其成员国目前已达178个。
●按照PCT的规定，在任何一个PCT成员国提出的一项专利申请，可以视为在指定的其它成员国同时提出了申请。
实现了一国申请，多国有效。
●PCT的主要目的在于简化以前确立的在几个国家申请发明专利保护的方法，使其更为有效和经济，并有益于专利体系的用户和负有对该体系行使管理职权的专利局。
传统的专利体系与PCT体系的比较：
PCT申请的优点：
1，简化提出申请的手续。
申请人可使用自己熟悉的语言（中文或是英文）撰写申请文件，并直接递交到中国国际知识产权局。
2，推迟决策的时间，准确投入资金。
在国际阶段，申请人会收到一份国际检索报告和一份书面意见。
根据这些报告或书面意见，申请人可初步判断自己的发明是否具有专利性，然后根据需要自优先权日起三十个月内办理进入某个或是某几个国家的手续，即提交国家申请的译文和缴纳相应的费用。
3，完善申请文件。
申请人可根据国际检索报告和专利性国际初步报告，修改申请文件。
外国公司的专利布局：
杜邦公司早在1990年～1991年就向原中国专利局集中申请了270多件专利，当其1996年大规模在华投资办企业时，这批专利大都获得了在中国的专利授权，利用时间差对其拓展中国市场提供了有效的知识产权保护。
我国PCT申请现状：
根据世界知识产权组织（WIPO）最新公布的数据显示，2010年中国通过《专利合作条约》（PCT）申请的国际专利申请量达到12337件，比2009年增长56.2%，增速居世界各主要国家之首，排名也由2009年的世界第五位升至第四位。
专利海外申请刻不容缓：
华为无疑是中国企业国际化的明星之一。
华为每年在海外申请的专利数量都在以30％－40％的速度递增，而其去年在美国、欧洲等地申请专利200件。
华为全球知识产权战略的成功显然是凤毛麟角，对于更多的中国企业而言，最让他们犹豫的仍然是知识产权的成本问题。
海外高昂的专利申请成本阻止了中国企业海外申请专利的进程，以美国为例，申请一个发明性专利的花费经常要超过10万人民币，还有不菲的维持费用。
然而，留给中国企业考虑专利成本的时间其实已经不多。
以美国337条款为例，一旦被判为非法，那么美国国际贸易委员会（ITC）可以发出“普遍排除令”和“有限排除令”两种禁令。
2003年7月8日，美国国际贸易委员会发布公告，对北汽福田出口美国的农用拖拉机、草地拖拉机、乘式剪草机及其零部件下达“有限进口排除令”，这意味着这些产品可能永远被逐出美国市场。
“337”条款
何为“337”条款？
337条款程序，是指根据美国1930年关税法第337条规定的行政调查程序。
《美国关税法》337条款的立法目的在于防止美国产业因进口产品的不公平的竞争而遭受损害，特别是在知识产权方面。
“337条款”的主要内容是：
“如果任何进口行为存在不公平竞争方法或者不公平做法（主要指侵犯美国版权、专利权、商标权和实用新型设计方案等知识产权），可能对美国产业造成抑制，ITC可以应美国国内企业的申请进行调查。
”
“337”条款—堵截中国进口货物的武器
目前，337条款、反倾销和保障措施共同构成美国企业堵截中国进口货物的三种主要武器，而且337程序的发起与诉讼成本要远低于反倾销和保障措施。
任何一家美国企业如果认为某一进口货物的进口侵犯了它的知识产权，就可以发起337程序。
一旦该企业可以证明进口产品确已构成侵权，美国国际贸易委员会（USITC）就有权力暂时或者永久禁止该产品的进口。
“337”和反倾销的区别：
从调查对象看，337调查是针对进口贸易中的不公平行为实施的调查，实践中主要针对进口产品侵犯美国知识产权的行为；反倾销调查是针对一国的出口价格低于正常价值的倾销行为进行的调查。
从申请人资格看，（涉及知识产权的）337调查的申请人是美国知识产权权利人，无论其是美国人（企业）还是外国人（企业），申请时只需证明美国国内相关产业存在，无需证明损害；反倾销调查的申请人则必须是代表美国国内产业的国内利害关系方，提交申请时应提供倾销、损害以及二者因果关系的初步证据。
从制裁措施看，337调查的制裁措施主要是排除令、禁止令、扣押和没收令，这些措施在涉案知识产权的有效期内将一直生效；反倾销调查的制裁措施一般包括反倾销税和价格承诺，反倾销税的征收期限一般为5年。
从制裁措施对贸易的影响看，在337调查中，被实施了排除令的外国产品将不能进入美国；在反倾销调查中，如果缴纳了反倾销税，外国产品仍能进入美国。
“377”-中国：
近年来，随着中国出口产品结构的不断升级，高附加值、高技术含量的产品出口比例日趋上升，涉及知识产权的纠纷也随之日益增加。
过去的两年间，美国国际贸易委员会受理涉及337条款的案件中，中国内地公司跃居亚洲第一位，今年上半年，美国国际贸易委员会调查的11起诉讼中，有4起诉讼是直接针对中国企业，占总数的36%.
我国企业遭遇“337”：
我国企业遭受美国“337调查”造成的损失，包括直接损失和间接损失。
直接损失：
达成和解所支付的专利许可费，败诉后支付的赔偿金、律师费和利息等。
赔偿金又包括补偿性赔偿金和惩罚性赔偿金，补偿性赔偿金如知识产权使用费、应得利息收入和侵权人不正当的利润损失，高的可达数亿美元，低的也有上百万美元。
如果被判定为恶意侵权，还将被处以补偿性赔偿金额的2～3倍的惩罚性赔偿金。
中国企业如何应对“337条款”-1
1.建立对“337条款”的预警机制
首先，中国企业应加强对“337条款”的理论研究，提高对“337调查”的理解和认识；
其次，在产品出口前应进行产品所涉专利的检索工作，确定是否有可能涉及该产品的美国专利或涉及该产品的制造方法的美国方法专利。
最后，应当根据本企业、本行业的特点，制定积极应对“337调查”的策略，联合该行业力量，做到“未雨绸缪”。
中国企业如何应对“337条款”-
22.要积极应对
首先要强化自己的知识产权意识，不但要完善本企业自主的知识产权开发、管理和保护体系，也要尊重他人的知识产权；不但要防范自己的知识产权被侵权，还要杜绝和防止自己的产品侵犯他人的知识产权，从而引起不必要的讼累。
企业不仅要在中国国内进行相关申请、注册，还要在美国等国家注册、登记。
另外，我国企业面对“337调查”应该积极应诉，要主动维护自身权利。
中国企业如何应对“337条款”-3
3.积极向美国申请专利是应对“337调查”的重要途径
中国企业要长远发展，最关键还在于首先要有自己的核心技术，缺乏核心技术的企业只能是别人的“加工厂”、“代工人”。
因此，在发展自己的核心技术的同时，必须将原来的以模仿为主的发展思路调整为以自主创新为主的理念，从一定层面上来说就是积极向美国申请专利。
不能说每个中国出口企业都会遭遇到美国的“337调查”，但是在美国遭到“337调查”的中国企业大多没有在美申请专利。
中国企业如何应对“337条款”-4
4.专利申请文件是关键
专利申请文件（主要包括说明书和权利要求书）的撰写质量是获得专利保护的关键。
否则，即使批准了专利，技术也得不到保护。
重要的专利申请一定要委托有丰富代理经验并且敬业的专利代理人撰写，否则极可能会造成不可挽回的损失。
专利的保护范围是由权利要求书中的各项权利要求确定的。
获得专利证书是容易的，难的是获得好的权利要求。
权利要求中的每一词，每一句，甚至每一个标点符号，都是共同构成了专利的保护范围的“特征”。
如果“侵权”产品或方法中缺少权利要求中的任何一个“特征”，都可能被视为不侵权。
专利的国际申请中，翻译是必不可少的环节，翻译的准确性和严谨性会影响一个专利的效力。
国际技术转让
技术转让VS国际技术转让
技术转让：
技术持有者通过各种方式将其拥有的生产技术、销售技术或管理技术以及有关的权利转让给他人的行为。
超越国境的技术转让行为就是国际技术转让。
国际技术转让，包括商业性技术转让和非商业性技术转让。
非商业性技术转让是指通过政府援助、技术情报交换、学术交流和技术考察等形式进行的技术让渡。
商业性技术转让指技术有偿转让，亦称技术贸易。
在有偿技术转让中，销售技术的一方成为技术出让方，购买技术的一方成为技术受让方，或技术引进方，因此，从购买者角度来看，技术转让又可称为技术引进。
国际技术转让的现状及发展：
伴随经济的发展，通过技术商品化，现代的国际技术转让就逐步萌芽、发展起来。
技术先进就意味着经济占优势，从而在竞争中脱颖而出，立于不败之地。
因而，技术成为竞争中的焦点，作为一种特殊商品，技术开始普遍成为国际贸易中的重要标的。
据联合国的有关资料估计，在20世纪60年代中期，全世界技术贸易成交额仅为27亿美元，到70年代中期增至110亿美元，到80年代中期则激增到400～500亿美元，进入90年代以后，则超过1000亿美元。
以“和平与发展”为主题的良好的国际环境为使高新技术的发展和国际技术贸易提供了更广阔的舞台和更好的机遇，因而国际技术贸易出现了崭新的面貌：
其一：
国际技术贸易额在国际贸易总额中的比重加大。
其二：
年增长速度加快。
其三：
国际间的技术贸易已经与产品贸易紧密结合。
其四：
国际技术贸易的范围更广、地域更大，差不多遍及到世界上所有的国家、地区。
案例分析：
中国某技术设备公司诉德国某有限公司技术引进合同纠纷案
原告：
中国某技术设备公司。
被告：
德国某有限公司。
１９９１年８月，我国某技术设备公司（受让方）与德国某有限公司（转让方）签订了一份引进新型液压泵生产设备和制造该新型液压泵专有技术的合同。
该合同第4条规定：
对那些总机构是在中国以外注册的液压泵用户，假如与转让方的利害关系无冲突和将无冲突，那么这些液压泵的生产和交货是可以进行的。
如上所述情况须经双方协商最后判断，与转让方是否存在利害关系的冲突或是否将存在冲突，将由转让方单方决定；
受让方在签订合同前对合同条款并未作认真审查，到合同实际履行过程才发现，上述第四项合同内容几乎将受让方出口该合同产品的权利剥夺殆尽。
受让方要出口合同产品，都必须得到转让方的同意，而转让方为了维护己方的国际市场，必然会以该项出口与转让方的利害关系有冲突为由，拒绝同意受让方出口该合同产品，即使同意，也会借机索取高额补偿费用。
于是受让方试图与转让方磋商，以求修改合同中这一不公平条款，遭到转让方拒绝。
受让方遂诉至法院，以显失公平和转让方有欺诈意图为由，请求法院认定该合同无效。
【审理结果】
在法院审理过程中，经过长时间的谈判，双方最后达成庭外和解：
转让方同意取消该争议条款，受让方向转让方支付１２万元的补偿金。
国际技术转让的特点：
1、标的是作为无形财产的技术。
国际技术转让首先是一种技术转让。
作为技术转让，其交易的标的不同于货物买卖交易中的标的——货物。
一般地，货物属有形财产范畴。
而技术则属无形财产范畴。
正是由于国际技术转让的这一特点，才将其与国际货物买卖交易区分开来。
2、交易具有国际性。
国际技术转让是依照国内法律或国际法律文件而具有国际性的交易。
正是因为其具有国际性，才将其与国内技术转让交易区分开来。
3、交易通常具有复杂性。
国际技术转让的复杂性表现在以下诸方面：
1）形式多样。
既有单纯的技术转让，也有与其他交易结合的技术转让。
2）内容较多。
在一个国际技术转让交易中，除技术资料的交付外，常常还有诸如技术的改进和发展、保密、考核验收和技术培训等内容。
3）涉及的法律较多。
国际技术转让通常所涉及的法律不仅有民法、商法，还有诸如专利法、商标法和版权法等知识产权法，以及反不正当竞争法和国际技术交易管制法等。
TRIPS《与贸易有关的知识产权协定》
TRIPS的含义和宗旨
⏹TRIPS:
AgreementOnTrade-relatedAspectsofIntellectualPropertyRight《与贸易有关的知识产权协议》的简称。
⏹“TRIPS”的宗旨是：
期望减少国际贸易中的扭曲和障碍，促进对知识产权充分，有效的保护同时保证知识产权的执法措施与程序不至于变成合法的障碍。
TRIPS协议的特点
⏹ 世界贸易组织的TRIPS协议是迄今为止对各国知识产权法律和制度影响最大的国际条约。
与过去的知识产权国际条约相比，该协议具有三个突出特点：
第一，它是第一个涵盖了绝大多数类型知识产权类型的多边条约，既包括实体性规定，也包括程序性规定。
这些规定构成了世界贸易组织成员必须达到的最低标准，除了在个别问题上允许最不发达国家延缓施行之外，所有成员均不得有任何保留。
第二，它是第一个对知识产权执法标准及执法程序作出规范的条约，对侵犯知识产权行为的民事责任、刑事责任以及保护知识产权的边境措施、临时措施等都作了明确规定。
第三，它引入了世界贸易组织的争端解决机制，用于解决各成员之间产生的知识产权纠纷。
过去的知识产权国际条约对参加国在立法或执法上违反条约并无相应的制裁条款，TRIPS协议则将违反协议规定直接与单边及多边经济制裁挂钩。
TRIPS与中国专利法
1.扩大了专利权人专有权的范围，增加了“许诺销售权”。
“许诺销售”亦称提供销售，是以做广告、在商店橱窗或展销会陈列展示等方式明确表明愿意出售专利产品的行为。
⏹TRIPS协议第28条规定：
应赋予专利权人制造、使用、许诺销售、销售进口专利产品或依专利方法直接获得的产品的权利，及禁止他人未经许可用上述方式获得专利产品的权利。
⏹我国原专利法未赋予专利权人“许诺销售权”及禁止他人“许诺销售权”，这使得专利权人即使发现他人在擅自实施对自己专利产品的许诺销售行为，也苦于没有法律依据，只能等侵权产品已实际销售，损失已造成时才能请求法律救济。
⏹新的专利法第11条明确规定了专利权人享有禁止许诺销售权。
TRIPS与中国专利法
⏹ 2.增加了“即发侵权”的规定，赋予了专利权人诉前财产保全、证据保全的请求权。
⏹TRIPS协议第50条关于即发侵权的规定，我国专利法第61条明确规定：
“专利权人或利害关系人有证据证明他人正在实施或即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害时，可在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。
”这一规定突破了传统民法侵权责任的承担必须要有损害事实的存在这一要件，阻止了侵权货物进入流通渠道，更好地保护了专利权人的权利。
TRIPS与中国专利法
⏹ 3.取消了我国因所有制不同而在企业间产生的对专利权的“所有”和“持有”的区别。
⏹由于我国过去对企业是以所有制为划分标准，认为国有企业资产属于国家所有，因此，国有企业对专利只能是“持有”，不能自由处分。
这样的规定导致国有企业发明创造及申请专利的积极性不高，也导致国有企业与外国企业、港澳台企业待遇不同，与TRIPS协议所规定的国民待遇不符，
⏹新专利法删除了国有企业对专利“持有”的规定。
TRIPS与中国专利法
⏹4.侵权责任的承担进一步细化。
我国传统侵权责任的承担首先强调主观过错，因此原专利法规定：
使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的产品的，不视为侵权。
这种“不知者的善意使用不视为侵权”的理论与TRIPS协议不符。
⏹TRIPS协议第45条规定：
“在适当场合即使侵权人不知或无充分理由应知自己从事之活动系侵权，成员仍可以授权司法当局责令返还所得利润或令其支付法定赔偿额，或两者并处。
”
⏹基于此，我国新专利法第70条规定：
“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。
TRIPS与中国专利法
⏹5.在程序上确立了司法终审制度。
TRIPS协议要求对当事人提供要求司法机关审查最终行政决定的机会。
即任何工业产权的撤销或丧失在符合一定条件下，均应通过司法机关最终审查决定。
⏹过去我国专利权的无效或撤销是由专利复审委员会作最终决定的，对专利权偏重于行政保护，这与TRIPS协议所支持的司法保护不符。
⏹为适应TRIPS协议的要求，新专利法第41条规定：
“专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。
”
涉外商标
广东志高空调意在印度尼西亚申请注册其商标并进行商标检索，却惊讶地发现与其本公司一模一样的一个商标已经在该国注册。
经过调查为志高空调在印度尼西亚的一个经销商以自己的名义对志高空调的商标进行了注册。
如果通过正常程序注册，没有在先的申请，志高空调可以仅花费1000美金左右，完成在印尼的商标注册，但现在志高空调如果想夺回自己的商标，其费用至少高达3万美金;
上海“英雄牌”金笔深受日本消费者的欢迎，但其商标却被日本商人抢先在日本注册，从而要求中方按“英雄牌”金笔在日本的销售量向他支付5%的佣金，致使中方在日本的代销商因无利可图而停止代销，中方为此付出巨大的代价。
几组有关中国商标的数据：
据国家工商总局统计资料表明，已有15%的国内知名商标在国外遭抢注。
20世纪80年代以来，中国出口商品商标被抢注的多达2000多起，其中在澳大利亚被抢注的商标有250多个，在日本被抢注的商标有200多个，在印度被抢注的商标有80多个，还有欧盟、拉美以及东南亚一些厂商也在抢注我国知名商标,造成每年价值约10亿元人民币的无形资产的流失。
2005年世界品牌实验室公布的“中国500个最具价值的品牌”中，有46%未在美国注册，50%未在澳大利亚注册，54%未在加拿大注册，而在欧盟未注册的比例高达76%。
据世界知识产权组织（WIPO）公布的统计数字显示，2005年，中国的商标国际注册申请量为1334件，比2004年增长31.4%，申请量排名第八位，但仅占该年商标国际注册申请总量1.35767万件的4%，占该年我国商标国内申请总量83.8万件的0.16%。
上述数据表明，中国加入WTO后，中国企业正加快“走出去”步伐，随着国内企业和产品在海外知名度不断提高，竞争力不断增强，中国商标日益引起海外市场主体的关注，而中国企业自身又缺乏商标保护意识，从而给不法之徒可乘之机。
为了能在海外谋求更大发展，切实采取措施预防被抢注已刻不容缓。
商标保护具有地域性：
目前除美国等少数国家外，世界上大多数国家和地区都采取注册在先原则，即谁先在该国和该地区注册商标，谁就拥有该商标的专用权。
根据商标保护地域性的规定，商标一旦抢注成功，被抢注商标的企业就不得在该国或该区域内使用此商标，否则构成侵权。
因此，被抢注商标的企业只有以下三种选择：
1、放弃原商标另创品牌。
如日本松下公司的“National”商标，虽然在日本早已家喻户晓，但是由于该商标在美国被他人使用在先，松下公司只好变更商标，在日本国内继续使用“National”商标，而在国外创设了“Panasonic”的新商标。
2、高价回购。
如著名的“Hisens”商标因在德国被西门子公司抢注，西门子向海信要价4000万欧元（相当于4亿人民币），后来经过多方的努力，历时六年，海信最终以50万欧元赎回。
3、通过法律途径撤销被抢注的商标。
如健力宝虽然在韩国夺回了商标权，但也付出了巨大代价。
不但增加企业的经营成本，同时也推迟了其产品占据市场的时间，必然影响产品市场份额。
世界驰名商标“可口可乐”、“奔驰”、“麦当劳”、“柯达”、“雀巢”、“欧米茄”等均在150多个国家申请注册，并取得商标权。
“松下”先后在180多个国家和地区相继注册了1.3万件商标。
英国“联合利华公司”在世界各国拥有注册商标达7万件，在中国注册的商标就超过了1000件。
而我国的企业在知识产权保护方面还比较薄弱，商标意识较为淡薄，给外商可乘之机，致使近几年国内一些著名商标，甚至驰名商标在国外被纷纷抢注，给这些企业的无形资产造
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