“撤三”中商标使用的认定标准.doc
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“撤三”中商标使用的认定标准
作者
：
黄福松（江苏亿诚律师事务所）
朱庆杨（江苏亿诚律师事务所）
发布日期
：
2016.06.07
商标最主要的功能是起到区分商品和服务来源的识别作用，而这一功能的实现在于商标被实际使用，否则相关公众不能将商标与具体的商品或服务建立有效的联系，商标也就失去了其存在的价值。
对此，《商标法》作出了“商标因连续三年停止使用而被撤销”的规定，这一法律制度简称为“撤三”。
在实务中，“撤三”认定的难点之一在于商标是否实际使用，本文将结合具体案例就该问题的认定规则进行阐述。
案例1
【案号：
（2015）京知行初字第3146号】
2003年7月11日，福州江龙鞋业有限公司（简称福州江龙公司）申请注册“ROCKY”（英文商标）（简称诉争商标），指定使用在第25类“鞋、皮带（服饰用）”等商品上，商标专用权期限截止到2016年2月27日。
2012年7月16日，罗琦品牌公司（简称罗琦公司）以诉争商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。
2013年9月6日，经商标局核准，诉争商标转让至罗琦公司。
经商标局以及商标评审委员会审理，均作出撤销诉争商标的决定。
对此，罗琦公司向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院审理后，认为：
1、在案涉2009年7月16日至2012年7月15日期间，诉争商标的权利主体仍为福州江龙公司，罗琦公司作为销售主体产生的发票，不能视为福州江龙公司对诉争商标的商业使用；2、罗琦公司的四份销售发票产生于香港地区，不能证明诉争商标在中国大陆地区的商业使用情况。
因此，罗琦公司不符合商业使用的条件。
据此，北京知识产法院驳回了罗琦公司的诉讼请求。
案例2
【案号：
（2014）高行（知）终字第2195号】
1993年6月15日，杭州磁带厂申请注册第716753号“大自然NATURE及图”商标（简称诉争商标），核定使用商品为第27类的地毯、苇席、垫子、体育场用垫、非纺织品墙帷，1994年11月21日获准注册并经续展，专用期限至2014年11月20日。
2009年12月23日，杭州磁带厂将前述商标转让至杭州比纳实业有限公司（简称比纳公司）。
后，佛山市顺德区瑞俪装饰材料有限公司以第716753号商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。
经商标局和商标评审委员会审理，均作出撤销诉争商标的决定。
比纳公司不服该决定，上诉至北京一中院，北京一中院审理后认为：
1、比纳公司虽然将诉争商标使用在墙纸上，但墙纸与诉争商标核定使用的非纺织品墙帷商品构成替代商品；2、比纳公司在墙纸商品上持续不断地公开、合法、有效地使用复审商标，具有真实的使用意图。
因此，比纳公司符合商标使用的要求。
于是北京一中院作出撤销商标评审委员会决定的判决。
后商标评审委员会不服一审判决，向北京高院提起上诉，北京高院审理后维持原判。
律师解析
关于“撤三”中“使用”的认定标准
《商标法》第四十八条规定了何为商标使用，但在“撤三”案件中，对于使用的认定仍然存在理解上的争议，笔者结合商标“撤三”制度的立法目的以及司法案例，对“使用”的认定标准归纳如下:
其一：
主体必须是商标权人或者许可的使用人；其二，主观上必须有真实使用的意图；其三，使用必须符合法定的表现形式；其四，必须是公开、合法的商业使用。
（一）商标使用的主体为商标权人或者许可的使用人
《商标法实施条例》第六十六条第二款规定：
“证明使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。
”可见，“撤三”制度中的使用主体既包括商标权人本人也包括商标权人许可的使用人。
在案例1中，尽管罗琦公司后来受让诉争商标，成为了诉争商标的权利人，但在三年不使用的三年期间，诉争商标的权利人依然是福州江龙公司。
因此，判断诉争商标的使用情况时，应当以当时的权利人福州江龙公司为主体审核是否实际使用该商标。
如果以罗琦公司为商标使用的判断主体，则会引出无权使用人使用商标是否属于“撤三”中使用行为的问题。
虽然客观上无权使用人的使用行为能够发挥商标的识别功能，但该商标指向的商品来源并非商标注册人，这显然是不符合商标注册人的使用意图的，同时也会造成市场上相关公众的混淆，违背了商标法指示商品来源、防止混淆的立法精神。
（二）商标使用人必须具备真实的使用意图
《商标法》只是对商标的使用形式进行了规定，而未明确规定在“撤三”中需要存在真实的使用意图，实际上商标使用人应当具有真实的使用意图，即通过真实的使用商标以达到指示商品来源的作用，从而实现商标的价值，而非仅为侵占商标资源、意图通过转让等手段谋取利益，进而维持诉争商标注册而进行的使用，或者并非基于商标权人的意志进行的使用。
由于主观状态属于人的内心活动，无法直接表现出来，只能通过外在行为进行推断。
是否具有真实的使用意图，通常可以从以下角度进行判断：
其一，商品的销售数量；其二，商品的销售范围；其三，商品的销售时间。
当然，这些因素不是绝对的，需要结合个案情况具体判断。
（三）商标使用必须符合法定的表现形式
商标专用权的本质要求是商标权人根据其被核准注册的商标标志和商品进行规范的使用，否则可能会对他人的合法权利造成侵害。
“撤三”制度本身不是为了惩罚商标权人，而是为了鼓励商标的使用。
因此，即便在一定限度内诉争商标在实际使用中存在细微改变，如果在相关公众施以一般注意力的情况下，能够辨认出诉争商标的显著特征，该商标也能够起到识别商品来源的作用，是符合“撤三”中的商标使用要求的。
如在案例2中，尽管比纳公司不是在核定使用的商品上使用商标，但由于核定使用商品与实际使用商品墙纸存在紧密联系，北京高院也认为这是符合商标使用要求的；又如北京知识产权法院（2015）京知行初字第3407号行政判决书中，诉争商标“LOUISLAFON路易拉菲”，实际使用商标是“路易拉菲”，北京知识产权法院认为这也是符合商标使用要求的。
（四）商标使用需要满足是公开、合法的商业使用
商标的本质在于能够被识别，没有投入商业使用的商标只能说是一种符号，只有在商业活动中以相关公众能够明确知晓的方式进行使用，这一符号才能转变为凝聚企业商品信息的商标，同时该商标的使用不能违反国家律、法规等强制性规定的要求。
对于仅是进行生产、销售、宣传等而进行的准备活动，由于该行为一方面没有在市场上使用商标使得相关公众获知，另一方面不排除是为了规避“撤三”的规定而进行的简单使用，一般不宜认定为商标法意义上的公开使用。
需要注意的是，由于商标法具有地域性，不在我国地域使用的商标，将不发生商标使用的效力。
如在案例1中，北京知识产权法院认为，罗琦公司在香港地区使用商标的行为不符合我国商标法的商标使用要求。
结语
商标的本质特征决定其必须进行使用才能发挥识别商品来源的作用，这也是商标存在的价值。
“撤三”制度的设立正是为了鼓励、督促商标权人积极地使用已获得商标专用权的商标，避免商标资源的浪费，同时也可以有效打击商标圈地现象。
黄福松（江苏亿诚律师事务所）
律师
朱庆杨（江苏亿诚律师事务所）
律师
江苏亿诚律师事务所
江苏亿诚律师事务所是江苏省极具规模的律师事务所之一，是江苏省律师协会省直属分会副会长所在单位，隶属江苏省司法厅、江苏省律师协会直接管理，是省司法厅批准的第一家劳动法专业律师事务所。
江苏亿诚律师事务所采用先进的公司化运作模式，实现律师专业化和团队化的有机融合，专注于企业与投融资、资本市场、建设工程与房地产、知识产权、劳动与人力资源、诉讼与仲裁等商事法律服务。
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