美国专利法上的专利实用性判断标准研究Word文档格式.docx

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加强专利实用性审查，对于提高专利授权质量、实现专利制度目标，均具有特殊价值。

在实用性要件的立法模式上，存在着美国的“实用性”模式和日欧的“工业实用性”模式。

二者不但语词有别、判断标准不尽相同，背后所蕴涵的价值理念也有相当差异。

围绕实用性的规定性问题，美国法院曾作出了一系列重要判例，形成了独具美国特色的实用性判断标准。

通过美日欧三方对特殊领域实用性要件的协调，美国的实用性标准逐渐被日欧接受，深刻地影响了欧洲和日本的专利实践。

我国专利法对专利实用性的定义是非常粗糙的，类似于日欧的“工业实用性”，专利审查实践中的应用案例也不多，专利实用性要件理论远未完善。

深入研究美国专利法的专利实用性理论，对于我国专利实用性标准的完善具有重要意义。

一、美国早期和近代专利法上的专利实用性判断标准

早在尚处于英国殖民地时期，美国各州就开始了专利授予实践，对专利实用性的要求即已提出，而且被视为是授予专利权最为要紧的条件。

在专利实用性的定性方面，北美殖民地与欧洲早期专利法的要求完全相同，就是要求被授予的专利具备“经济实用性”，也就是说，专利必须对地方经济的发展真正有益，而且这种益处不是微不足道的，应该是明显的和重要的，并且在作出授权时是可以合理预期的。

为了满足这种实用性的要求，专利权人在申请授权的时候总是竭尽所能地论证其专利的重要经济价值，以争取获得议员们的认可并作出授权的决定。

“像当时的英国一样，各殖民地普遍认为，垄断专利以有利于地方产业和技术的开发与引进，即有利于公共利益为合法存在的前提。

任何人取得专利，需要提出申请，详细阐述其技术提供的具体公共利益，如降低价格、提供稀缺商品或节省劳动力。

”①杨利华著：

《美国专利法史研究》，中国政法大学出版社2012年版，第31页。

为了保证所授予专利的“经济实用性”，在作出授权行为之前，殖民地立法机关一般都会任命特别委员会对在案申请进行实际调查，调查的重点一般为申请专利的发明具体可能提供哪些公共利益、专利取得成功的几率以及专利对于不同利益有什么影响等。

马里兰州在1770年授予给JohnClayton和EsaacPerkins专利权之前进行了调查，南卡罗来纳州在1743年授予给HughSwinston专利权时也进行了事先调查并形成了调查报告。

这种通过个案调查的方法鉴定专利申请之实用性的专利实践，一直维持到美国1793年《专利法》生效。

在发明人享有天然的专利权利这一自然法思想的指导下②AdamMossoff,WhoCaresWhatThomasJeffersonThoughtAboutPatents?

ReevaluatingThePatent（Privilege）InHistoricalContext,inCornellLawReview,July2007,Vol.92,No.5,p.953.，美国1793年《专利法》全面确立了专利注册制，在行政程序环节不再对专利申请进行任何实质审查，而是将之后移至法院。

只要申请人提交了符合形式条件要求的专利申请材料，专利行政部门就准予办理专利权注册手续，它无权拒绝给不具备新颖性或者实用性的发明颁发专利证书。

随着美国工商业的发展以及专利市场价值的增加，特别是英国在18世纪后期发展起来的专利实用性应该交由市场决定的理论在美国的传播，经济学界和法学界开始用一种新的理论和观点来看待法院在专利实用性评价中的作用。

在此背景下，美国法院逐步确立、认同了“道德实用性”标准，彻底放弃了以公共利益为考量的“经济实用性”标准。

美国著名法官斯托里（JusticeJosephStory）在1817年所审理的一起重要的专利案件中，创立了全新的专利实用性判断标准。

在洛厄尔诉路易斯一案③Lowellv.Lewis,15F.Cas.1018（C.C.D.Mass.1817）（No.8568）.中，针对被告所提出的原告的专利产品比现有的同类产品装置还要差、没有促进公共利益因此不能受到专利保护的辩解，斯托里法官认为，“实用”、“有用”是与“有害”或“不道德”相对而言的，法律所要求的实用性是指发明不应当对好的事物、政策或者善良的社会道德准则有害，不具有实用性的发明必定是“毒害民众、鼓励放荡或者便于私人暗杀的发明”。

斯托里法官认为，法院在判断实用性时，仅限于确认发明是否有害，而不是传统意义上的裁决发明是否有利于社会公共利益，以及在多大程度上值得国家授予专利权；

发明是否实用、价值几何，均与公共利益无关，唯一有关的就是发明不得伤害社会的原则。

斯托里法官在该案中的解释经典、全面、深入地诠释了近代专利法上“道德实用性”标准的基本内涵。

由于越来越多的法官接受了斯托里法官的观点，“道德实用性”逐渐被确立为美国专利实用性的基本判断标准。

“道德实用性”标准的提出对美国的专利司法实践产生了深远的影响，在20世纪50年代现代专利法上的实用性标准确立之前，该标准一直是美国法院基于实用性宣告特定专利无效的基本理由。

在19世纪后半期，该标准经常被法院用来否定就赌博工具所进行的专利申请行为。

在1897年Schultzv.Holtz一案④Schultzv.Holtz,82F.448（N.D.Cal.1897）.中，法院否决了一项关于在铸币机上安装硬币回收装置的专利申请行为，因为法院认为，这项发明可以被用于赌具老虎机上。

在1889年发生的NationalAutomaticDeviceCorp.v.Lloyd一案⑤NationalAutomaticDeviceCorp.v.Lloyd,40F.89,90（N.D.Cal.1897）.中，法院否决了一项关于玩具赛马道的专利申请，理由是这种玩具赛道可以被用于赌博。

除了基于“无害实用性”的原则否决与赌具有关的专利申请外，对于纯粹用于欺骗的发明也经常基于缺乏实用性的理由被法院认定为无效。

在Richardv.DuBon一案⑥Richardv.DuBon,103F.868,873（2dCir.1900）.中，联邦第二巡回上诉法院判定一项在国产烟草上制造斑点的方法专利无效。

法院查明，这项工艺唯一的用途就是使国产烟草看上去像是进口烟草，从而构成了对消费者的欺诈。

在“道德实用性”标准确立后很长的一个时期内，专利法对于实用性的要求被美国法院解读为专利不得违背公认的社会道德，而不是专利应当具有什么正面的价值或效用。

专利实用性的要求跌入谷底，实用性要件的法律地位大为降低。

二、美国当代专利法上的专利实用性判断标准

在近代专利法及其之前的阶段，申请专利保护的发明创造主要集中在机械、电子、无机化学等领域，由于发明成果贴近生活实际，发明的实用性问题比较直观，一般通过产品模型或者样品即可以得出确定性结论。

实用性遇到的真正问题就是可操作性的问题。

而在实践中，将那些违反自然规律的、本身不具有可操作性的臆造发明申请专利的情况，毕竟是极少数。

即使有人将那些类似于永动机的东西申请了专利，一般也不会对社会产生什么真正危害。

专利实用性的真正用武之地就是排除那些有害于社会道德风尚的发明获得专利授权。

但是20世纪50年代以来，随着有机化学和生物技术的快速发展，发明与发现的界限逐渐淡化，科学与技术日趋接近，出现了有人将本不具有直接的产业应用性的原属发现范畴的东西申请专利的情况，这种专利的授予将会使专利权人独占一大片未知领域的用途，妨碍了科学研究的开展；

同时，一大批未知用途的新的化学和生物技术制品被申请专利，引发了人们对实用性定义的重新思考⑦“生物技术，特别是基因序列的专利申请，给实用性审查造成了特殊的困难。

”参见胡波著：

《专利法的伦理基础》，华中科技大学出版社2011年版，第150页。

。

这些都是实践中随着科技发展而出现的有关实用性的新问题。

美国专利商标局和法院在处理这些新出现的实用性问题的时候，逐步创立和形成了一套与传统实用性判断方法完全不同的新规则。

美国专利判例法上所理解的有用性，是一种被称作特定的、本质的和可信的实用性标准。

具体来讲，实用性指的是发明创造能够以其技术创新点为根据，向社会公众所提供的某种直接而现实的好处，即专利的运用可以为公众带来直接的便利或利益，且这种好处在技术上是可信的。

（一）专利申请所披露的实用性必须是特定的

美国判例法和审查指南使用“SpecificUtility”来指代这一要件，中文一般将其译为“特定的实用性”或“具体的实用性”。

根据美国联邦巡回上诉法院在InreFisher一案中的看法，所谓“特定的实用性”是指，一项发明创造的实用性必须是非常具体的，根据说明书对实用性的揭示，它能够为社会公众提供一种界定清晰的和特别的益处⑧InreFisher,421F.3d1365,1371,76USPQ2d1225,1230（Fed.Cir.2005）.。

特定的实用性是与“一般用途”或“通用用途”（generalutility）相对称的概念。

所谓“一般用途”指的是一大类的发明创造共同具有的用途，是对不同发明的特定用途的一种抽象和概括。

如果仅仅指出了发明创造的通用用途，很多情况下将导致其没有办法被直接利用。

例如，将一种化学物质描述为一种药品或者一种催化剂，由于未能指明是治疗哪一种疾病的药品或者哪一类化学反应的催化剂，实际上将导致该发明没有直接利用的可能。

当然，普通用途和特殊用途都是相对的概念，具体“特殊”到什么程度才视为满足了特定的实用性的要求，就是要看专利申请所披露的用途有无直接在产业或者生活中运用的可能，这在很多时候依赖于生活经验。

例如，将一种化学物质的实用性披露为可以用来预防感冒一般就是符合特定的实用性要求的，虽然感冒又包含了很多种类。

美国专利审查指南要求审查员清晰地分辨，哪些申请人已经披露了具体用途的发明和哪些申请人仅仅指出其可能有用但未能揭示出其为什么被认为有用所需的具体性的发明。

并举例说，仅仅指出某种复合物在治疗某种未知疾病上是有用的或者其具有某种有用的生物特性，对于定义一项复合物专利的具体实用性是不充足的⑨USPTO,ManualofPatentExaminingProcedure,Rev.9,August,2012,p.2100-27.。

一项多核苷酸序列专利申请，如果其仅被揭示可以作为“基因探针”或“染色体标记”这类所有多核苷酸序列的通用用途，则由于缺乏对目标DNA的披露，其实用性将不被认为是特定的。

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）2005年在InreFisher一案中所作出的裁判意见对于理解“特定的实用性”具有十分重要的意义。

在该案中，DaneK.Fisher就编码玉米蛋白质及蛋白质片段的5种已经纯化的核苷酸序列（ESTs），向美国专利商标局提出了专利请求。

美国专利商标局驳回了申请，于是Fisher向CAFC提起了上诉。

CAFC认为，Fisher所声称的7种用途都不是“特定的”，玉米基因组中任一基因转录而得的任一EST都有可能实现任一声称的用途。

Fisher声称的7种用途中没有任何一种用途将其主张的5种ESTs与其专利申请中公开的32000种ESTs，或者从任一组织中获得的任一EST区分开来。

因此，法院得出的结论是：

Fisher仅公开了ESTs的普通用途，而不是满足美国《专利法》第101条的特定的实用性⑩InreFisher,421F.3d1365（Fed.Cir.2005）.参见肇旭著：

《美国生物技术专利经典判例译评》，法律出版社2012年版，第99-116页。

同时，这些所有的通用用途都是通向能够具体使用的直接用途的中间环节，除了对进一步研究有一定价值之外，这些通用用途并没有直接的产业或者生活实用性。

（二）专利申请所披露的实用性必须是本质的

美国判例法和专利审查指南使用“SubstantialUtility”来指称这一要件，中文一般译为“本质的实用性”或“实质的实用性”。

本质的实用性所要表达的是，一项专利申请的实用性必须是现实性的，而不能是潜在的。

用美国专利审查指南中的话来表达就是：

专利申请必须展示其在目前状态下就对公众有用处，而不是证明其对将来的研究有用处。

简言之，为满足“本质的”实用性要求，所宣称的用途必须能够展示“主张的发明具有重要意义，并且在目前状态下能够对公众提供立即可得的利益。

”科学界有一种信念认为，并非所有的发明创造都具有潜在的用途，一些类型的发明创造可能永远都不会有什么实际用途①MichaelRisch,EverythingisPatentable,75Tenn.L.Rev.591,634（2008）.。

例如，据目前的科学揭示，那些从不参与蛋白质编码或者调解的DNA，被认为是无用的DNA，它们占据了人类基因组的95%②SeeAmericanHeritageDictionaryoftheEnglishLanguage（4thed.2000）.转引自J.M.穆勒著：

《专利法（第3版）》，沈超、李华、吴晓辉等译，知识产权出版社2013年版，第258页。

如果人们不愿意把专利视为一种赌注的话，拒绝授予那些当前没有任何实用性的发明就是必须的。

在InreFisher一案中，法院否认Fisher所申请的5种ESTs的实用性时，在运用“特定的实用性”标准的同时还运用了“本质的实用性”作为评价标准。

法院在判决书中评论道：

“Fisher所主张的ESTs仅可被用于获取与基因及基因编码蛋白质相关的进一步信息。

主张的ESTs本身并不是Fisher研究工作的终点，相反，它只是在寻找实际（practical）实用性过程中所要用到的工具。

因此，虽然Fisher主张的ESTs也许对生物技术研究做出了显著的贡献，但是根据我们的先例，Fisher的专利申请并未满足《专利法》第101条的实用性要求。

Fisher并没有确定编码蛋白质的潜在基因的用途。

因为没有确定潜在基因的用途，所以我们认为，该ESTs的研究并没有发展到这样的关键点——可以向公众提供一种即刻的、明确的和现实的好处，从而值得授予专利权③崔国斌著：

《专利法：

原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第158页。

”因此，为了识别或合理确定出一种“现实世界”（realworld）的用途，那种要求或者构成进一步研究的对象意义上的实用性，并不符合“本质的实用性”的要求。

相反，治疗一种已知的或者新发现的疾病的方法以及分析那些本身已被证明有实用性的化合物的方法，则表达了现实世界的用途。

分析一种与特定疾病的发生有公认联系的物质的方法同样定义了现实世界语境下的有用性，这种有用性表现为，利用该方法可以识别出潜在的患者，以便采取进一步的预防和监控措施。

另一方面，下面这些例子由于需要通过进一步的研究才能确定其“现实世界”的用途，因而是不符合“本质的实用性”要求的：

（1）基础研究，例如就申请专利的产品的自身属性及其所包含的材料机理所进行的研究；

（2）一种治疗某种未知疾病的方法；

（3）一种用于分析、识别其本身尚无特定、本质用途的物质的方法；

（4）一种用于制作其本身尚无特定、本质和可信实用性的材料的方法；

（5）一种用于制作其最终产品尚未被发现实用性的中间物质的产品专利要求④USPTO,ManualofPatentExaminingProcedure,Rev.9,August,2012,p.2100-27.。

美国最高法院1966年所审结的Brennerv.Manson一案，是美国专利法上最为重要的判例之一。

该案清晰地表达了“本质的实用性”的含义及其要求。

1960年，AndrewJohnManson向USPTO提交专利申请，请求授予一种制备某已知类固醇的新方法专利权。

审查员驳回了Manson的申请，理由是其专利申请“未公开任何通过该方法制备的化合物的实用性”。

美国最高法院认为，由于类固醇领域中的化合物的用途具有强烈的不可预知性，尽管Manson的类固醇的邻近同系物被证明有抑制老鼠肿瘤的效果，但并不能据此推断Manson的类固醇也有同样的实用性。

Manson为其类固醇所披露的实用性只是推测性的，并非是已被确证了的。

法院认为，如果没有发展出具体的实用性，化学领域的方法专利会导致知识垄断。

这种垄断只有明确的法律规定时才能被授予。

除非方法被用来制造确实有用的产品，否则该方法专利的垄断边界将无法准确界定。

该权利要求可能独占一大片未知、也可能是不可知的领域。

这样的专利可能赋予专利权人阻碍整个领域科学发展的能力，而没有给予公众回报。

宪法和国会所预期的授予专利垄断权的基本对价，是公众从具有本质的实用性（SubstantialUtility）的发明中所获得的好处。

除非方法已被改进和发展到这一地步——存在立即可用的具体好处，否则没有充分理由许可申请人独占一片可能很宽泛的领域①Brennerv.Manson,383U.S.519,534-35,148USPQ689,695（1966）.参见崔国斌著：

原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第144页。

最高法院在判决书的最后对专利制度的本质做了一番堪称经典的评论：

“专利并不是一张狩猎许可证，它不是对探索过程本身的奖励，而是对其成功结果的报偿。

专利制度必须与商业世界（theworldofcommerce）而非思想王国（therealmofphilosophy）相联系。

”缺乏特定的实用性和本质的实用性的专利申请，由于尚无直接利用的可能，所以仍然处在思想王国的范畴之内，因此是不符合授予专利权的条件的。

（三）专利申请所披露的实用性必须是可信的

违背自然规律的发明创造必然是不具备可实施性的。

可是在判断发明创造是否违背自然规律时，虽然一些在本质上违背自然规律的发明创造可以被清楚地揭示出来，但是仍有很多发明创造是否违背自然规律并不能得到确证。

发明创造应当是可信的，包括该发明创造可以被制造或使用是可信的，以及专利说明书为之披露的用途是可信的。

发明创造应当是可信的这项判断标准，就是要解决那些被怀疑违背了某种自然规律（包括人们对于因果关系的认识），但是又难以确定究竟是否违背以及违背了什么样的自然规律一类的发明的实用性问题。

缺乏可信性的专利申请又可以细分为两种情况：

第一种情况是，没有明显的文字表明其违背了自然规律，而且经过分析也很难判断其违背了何种自然规律，但是技术方案本身有一定的问题，无法解决其所要解决的技术问题；

第二种情况是，声称能够解决某种或某一类社会问题，进而采用一个能够解决一定技术问题的技术方案，但是该技术方案对其所要求解决的技术问题实质上并没有任何贡献②张剑云：

《机电领域永动机类专利申请的审查方式研究》，载魏保志主编：

《专利审查研究（2010）》，知识产权出版社2011年版，第115页。

美国专利商标局在审查实践中就曾多次遇到这类申请。

例如，一项声称利用磁场改变食物味道的发明③Fregeauv.Mossinghoff,776F.2d1034,227USPQ848（Fed.Cir.1985）.，一种能产生能量的“冷聚变”（coldfusion）方法④InreSwartz,232F.3d862,56USPQ2d1703,（Fed.Cir.2000）.，一项声称能治疗各种癌症的未知合成物发明⑤InreCitron,325F.2d248,139USPQ516（CCPA1966）.，一项控制人体衰老的方法⑥InreEltgroth,419F.2d918,164USPQ221（CCPA1970）.，等等。

在这些案例中，考虑到该领域内的既有知识，申请人所宣称的实用性往往被认为是不可信的或者是误导性的。

美国专利商标局《实用性审查指南教程》提示审查员，申请人所主张的实用性在如下两种情形中将被认为是不可信的：

（A）申请人对实用性的主张，其所依赖的逻辑存在严重缺陷；

或（B）该主张所依赖的逻辑与事实不一致。

在这两种情况下，审查员可以要求申请人提供逻辑上和事实上的可信性证据，用于支撑申请人的实用性主张。

如果申请人没有提供相应的证据，或者所提供的证据不满足要求，审查员就可以所主张的实用性不可信为由作出驳回决定。

之所以强调发明创造的可实施性及其用途应当是可信的，是因为在专利审查实践中确实经常发生一些令人难以置信的发明。

所谓令人难以置信的发明，往往指的是那些根据现有技术，经过合乎逻辑的推理，难以证成的开创性的发明创造。

在判断专利的创造性时，有一种所谓产生了预料不到的技术效果的辅助判断因素，可以起到佐证该发明本身具有创造性的作用。

这种产生了预料不到的技术效果的发明在通常的技术眼光看来，有时候就是一种令人难以置信的发明。

针对这一类专利申请，在审查其实用性时，审查员不能仅从逻辑的角度进行判断，更不得因推理过程中存在逻辑断点而否定其实用性。

审查员在根据现有技术和逻辑推理提出合理怀疑之后，应该允许申请人提出必要的证据材料，只要有充足的证据显示，虽与现有技术和逻辑推理有悖，但确实发明具有实用性，则也就满足了实用性的要求。

相反，如果申请人提不出任何有说服力的证据，则不能认定其发明的实用性。

在发明史上，那些因为发明人想入非非而产生的难以置信的“奇谈怪论”式的发明创造不胜枚举。

比如，早在18世纪的时候，翁贝尔（Homberg）就凭借其奇思怪想从令人作呕的狗粪中提取制作了一种温润滑爽、能够使人的皮肤变得格外白嫩的油脂；

如今，英国科技人员又从猫粪中提取制作了50英镑一杯的昂贵咖啡①张之沧：

《当代科技创新中的非理性思维和方法》，载《自然辩证法研究》2008年第10期，第100页。

之所以会形成令人难以置信的发明创造，主要是由创造性思维的非逻辑性和人类知识的不确定性所决定的。

首先，创造性思维的非逻辑性决定了某些发明创造难以从逻辑上证成。

人们的思维包括逻辑思维和非逻辑思维两个大的组成部分，任何思维过程都是二者的统一。

非逻辑性思维在创造性思维中占有十分重要的地位②马超、赵贵军：

《论创造性思维的逻辑性与非逻辑性》，载《许昌师专学报（社会科学版）》1992年第3期，第107-111页。

非逻辑性思维主要表现为直觉和灵感，其思维过程无法使用逻辑的方法进行分析和认识，但它却是创造性的源泉。

爱因斯坦也一直认为他的相对论源于直觉，并认为许多科学原理“都不可能用归纳法从经验中提取，而只能靠自