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审查指南27

第七章　检　索

    １．引　言

    每一件发明专利申请在被授予专利权前都应当进行检索。

    检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键步骤，其目的在于找出与申请的主题密切相关或者相关的现有技术中的对比文件，或者找出抵触申请文件和防止重复授权的文件，以确定申请的主题是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性，或者是否符合专利法第九条第一款的规定。

    实用新型专利检索和香港特别行政区短期专利检索参照本章执行。

    检索的结果应当记载在检索报告中。

    ２．审查用检索资料

    ２．１检索用专利文献

    发明专利申请实质审查程序中的检索，主要在检索用专利文献中进行。

检索用专利文献主要包括：

电子形式（机检数据库和光盘）的多国专利文献；纸件形式的、按国际专利分类号排列的审查用检索文档和按流水号排列的各国专利文献；缩微胶片形式的各国专利文献。

    专利局的电子形式的专利文献主要包括：

中国发明专利申请公开说明书、中国发明专利说明书、中国实用新型专利说明书、欧洲专利申请公开说明书、专利合作条约的国际专利申请公开说明书、美国专利说明书、日本专利申请公开说明书和日本实用新型专利说明书及多国专利分类文摘等。

专利局的纸件形式的专利文献主要包括：

中国发明专利申请公开说明书、中国发明专利说明书、中国实用新型专利说明书、美国专利说明书、欧洲专利申请公开说明书、专利合作条约的国际专利申请公开说明书及多国专利分类文摘等。

    ２．２检索用非专利文献

    审查员除在专利文献中进行检索外，还应当查阅检索用非专利文献。

检索用非专利文献主要包括：

电子或纸件等形式的国内外科技图书、期刊、索引工具及手册等。

    ３．检索的主题

    ３．１检索依据的申请文本

    检索依据的申请文本，通常是申请人在申请日提交的原权利要求书和说明书（有附图的，包括附图）。

申请人按照专利法实施细则第四十四条应审查员的要求对权利要求书和／或说明书进行了修改，或者按照专利法实施细则第五十一条第一款规定对权利要求书和／或说明书提出了主动修改的，检索依据的申请文本应当是申请人最后提交的、并且符合专利法第三十三条规定的权利要求书和／或说明书（参见本部分第八章第４．１节）。

    ３．２对独立权利要求的检索

    检索主要针对申请的权利要求书进行，并考虑说明书及其附图的内容。

审查员首先应当以独立权利要求所限定的技术方案作为检索的主题。

这时，应当把重点放在独立权利要求的发明构思上，而不应当只限于独立权利要求的字面意义，但也不必扩展到考虑说明书及其附图的内容后得出的每个细节。

    ３．３对从属权利要求的检索

    对独立权利要求限定的技术方案进行检索，找到了使该技术方案丧失新颖性或者创造性的对比文件的，为了评价从属权利要求进一步限定的技术方案是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性，审查员还需要以从属权利要求进一步限定的技术方案作为检索的主题，继续检索。

但是，对于其限定部分的附加技术特征属于公知常识范围的从属权利要求则可不作进一步的检索。

    当检索的结果显示独立权利要求限定的技术方案具有新颖性和创造性时，一般不需要再对其从属权利要求限定的技术方案作进一步的检索。

    ３．４对要素组合的权利要求的检索

    权利要求是要素Ａ、Ｂ和Ｃ的组合的，审查员在检索这种权利要求时，应当首先对Ａ＋Ｂ＋Ｃ的技术方案进行检索，如果未查找到可评述其新颖性、创造性的对比文件，则应当对Ａ＋Ｂ、Ｂ＋Ｃ、Ａ＋Ｃ的分组组合以及Ａ、Ｂ和Ｃ单个要素进行检索。

    ３．５对不同类型权利要求的检索

    申请中包含了几种不同类型（产品、方法、设备或者用途）权利要求的，审查员应当对所有不同类型的权利要求进行检索。

在某些情况下，即使申请只包含一种类型的权利要求，也可能需要对相关的其他类型的主题进行检索。

例如，对一项化学方法权利要求进行检索时，除了对该方法权利要求本身进行检索外，为了评价其创造性，对用该方法制造的最终产品，除它们是明显已知的以外，也应当进行检索。

    ３．６对说明书及其附图的检索

    除了对由权利要求限定的技术方案，即申请请求保护的主题（以下简称申请的主题）进行检索之外，审查员有时还应当针对说明书及其附图中公开的对该申请的主题作进一步限定的其他实质性内容进行检索。

因为申请人在修改权利要求时，有可能把它们补充到权利要求中去。

例如，一件有关电路的申请，其权利要求限定的技术方案仅仅是电路的功能和工作方式。

但是，在说明书及其附图中，详细公开了一个重要的晶体管电路，对于这件申请，审查员不但应当对权利要求所限定的电路的功能和工作方式进行检索，而且还应当将该晶体管电路作为检索的主题。

这样，即使申请人以后通过修改将该晶体管电路写入权利要求书，审查员也不必再进行补充检索。

但是，对于在说明书中记载的那些与权利要求限定的技术方案之间不具有单一性的发明内容不必进行检索，因为通过修改将这些不具有单一性的发明内容作为申请请求保护的主题写入权利要求书是不允许的（参见本部分第八章第５．２．１．３节（３））。

    ４．检索的时间界限

    ４．１检索现有技术中相关文献的时间界限

    审查员应当检索发明专利申请在中国提出申请之日以前公开的所有相同或相近技术领域的专利文献和非专利文献。

这样做的好处是，审查员可以省去核实优先权是否成立的工作，除非出现了本部分第八章第４．６．１节所述的需要核实优先权的情况，例如检索到在该申请的优先权期间申请或公开的、影响其新颖性或创造性的对比文件。

    ４．２检索抵触申请的时间界限

    为了确定是否存在影响发明专利申请主题新颖性的抵触申请，审查员至少还需要检索：

    （１）所有由任何单位或个人在该申请的申请日之前向专利局提交的，并且在该申请的申请日后十八个月内已经公布或公告的相同或相近技术领域的专利申请或专利文件；

    （２）所有由任何单位或个人在该申请的申请日之前向国际申请受理局提交的，并且在该申请的申请日后十八个月内作出国际公布的相同或相近技术领域的指定中国的国际申请，以便检索出与该申请相同的、可能会按照专利合作条约（ＰＣＴ）的规定进入中国国家阶段而成为该申请的抵触申请的国际申请。

    ５．检索前的准备

    ５．１阅读有关文件

    说明书中引证了下面的文件的，审查员在必要时应当找出并阅读这些文件：

    （１）作为申请主题的基础的文件；

    （２）与发明所要解决的技术问题相关的背景技术文件；

    法３６

    （３）有助于正确理解申请的主题的文件。

    如果上述文件在专利局内不能得到，而它们对于正确理解和评价申请的主题又是必要的，没有这类文件，审查员不能进行有效的检索，那么审查员应当暂缓进行检索，通知申请人在规定的期限内提供这类文件的副本，待收到副本后再进行检索（参见本部分第八章第３．２．４和３．２．５节）。

    如果说明书中所引证的文件明显与申请的主题没有直接关系，那么审查员可以不予考虑。

    如果申请人提交了外国的检索报告，审查员应当阅读检索报告中引证的文件，尤其要阅读其中对申请的主题的新颖性、创造性有影响的文件。

    ５．２核对申请的国际专利分类号

    为了更有效地进行检索，审查员应当先确定申请的国际专利分类号（简称分类号）。

关于如何确定分类号，适用本指南第一部分第四章的规定。

为此，审查员应当在正确理解申请的主题的基础上，运用分类知识核对分类部门或国际检索单位所给出的分类号。

当发现分类号不准确时，应当按照本部分第八章第３．１节中的规定处理。

    ５．３确定检索的技术领域

    通常，审查员在申请的主题所属的技术领域中进行检索，必要时应当把检索扩展到功能类似的技术领域。

所属技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的，特别是根据明确指出的那些特定的功能和用途以及相应的具体实施例来确定的。

    审查员确定的表示发明信息的分类号，就是申请的主题所属的技术领域。

功能类似的技术领域是根据申请文件中揭示出的申请的主题所必须具备的本质功能或者用途来确定，而不是只根据申请的主题的名称，或者申请文件中明确指出的特定功能来确定。

例如，茶叶搅拌机和混凝土搅拌机属于功能类似的技术，因为搅拌是两者都必须具备的本质功能。

同理，切砖机和切饼干机也是功能类似的技术。

再如，一件申请的独立权利要求限定了具有某种结构特征的电缆夹子。

如果在电缆夹子所属的技术领域中检索不到相关的文件，应当把检索扩展到有关管夹和其他类似的夹子的技术领域，因为这些夹子具有与电缆夹子类似的本质功能，因此很可能具有申请的独立权利要求中限定的结构特征。

也就是说，进行扩展检索时，对于可能包含有与申请的主题的全部特征或者某些特征相关的内容的文献都应当检索。

    ５．３．１利用机检数据库

    审查员可以用关键词、发明名称、发明人等检索入口在机检数据库中通过计算机检索来确定检索的技术领域。

其中利用关键词检索入口来确定检索的技术领域是最主要的方式。

    在正确理解申请的主题的基础上，确定一个或者几个“关键词”，然后根据确定的“关键词”在机检数据库中进行检索和统计分析，例如，对检索得到的文献的分类号进行统计分析，尽可能准确、全面地确定检索的技术领域。

采用同样的方法，也可以确定针对前面所述的其他的检索主题应当检索的技术领域。

    ５．３．２利用国际专利分类表

    在利用机检数据库得不到确切的检索技术领域的情况下，审查员可以按照下面的步骤查阅国际专利分类表，确定检索的技术领域：

    （１）查阅国际专利分类表每个部开始部分的“部的内容”栏，按类名选择可能的分部和大类。

    （２）阅读所选定分部和大类下面的类名，从中选择最适合于覆盖检索的主题内容的小类。

    在进行以上两步时，审查员应当注意分部类名和／或大类、小类类名中的附注或者参见。

这种附注或者参见可能影响小类的内容，指出小类之间的可能的差别，并可能指示所期望的检索的主题所在的位置。

如果选择的小类在高级版分类表的电子层信息中有分类定义，则应当注意其详细内容，因为分类定义对小类的范围给出了最准确的指示。

另外，审查员还应当注意，当存在与检索主题的功能类似的功能性分类位置时，可能还存在与检索主题的功能相关的一个或多个应用性分类位置。

    在找不到检索主题的专门位置时，可以考虑将类名或者组名为“其他ＸＸ”、“未列入ＸＸ组的ＸＸ”的这一类剩余分类位置的分类号作为检索的技术领域。

    （３）参看小类开始部分的“小类索引”，阅读大组完整的类名及附注和参见，选择最适合于覆盖检索的主题的大组。

    （４）阅读所选择的大组下面全部带一个圆点的小组，确定一个最适合于覆盖检索的主题的小组。

如果该小组有附注和参见部分，则应当根据它们考虑其他分类位置，以便找到一个或者多个更适合于检索的主题的分类位置。

    （５）选择带一个以上圆点的，但仍旧覆盖检索的主题的小组。

    通过以上五个步骤可以选定最适合于覆盖检索的主题的小组。

这个小组及其下的不明显排除检索的主题的全部小组就是检索的技术领域。

如果选定的小组有优先注释，那么由优先注释确定的小组及其下的不明显排除检索的主题的全部小组也是检索的技术领域。

此外，选定的小组上面的高一级小组直到大组都是检索的技术领域，因为在那里具有包含了检索的主题且范围更宽的主题的文献资料。

如果选定的小组处于按“最后位置规则”分类的小类中，那么除了对选定小组及其下不明显排除检索的主题的小组进行检索外，还应当对与选定小组具有相同点数、且相关的在后的小组及其下不明显排除检索的主题的小组进行检索，此外，还应当对该选定小组的高一级相关的各小组直到大组进行检索。

例如，Ｃ０８Ｇ８／００中的三点组８／２０，是按“最后位置规则”选定的小组，其下有四点组８／２２。

在８／２０后，具有与８／２０相同点数、且相关的小组，还有三点组８／２４。

在三点组以上，有相关的二点组８／０８及一点组８／０４。

    因此，审查员应当首先检索８／２０小组，然后依次检索８／２２、８／２４、８／０８、８／０４小组，直到８／００大组。

    （６）用上述方法考虑同一小类中可能的其他大组或小组，以及通过步骤（２）选择的其他小类。

    ５．４分析权利要求、确定检索要素

    审查员在阅读申请文件、充分理解了发明内容并初步确定了分类号和检索的技术领域后，应该进一步分析权利要求，确定检索要素。

    ５．４．１整体分析权利要求

    阅读权利要求书，找出全部独立权利要求，初步分析独立权利要求，以确定独立权利要求所请求保护的技术方案是否属于本章第１０节所述的不必检索的情况。

    对于能够检索的权利要求，确定请求保护范围最宽的独立权利要求并分析该独立权利要求。

一般首先针对保护范围最宽的独立权利要求进行检索。

    ５．４．２确定检索要素

    首先分析请求保护范围最宽的独立权利要求的技术方案，确定反映该技术方案的基本检索要素。

基本检索要素是体现技术方案的基本构思的可检索的要素。

一般地，确定基本检索要素时需要考虑技术领域、技术问题、技术手段、技术效果等方面。

    在确定了基本检索要素之后，应该结合检索的技术领域的特点，确定这些基本检索要素中每个要素在计算机检索系统中的表达形式，例如关键词、分类号、化学结构式等。

为了全面检索，通常需要尽可能地以关键词、分类号等多种形式表达这些检索要素，并将用不同表达形式检索到的结果合并作为针对该检索要素的检索结果。

    在选取关键词时，一般需要考虑相应检索要素的各种同义或近义表达形式，而且在必要时还需要考虑相关的上位概念、下位概念以及其他相关概念及其各种同义或近义表达形式。

    在确定反映技术方案的检索要素时，不仅要考虑技术方案中明确的技术特征，必要时还应当考虑技术方案中的某些技术特征的等同特征。

等同特征是指与所记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征。

在确定等同特征时，应当考虑说明书中描述的各种变型实施例、说明书中不明显排除的内容等因素。

    ６．对发明专利申请的检索

    ６．１检索的要点

    审查员在检索时，要把注意力集中到新颖性上，同时也要注意和创造性有关的现有技术，把那些相互结合后可能使申请的主题不具备创造性的两份或者多份对比文件检索出来。

此外，审查员也要注意那些由于其他原因可能是重要的文件。

例如，有助于理解申请的主题的文件；或者最适于说明申请的主题，并可能成为审查员要求申请人改写独立权利要求前序部分及说明书的有关部分的最接近的现有技术文件。

    在检索时，审查员应当注意现有技术中专利文献的全部内容，尤其是专利文献的说明书（及其附图）的内容，而不应仅将注意力放在权利要求书上，应当将要检索的申请的权利要求书的内容与有关的现有技术中专利文献所公开的内容进行对比。

    ６．２检索的顺序

    ６．２．１在所属技术领域中检索

    所属技术领域是申请的主题所在的主要技术领域，在这些领域中检索，找到密切相关的对比文件的可能性最大。

因此，审查员首先应当在这些领域的检索用专利文献中进行全面检索。

例如，表示发明信息的分类号为×××７／１６……（７／１２优先），那么首先检索７／１６，然后检索７／１２；之后，还应当检索７／１６及７／１２之下属于不明显排除申请的主题的各个小组；最后检索覆盖申请的主题的高一级小组直到大组。

如果表示发明信息的分类号不止一个，那么还应当以同样的方法，在其他分类号的技术领域的检索用专利文献中进行检索。

    对申请的其他应检索的主题，应当在其所属和相关的技术领域采用类似的方法进行检索。

    ６．２．２在功能类似的技术领域中检索

    审查员应当根据本章第６．２．１节所述的检索的结果，考虑是否需要把检索扩展到功能类似的技术领域。

如有必要，应当在功能类似的技术领域中按照本章第６．２．１节所述的方法进行检索。

    ６．２．３重新确定技术领域后再进行检索

    如果通过本章第６．２．１及６．２．２节中的检索，没有找到对比文件，有可能是原来确定的技术领域不正确。

这时，审查员应当重新确定技术领域，在该技术领域中进行检索。

    在本章第６．２．１、６．２．２及６．２．３节的检索中，检索的时间顺序，即所查阅的检索资料的公开时间的顺序，一般都是相对于申请日而言由近至远。

    ６．２．４检索其他资料

    根据需要，审查员还应当在检索用非专利文献（参见本章第２．２节）中进行检索。

    此外，审查员还可以查阅在上述第６．２．１至６．２．３节检索得到的对比文件中所引证的文件，以及查阅检索出的专利申请公开说明书或专利说明书中“引证参考资料”栏下列举的相关文件。

    ６．３具体的步骤

    ６．３．１机检方式

    在进行计算机检索时，为尽可能全面地检索，对于每个检索要素，审查员应当尽可能地从多个角度进行表达，如用关键词、分类号、化学结构式等。

例如，对于一个包含两个基本检索要素Ａ和Ｂ的权利要求，基本的检索思路可以表示为：

将涉及检索要素Ａ的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并，作为针对检索要素Ａ的检索结果；将涉及检索要素Ｂ的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并，作为针对检索要素Ｂ的检索结果；然后将上述针对检索要素Ａ、Ｂ的检索结果以逻辑与的关系合并，作为针对该权利要求的检索结果。

    在实际检索过程中，审查员可以根据申请的具体情况采用不同组合方式进行检索，例如：

    （１）将涉及要素Ａ的分类号和涉及要素Ｂ的关键词的两种检索结果以逻辑与的关系合并；

    （２）将涉及要素Ａ的分类号和涉及要素Ｂ的分类号的两种检索结果以逻辑与的关系合并；

    （３）将涉及要素Ａ的关键词和涉及要素Ｂ的关键词的两种检索结果以逻辑与的关系合并；

    （４）将涉及要素Ａ的关键词和涉及要素Ｂ的分类号的两种检索结果以逻辑与的关系合并；

    （５）将涉及要素Ａ的分类号和涉及要素Ａ的关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并，其结果再与涉及要素Ｂ的关键词或分类号的结果以逻辑与的关系合并。

    当采用一种方式检索没有找到较相关的对比文件时，应当考虑所采用的这种方式可能遗漏的文献。

比如在方式（１）中，可能遗漏的文献有：

含有至少与Ａ、Ｂ之一相关的关键词，但未分在Ａ的分类号下的文献；分类号至少与Ａ、Ｂ的分类号之一相同，但不含有与Ｂ相关的关键词的文献。

对于可能遗漏的文献，应当调整检索方式进行针对性的检索。

如果针对检索要素Ａ、Ｂ的结合没有检索到能够评价该技术方案的新颖性或创造性的单份文件时，一般还应当考虑分别针对单独检索要素Ａ或Ｂ进行检索的结果。

如果技术方案包含有多个基本检索要素，例如基本检索要素Ａ、Ｂ和Ｃ，在找不到能够评价该技术方案的新颖性或创造性的单份文献时，一般应该考虑基本检索要素的组合，例如考虑Ａ＋Ｂ、Ａ＋Ｃ和Ｂ＋Ｃ的组合；必要时，还需要考虑单独检索要素Ａ、Ｂ、Ｃ。

    此外，在计算机检索过程中，审查员还可以随时根据相关文献进行针对引用文献、被引用文献、发明人、申请人的跟踪检索，以便找到进一步相关的文献。

    ６．３．２手检方式

    在用手检方式进行检索时，审查员可以按照下述步骤查阅专利文献：

    第一步，迅速浏览要检索的技术领域的审查用检索文档中专利文献扉页上的摘要和附图以及权利要求书中独立权利要求的内容；日本、俄罗斯（包括原苏联）、德国（包括原联邦德国）、英国、法国和瑞士等国的专利分类文摘；中外期刊论文分类题录等，将那些初步判断可能与申请的主题有关的文件提出来。

如果检索针对的申请有显示各种具体结构的附图，审查员可以把申请的附图与审查用检索文档中文件的附图一一对照，将那些附图所显示的结构特征与申请中的结构相同或者类似的文件提出来。

    第二步，仔细阅读第一步中提出的那些文件的摘要、附图和权利要求，以及有关文摘和题录所对应的文件，选出与申请较相关的对比文件。

    第三步，仔细阅读和分析研究第二步中选出的文件的说明书部分，最后确定在检索报告和审查意见通知书正文中将引用的对比文件。

    ６．４抵触申请的检索

    ６．４．１基本原则

    在对申请发出授予专利权的通知前，抵触申请的检索应当完成到尽可能完善的程度，即应当作到已经全面查阅了当时的检索用专利文献中在本申请的申请日之前提出并在其后公布的专利申请文件和公告的专利文件。

    ６．４．２申请满十八个月公布后进入实质审查程序的检索

    通常，发明专利申请在其申请日起满十八个月公布，此后进入实质审查程序。

对这种情况，审查员在发出第一次审查意见通知书之前所作的检索，应当包括抵触申请的检索。

    ６．４．３申请提前公布后进入实质审查程序的检索

    发明专利申请提前公布后进入实质审查程序的，审查员在发出第一次审查意见通知书之前，可以初步检索抵触申请。

如果对该申请作出审查结论的日期在从该申请的申请日起十八个月之内，审查员可视抵触申请进入检索用专利文献中的情况不断进行抵触申请的补充检索；如果对该申请作出审查结论的日期，在该申请的申请日起满十八个月当天或者之后，审查员应当在满十八个月当天或者之后，在作出审查结论前，进一步进行抵触申请检索。

    法９．１

    ７．防止重复授权的检索

    在对申请发出授予专利权的通知前，防止重复授权的检索应当完成到尽可能完善的程度，即应当将在中国专利文献中已经有的涉及同样的发明创造的专利申请或者专利文件检索出来。

有关同样的发明创造的判断，适用本部分第三章第６节的规定。

    ８．中止检索

    ８．１检索的限度

    从理论上说，任何完善的检索都应当是既全面又彻底的检索。

但是从成本的合理性角度考虑，检索要有一定的限度。

审查员要随时根据已经检索出的对比文件的数量和质量决定是否应当中止检索。

考虑的原则是用于检索的时间、精力和成本与预期可能获得的结果要相称。

    ８．２可中止检索的几种情况

    检索过程中，出现下列情况之一时，审查员可以中止检索：

    （１）审查员已经找到一份与申请的全部主题密切相关的对比文件，并且认为它清楚地公开了申请的全部主题的全部技术特征，或者由它所公开的内容使所属技术领域的技术人员能够得出权利要求书中的全部技术方案，即审查员认为该对比文件单独影响申请的全部主题的新颖性或创造性，构成检索报告中所规定的Ｘ类文件或Ｅ类文件；

    （２）审查员已经找到两份或者多份与申请的全部主题密切相关的对比文件，并且认为，申请所属技术领域的技术人员能够容易地把它们结合起来，得出权利要求书中的全部技术方案，即审查员认为这些对比文件结合起来影响申请的全部主题的创造性，构成检索报告中所规定的Ｙ类文件；

    （３）审查员根据其知识和工作经验，认为不可能找到密切相关的对比文件，或者认为预期的结果与需要花费的时间、精力和成本相比十分不相称，不值得继续检索；

    （４）审查员从公众提供的材料中，或者从申请人提交的外国为其申请进行检索的资料或者审查结果的资料中，发现了上述（１）或（２）所述的密切相关的对比文件（通常为检索报告中所规定的Ｘ或Ｙ类文件）。

    ９．特殊情况的检索

    ９．１申请的主题跨领域时的检索

    如果申请的主题跨越不同的技术领域，审查员除了在其负责审查的技术领域进行检索外，还应当视情况与负责其他技术领域的审查员商量，决定如何