美国《专利客体适格性审查指南》的最新修订及评述.docx

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美国《专利客体适格性审查指南》的最新修订及评述

内容提要：

因应美国联邦法院的判例变动，美国专利和商标局在近十年里频繁修订《专利客体适格性指南》（PEG），前五年的内容变化较大，但随着2014年之后Alice/Mayo测试法的确立，近五年的修订集中在对该测试法的小修小补之上。

2019年两次最新修改就是完善该测试法、提高法律适用稳定性和一致性的努力。

此次改革成果主要表现在归纳、提炼了近年司法判例，对抽象概念等司法例外予以类型化，而且细化了判断“指向司法例外”的步骤，从整体考虑司法例外是否被“整合”成适格的实际应用。

这为审查员和业界提供了较清晰的指引。

但如何明晰关键概念的范围，判断成功“整合”成适格客体，尚需很多努力。

而且，以往可能会被驳回的许多专利申请，可以藉着新指南的要求进行修改，从而通过客体适格性的审查。

我国新修订的《专利审查指南》所构建的客体审查制度是我国现有专利实践的总结，与美国虽有不同，但落脚点实质相似。

关键词：

专利客体 适格性 司法例外 抽象概念 审查指南

“法律必须稳定，却不能静止不变。

”

——罗斯科·庞德

一、引言

根据《美国专利法》第101条的规定，为了获得专利，一项发明必须指向法定的客体并且必须是有用的，也即符合“客体适格性”和“实用性”要求。

在过去几十年间，如何判断“客体适格性”一直是美国及其他国家专利法关注的重点难点之一，原因之一在于IT技术和生物技术的迅猛发展，使得判断某些智力成果是否属于适格的专利客体（eligiblepatentsubjectmatter）变得困难起来。

美国虽然是孕育并引领这两大技术领域的国家，且在专利法领域积累了许多宝贵经验，但如何适用第101条，正确判断具体权利要求是否是适格的客体，妥当平衡专利权人与公众之间的利益，对美国法院、美国专利和商标局（以下简称USPTO）而言，同样是老大难的问题。

近年美国联邦最高法院（SCOTUS）和美国联邦巡回上诉法院（CAFC）数次推翻、修正与第101条相关的先例，USPTO也频繁修订、补充《美国专利审查指南》（ManualofPatentExaminingProcedure,以下简称MPEP）中的《专利客体适格性审查指南》（PatentSubjectMatterEligibilityGuidance,以下简称PEG），都反映了该领域法律适用的艰难。

本文通过梳理近十年美国MPEP中PEG相关的修订与补充，特别是2019年的最新修订，向读者展示美国专利界在近年应对该法律适用的困境与成果，分析其得失，最后比较我国今年新修订的《专利审查指南》中的对应内容。

二、近十年美国PEG修订概况

（一）修订增补活动的频率高

根据美国联邦法院的相关司法判例及公众反馈，USPTO在这十年之间多次修订美国PEG中有关专利客体适格性审查的标准、方法或程序，或者以备忘录形式作临时补充（见表1）。

这些修订增补活动的频率很高，几乎每年都有，而且不乏重大变动，例如2010年改变“机械或转化测试法”（M-or-Ttest）作为方法权利要求客体适格性的唯一测试法，2014年确立并拓展Alice/Mayo两步测试法的适用。

MPEP作为美国将近1万名专利审查员日常审查工作的指导手册，其PEG内容的频繁变动，固然一方面体现了USPTO总结该领域审查经验的积极性，但另一方面也反映了该领域法律适用的不稳定性。

（二）受到联邦法院司法判例的直接影响影响PEG修订的因素众多，其中最为直接、深刻的影响者，莫过于美国联邦法院的判例。

SCOTUS的判例诸如Bilski案、Mayo案、Myriad案、Alice案等，CAFC裁判的Bilski案、Enfish案、McRo案、Berkheimer案等，都直接影响到相应时期MPEP中有关客体适格性审查标准的面貌。

例如，在Bilski案待决期间和判决之后，USPTO在2009年和2010年先后出台了两个暂行指南，2010年指南根据Bilski案的终审判决，更改了2009年指南依据CAFC判决所提出的审查方法。

2012年USPTO根据Mayo案终审判决，针对那些把自然法则、自然现象或自然关系作为限定特征或步骤的方法权利要求，发布了客体适格性的暂行指南，进一步弱化“机械或转化测试法”的地位，提出自然原理“实际应用”（practicallyapplied）的判断步骤。

Mayo案之后，受到SCOTUS在2013年Myriad案和2014年Alice案裁判的先后影响，USPTO先在2014年3月依据Myriad案和Mayo案出台了针对自然法则和自然现象（自然物）的审查流程，又在6月针对Alice案出台了临时指示，最后在同年12月颁发《专利适格性审查临时指南》，吸收并取代了前述两部文件，消除其中不一致的内容，明确“Alice/Mayo测试法”统一适用到所有类型的司法例外和权利要求的审查流程。

据此，专利审查员必须在对权利要求作最合理宽泛解释的基础上，根据该指南提供的流程图步骤（见图1），审查涉案权利要求：

第1步，确定权利要求是否针对《美国专利法》第101条的四个法定类别之一（即方法、机器、制造物或组合物）；如果是这样，在第2步应按照Alice案判决的要求，再分为两小步，逐一审查涉案权利要求是否“整体上指向包含有司法认定例外（judicialexception）的客体”（第2A步），以及如果是，“该权利要求所引用的其他技术特征是否显著超出该司法例外”（第2B步）。

（三）最近五年PEG修订活动的主题是完善Alice/Mayo两步测试法的适用随着司法判例在大方向上取得一致，特别是Alice/Mayo两步测试法的地位得到全面巩固之后，从2015年至今，USPTO对PEG的修订更多体现在对该测试法实施流程与方法的完善上。

例如，2015年7月、2016年5月和11月、2018年4月，USPTO根据CAFC近年的相关判例，分别完善Alice/Mayo两步测试法的适用。

2019年1月和10月，USPTO又根据联邦法院多年的司法判例、各方利益诉求以及公众评论，两次修订了PEG（见表1）。

三、2019PEG修订的背景：

提升Alice/Mayo测试法适用的可预期性

自2014年美国联邦最高法院在Alice案（通过援引其先例Mayo案）中确立了Alice/Mayo两步测试法之后，适用《美国专利法》第101条认定专利客体适格性的基本框架和主要标准就逐渐稳定下来。

但是，如何将该测试法统一适用于个案，特别是明确“抽象思想”等司法例外概念（judicialexception）的适用范围，正确判断系争权利要求是否指向司法例外、是否属于适格的客体，依然是个难题。

如果不解决这些难题，就无法消除法律适用的不确定性。

位于审查业务第一线的USPTO就此指出，Alice案之后的专利审查实践表明，在某些案件中，对发明人、企业和其他利害关系人而言，依旧难以稳定地预期哪些客体是适格的。

司法实践数据也显示，在2014年Alice案之后到2018年有超过300个商业方法专利被法院无效。

显然，Alice/Mayo两步测试法的适用尚不能给业界提供足够的法律预期。

对USPTO而言，如何确保其人数众多的专利审查员和专利行政法官在日常工作中正确、统一地适用该测试法，提高适用第101条的法律确定性，就成为当下的重要挑战。

司法系统也要求继续完善Alice/Mayo测试法。

美国联邦法院近期若干判决的并存意见和反对意见同样表达了希望改变第101条适用方法的想法。

可以说，提高第101条特别是Alice/Mayo两步测试法适用的清晰度、一致性和可预期性，已经成为这两年美国发明人、企业和法官们的共同呼声。

在这种背景下，USPTO再次启动了对PEG的修订，并在2019年1月份出台了《专利客体适格性审查指南修订版》。

为了方便对该修订进行改进，USPTO还在网上广泛征集公众的评论意见，并在2019年10月针对公众反馈最为集中的五个问题，对2019PEG作了再次澄清。

四、2019PEG最新修订的主要内容

（一）Alice/Mayo两步测试法的主要问题和优化思路

从2014年到2019年年初，USPTO在适用Alice/Mayo两步测试法时，在第2A步必须审查系争权利要求“指向”（directedto）某项司法例外例如自然法则、自然现象（自然物）或抽象思想，如果是，则进入第2B步的“显著多于”（类似创造性概念）的分析（见图1）。

但是，第2A步的适用并不清晰，因为如何确定司法例外特别是抽象概念的范围，以及确定所谓“指向”该司法例外，以及尚待进一步澄清。

针对这些问题，2019PEG提出了两点重要的优化措施。

第一，依据司法判例，对属于“抽象思想”的客体进行类型化，提炼并细化出可供审查员直接参照的“关键概念”；第二，如果某项权利要求援引的司法例外被“整合”成对该司法例外的实际应用（PracticalApplication），则该权利要求并不“指向”该司法例外，并指导如何进行判断。

很明显，2019PEG这两点修订都与Alice/Mayo测试法中第2A步也即“指向司法例外”的审查有关。

如果从审查流程来看，2019PEG仅是将该测试法的第2A步细分为两小步进行审查而已（见图2）。

在第一小步（测试1），专利审查员将考察该权利要求是否援引了（cited）某项司法例外，例如自然法则、自然现象（自然物）或抽象思想。

以抽象概念的审查为例，根据新指南，专利审查员在查明一项权利要求是否“援引”了抽象概念时，首先应确定该权利要求中涉嫌援引了抽象概念的特定限制性特征（这些限定特征可以是单个或者组合的），然后判断这些限制性特征是否属于新指南所列举的抽象概念（见表2）。

如果是，专利审查员就进入第二小步（测试2），审查该权利要求是否援引了其他技术特征，将司法例外整合成为一项实际应用。

以抽象概念审查为例，专利审查员在该阶段将审查该权利要求在整体上是否将该援引的抽象概念与其他特征整合成为一项实际应用。

也即，该权利要求是否“对该抽象概念的适用、依靠或使用方式，具有特殊的意义，使该权利要求不仅仅是为了垄断该抽象概念而做的文字游戏（draftingeffort）”。

如果答案依旧是否定的，专利审查员才进入Alice/Mayo测试法的第2B步，继续进行“显著多于”（创造性概念）的分析（见图2）。

下文进一步分析这些重要的修改。

（二）对抽象思想的类型化分组

自然法则、抽象思想等概念并非是《美国专利法》第101条明确提出的制定法概念，而是司法认定的概念。

在Mayo案和Alice案中，SCOTUS一方面认为，《美国专利法》第101条隐含着专利客体不适格的司法例外，即属于“科技和技术活动的基础工具”的“自然法则、自然现象和抽象概念”；但另一方面，SCOTUS又指出，“所有发明在某种程度上都体现、使用、反映、依靠或者应用了自然法则、自然现象和抽象概念”，因此在解释这些司法例外时必须小心谨慎，以防它们“吞噬了整部专利法。

”

“抽象概念”就是这样一个必须谨慎对待的司法例外。

实际上，在Alice案之后，CAFC和USPTO一直在积极总结和归纳以往的判例经验，例如哪些权利要求曾经被法院认定为抽象概念，然后将某个系争权利要求与这些抽象概念进行比较。

USPTO在2016年到2018年之间，频繁以备忘录的方式增补PEG，就是在做这样的努力。

然而，随着判例的增多，如何判断“抽象概念”的清晰度并没有随着提高。

有些类似的客体，在不同的案件中可能得出很不一样的结论。

例如，在CreditAcceptance案中，CAFC认为，计算机操作诸如数据分析的输出是抽象的；但在Finjan案中，法院认为，软件相关创新可以构成“计算机技术的非抽象的改进”，因此是满足Alice/Mayo测试法第1步检验的适格主体。

类似的，在Enfish案和VisualMemory案中，CAFC认为，“计算机技术相关的改进”和“指向软件的权利要求”并非“本质抽象”。

也即，按照CAFC的现有判例，某个应用中的权利要求指向的客体可能被法院认为是抽象的，但换到另一个应用中，指向相近似客体的权利要求，却有可能被认定为构成适格的“改进”。

这些司法判例的出现，导致USPTO专利审查工作有些无可适从。

为了提供专利审查工作的一致性和可预期性，USPTO尝试从以往判例中梳理、提炼和综合出某些被认定构成抽象概念的“关键概念”（keyconcepts），并加以类型化（见表2）。

可以看出，这些类型化的抽象概念并非完全相互排斥。

某项权利要求所援引的限制特征，完全有可能同时落入新指南的两大类或两大分类的抽象概念。

例如，某项权利要求所援引的特征如果是使用数学公式执行数学计算，且人脑也能够执行该计算，那么该权利要求可视为同时援引“数学概念”和“精神过程”（mentalprocess）两大类的抽象概念。

按照新指南，只要权利要求没有援引表2所列举的关键概念，那么原则上就不属于Alice/Mayo两步测试法所谓的“援引了抽象概念”的情况（见图1的B）。

除非在极端情况下，根据2019PEG第III章C节，专利审查员确信，该权利要求的限定特征虽然没有落入前述的抽象概念类型和关键概念之中，但依旧应该被视为是“援引了抽象概念”，从而进入Alice/Mayo两步测试法第2B步的分析。

在该例外情况下，审查员应该将该申请提交给技术中心（TC）的主管进行处理。

（三）判断权利要求是否“援引”了司法例外：

第2A步的测试1

所谓“援引”司法例外，根据之前的审查指南以及新指南，都是指权利要求“明确阐释”（setforth）或者“（隐含）描述”（describe）了一项司法例外，也即有两种方式的“援引”。

例如，在Diamondv.Diehr案中，系争权利要求在不断重复计算的步骤中，直接、清楚地说明了一个数学方程式，因此“明确阐释”了一项可识别的司法例外。

比较而言，在Alice案中，系争权利要求虽然没有明确使用“调解”“和解”的表述，但的确“（隐含）描述”了居中调解达成和解的做法。

因此，专利审查员在判断一项权利要求是否“援引”了抽象概念时，应判断该权利要求是否“明确阐释”或者“（隐含）描述”了2019PEG更新中的第II节所列举的某项抽象概念类型，两者都构成对司法例外的援引。

应该指出的是，权利要求也可以援引多个司法例外，例如，属于相同或不同类型的多个抽象概念。

例如，系争方法权利要求可能包括多个步骤，其中有的步骤援引了“数学计算”的司法例外，而有的步骤援引了“精神过程”的司法例外。

在这种情况下，专利审查员在进行第2A步测试1时，虽然也可以仅明确系争权利要求援引了一项抽象概念，但2019PEG建议专利审查员尽量记录清晰，明确该权利要求同时援引了数学概念以及精神过程两项抽象例外。

但是，在后续审查工作中，审查员通常无需将其分解开来分析。

也即，在进行第2A步测试2以及第2B步的分析时，专利审查员应尽可能将上述限制看成一个整体的“抽象概念”进行分析，而不是逐一分解和分析。

另外，对权利要求直接援引司法例外的情况，与权利要求包含的特征建立在司法例外的基础上或者涉及到司法例外的情形，专利审查员在审查和判断时也应该予以区分。

以“数学概念”为例，直接援引数学关系、数学公式的权利要求，与建立在这些数学概念基础上的权利要求并不一样。

如果权利要求所援引的限制特征仅仅建立在说明书所描述的数学概念的基础上，权利要求自身没有直接援引的，那么并不足以认定该权利要求“援引”了数学概念。

（四）判断被援引的司法例外是否被整合为实际应用：

第2A步的测试2

1.判断司法例外被整合成实际应用的方法和例子

根据2019PEG，在这一步骤上，专利审查员应判断被援引的司法例外是否被整合为实际应用，从而实际“指向”该司法例外。

也即，该权利要求对该司法例外的适用、依靠或使用方式，是否“具有特殊的意义，使该权利要求不仅仅是为了垄断该司法例外而做的文字游戏”。

如果该司法例外被整合成为实际应用，那么该权利要求就没有实际“指向”该司法例外，而是适格的专利客体。

专利审查员在判断“整合为实际应用”时应遵循下述方法：

首先应判断系争权利要求在援引司法例外之余，是否还援引了其他的限制特征，接着应该根据联邦法院判例所确立的考量因素，判断这些其他限制特征（无论单个或者组合起来）是否能够将司法例外整合成为一项实际应用。

为此，新指南提供了一些司法判决所确立的正反例子，供审查员进行参考（见表3）。

2.“整合”成为实际应用的最典型做法：

“技术改进”

根据美国联邦法院判例，如果系争权利要求援引了抽象概念，那么为了克服《美国专利法》第101条的适格性障碍，最典型做法是证明存在对计算机性能或其他技术的改进。

例如，在SRIInternationalv.CiscoSystems案中，法院认为，系争权利要求使用多个网络监视器分析了特定的网络流量数据，并整合了监视器生成的报告以识别网络黑客和入侵者，从而构成了对技术的改进，该权利要求也就对援引的司法例外施加了有意义的限制，从而顺利通过了2019年新指南第2A步测试2的审查。

但并非所有列举计算机组件的权利要求都能够将司法例外整合成为一项实际应用。

例如在Alice案中，SCOTUS裁定，权利要求所限定的“数据处理系统”“通信控制器”和“数据存储单元”都是通用的计算机组件，它们仅构成在计算机上实施抽象思想的指令，所以不足以证明已经将司法例外整合成为实际应用。

在这种情况下，对系争权利要求适格性的分析将不得不继续到Alice/Mayo测试法的下一步，进行创造性概念的判断（第2B步）。

但是，怎么判断存在技术改进，法院判例并没有提供进一步的指引。

为此，2019年10月的更新中，提出了几点指导意见：

第一，尽管专利权利要求自身必须反映出该改进（例如在说明书中描述发明的组件或者步骤），权利要求自身并不需要明确“援引”说明书中描述的改进。

第二，2019PEG对技术改进的分析与以往不同。

以前专利权人需要证明该改进高于常规技术，但2019PEG更新指出，只需要证明该发明改变了现有技术就可以，这种改进并不需要高于“业已承认的、常规的、惯常的”行为。

第三，改进的对象是技术本身，而不是技术之外的对象，例如指向商业方法或者用户体验的改进，并不符合PEG的要求。

以2019年的TradingTechnologiesInt'lv.IBGLLC为例，在该案中，系争权利要求虽然给市场交易者提供了更多协助市场交易的信息，改进了市场交易的过程，但法院认为这并没有改进计算机或其他领域的技术，因此不是适格的客体。

五、对2019PEG及其更新的分析与评价

（一）2019PEG及其更新的法律效力

USPTO修订PEG并非实质性的造法行为。

作为MPEP的一部分，2019PEG并不具有法律层面的效力。

在本质上，2019PEG是USPTO根据美国联邦法院的相关判例，对《美国专利法》第101条有关客体适格性的法律规定所作的内部行政解释。

这是USPTO内部管理专利审查工作的工具，并不创设涉及专利申请利益各方的任何实体和程序的权利和义务。

专利审查员基于2019PEG所作出的审查决定，其实体法依据依然是《美国专利法》第101条。

这也意味着，即便专利审查员没有遵照该指南的指示，该事实本身也不是可以上诉到专利复审和上诉委员会（PTAB）和法院的依据。

（二）2019PEG修订坚持客体适格性判断的整体论

2019PEG修订在判断权利要求是否“指向司法例外”（Alice/Mayo测试法第2A步）时，并没有分割看待权利要求中的技术特征，而是坚持整体论的判断方法。

尽管在表面上，2019PEG鼓励专利审查员主动认定抽象概念等司法例外的存在，但它并没有要求区分出新颖点或创新点，然后对余下的特征进行司法例外的筛查，再进行客体适格性的判断。

其次，2019PEG将之前“指向司法例外”的判断步骤进一步细化为测试1（是否援引司法例外）和测试2（是否将之整合为实际应用）两小步，并特别强调在执行测试2时，不能把权利要求中的司法例外与其他特征对立起来，而是应该从整体上把握整个权利要求。

例如，在有的情况下，权利要求中的其他特征自身就足以有意义地限定司法例外，但有的时候则需要组合包括司法例外在内的各个特征，才能够实现一项“实际应用”。

因此，从整体上把握整个权利要求，仔细考虑权利要求中的这些特征本身以及它们如何被使用和组合，对判断权利要求是否最终“指向司法例外”，就显得非常关键。

值得指出的是，在目前逐渐趋于严格的专利授权环境之中，整体论审查方法有助于USPTO在客体适格性审查环节抑制司法例外概念的不合理扩大适用，妥当平衡激励创新与抑制专利投机的不同利益诉求。

（三）Alice/Mayo两步测试法与创造性判断的关系依旧暧昧

本文注意到，无论修订前后的Alice/Mayo测试法，在认定权利要求“指向司法例外”之后，都得继续判断“创造性概念”（第2B步）。

这难免让人疑惑它与《美国专利法》第103条非显而易见性（对应我国《专利法》第22条第3款的创造性判断）的关系。

另外，如前所述，在Alice/Mayo测试法判断“整合为实际应用”的步骤（第2A步测试1）中，也涉及结合司法例外与其他技术特征，考察是否有技术进步（实际应用）等情况。

那么，这貌似重叠的三者之间是否真的重叠？

应该如何区分？

就此，不论以往的PEG、2019PEG及其最新修订文本都没有给予足够充分的阐释，我们只能根据专利法的体系结构进行分析，并在实践中努力区分开来。

首先必须明确区分的是，Alice/Mayo测试法中判断“整合为实际应用”的步骤（第2A步测试1）以及判断“创造性概念”的步骤（第2B步），都是在《美国专利法》第101条也即涉及专利客体适格性分析框架下进行的，并不涉及《美国专利法》第103条的“非显而易见”判断，因此并不会出现“非显而易见”判断时所涉及的特殊概念和方法诸如最接近技术或者“教导、启示与动机”（TSM）分析法的适用。

其次，三者在判断主体上是类似的，都必须引入所属领域技术人员的概念。

无论是判断系争司法例外与其他特征是否“整合”成功，或者判断系争司法例外所结合的特征是“业已承认的、常规的、惯常的”，都必须从所属领域技术人员的视角进行。

后续的“非显而易见”判断当然更是如此。

最后，在判断“整合为实际应用”（第2A步测试1）时，专利审查员并不需要判断系争权利要求在司法例外之余所援引的其他特征是否是那些“业已承认的、常规的、惯常的行为”（第2B步）。

因为无论是或不是，在该阶段都是一视同仁的。

因此，即便涉案权利要求的其他特征属于这些“业已承认的、常规的、惯常的行为”，也不排除它们有可能将涉案司法例外整合成为一项实际应用，从而在审查流程上被提前认定为适格的客体，不再需要进行后续的创造性概念的审查。

这就与创造性概念的审查也即Alice/Mayo测试法第2B步（图1或图2）以及非显而易见的判断区分开来。

（四）“抽象概念”（司法例外）类型化和细化的主要意义

2019PEG修订的重点之一是对“抽象概念”进行类型化和细化，然后列举为成组的“关键概念”（表2），以供专利审查员作为判断权利要求是否援引抽象概念的工具。

这有别于USPTO之前要求专利审查员根据法院个案判例进行比较判断的做法。

虽然，将抽象概念类型化为“关键概念”的做法，在实际上还是建立在美国联邦法院众多先例的基础上的，但在USPTO眼中，这一变化的意义体现在新指南“集成了不同法院的判决结论来帮助审查”，专利审查员借此可以不再进行个案的比较，可以一般性地适用一整类覆盖到所有技术领域和权利要求类型的判例法，从而提高了寻找判例、比较判例和判断判例可适用性的效率。

（五）司法例外类型化的努力无法毕其功于一役

2019PEG将司法例外特别是“抽象概念”细化为非穷尽列举式的“关键概念”，可以在一定程度上提高审查效率，但依旧无法完全消除这些类型化和细化之后的概念在法律适用上的不确定性。

2019PEG在发布后，业界就要求USPTO对如何审查这些类型化和细化的抽象概念提供进一步的指导，例如进一步阐释各大类和下属小类概念的范围。

为此，USPTO在2019PEG更新中，进一步阐释其中某些关键概念