关于假冒他人专利若干问题的法律思考.docx

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关于假冒他人专利若干问题的法律思考

 关于假冒他人专利若干问题的法律思考

　　现行专利法第五十八条规定：

“假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

依据该条规定，假冒他人专利行为的法律责任，既包括民事责任，又包括行政责任和刑事责任，从而构筑了惩处假冒他人专利行为的全方位法律责任体系。

这是专利法唯一一条与刑事责任相联系的条文，因此，认真研究、理解假冒他人专利的内涵，研究假冒他人专利与冒充专利行为的异同，研究假冒他人专利与专利侵权的相互关系，明确地界定假冒他人专利的具体范围，是正确适用法律的前提和关键。

遗憾的是，有关假冒他人专利的理论研究文章特别是涉及刑事责任的研究尚不多见，理论研究的匮乏导致司法实践上的模糊甚至错误。

例如号称我国首例适用假冒专利罪罪名的周小波假冒专利案，经过二审终审，仍然以假冒专利罪定罪量刑；依笔者之见，该案本身就是适用法律错误。

既然认为被告人“未经专利权人许可，为生产经营目的非法制造、销售侵犯他人专利权的乐凯口杯”，又如何得出“构成假冒专利罪”的结论？

明确地指出实施的是典型的专利侵权行为，只能适用民事责任，却要适用刑法追究刑事责任。

可见，理论上失之毫厘，实践中就可能会差之千里。

本文试图对上述有关问题进行较全面的探讨。

　　一、关于假冒专利的构成要件

　　我国刑法第二百一十六条规定：

“假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

”由于上述规定采用空白罪状形式，其他有关法律法规也没有明确的说明界定，使得学者们对假冒专利的客观表现行为各抒己见。

有学者认为“假冒专利的行为方式多种多样，具体表现形式有：

以欺骗手段进行专利登记，在非专利产品上标明他人的专利标记或者专利号，仿造他人专利、侵吞他人专利、擅自实施他人专利、故意贩运仿造或者变造他人专利的产品、故意销售假冒他人专利的产品、故意销售或者变造他人专利的产品、伪造、擅自制造他人专利标记、故意销售伪造或者擅自制造他人专利标记、进口假冒他人专利的产品、冒充专利等行为。

”该学者观点内容如此宽泛，涵盖了假冒专利标记、专利侵权、冒充专利、专利权属纠纷等方方面面，甚至提出了“伪造、擅自制造他人专利标记、故意销售伪造或者擅自制造他人专利标记”的新提法。

还有的学者认为“假冒专利的行为包括以下几种形式：

（1）未经专利权人同意，任何人在其制造、使用或者销售的产品上，标注、缀附或者在与该产品有关的广告中冒用专利权人的姓名、专利名称、专利号或者专利权人的其他专利标记的行为；未经专利权人许可，为生产经营目的而非法制造、使用或者销售其专利产品，或者使用其专利方法；（3）伪造、擅自制造他人专利标记，或者销售伪造、擅自制造的他人专利标记。

”该学者观点的第

（2）项，实际上就是专利侵权行为，属于民事侵权的范畴，也被纳入到假冒专利行为之一了；同样，该学者也认为“伪造擅自制造他人专利标记，或者销售伪造、擅自制造的他人专利标记”行为，也是假冒专利行为。

学者们的观点百花齐放，虽然有助于活跃法学理论研究的气氛，但是众说纷纭也因此会给实践带来混乱，上述周小波假冒专利案就是值得业内人士认真思考的一个案例。

　　学者们普遍认为专利侵权属于假冒专利行为的一种形式，即使是依据第二次修改前的专利法，也是不正确的观点。

因为原专利法第六十三条规定：

“假冒他人专利的，依照本法第六十条的规定处理”。

当时的专利法第六十条的规定虽然仅涉及“实施其专利的侵权行为”，但是不能因此就认为假冒他人专利的行为应该同时也是原专利法意义下的侵权行为。

运用法理学的原理，我们不难看出，原专利法第六十三条的规定实际上采用了“行为模式”加“后果模式”的立法技术，即前提是如果有人实施了假冒他人专利的行为，其法律后果并没有直接给出，而是按照当时的专利法第六十条的规定来处理。

即专利权人或者利害关系人可以通过请求专利管理机关进行处理或者直接向人民法院起诉而获得救济。

原专利法第六十条和第六十三条的联系在于两种“行为模式”共用一种“后果模式”。

这两种“行为模式”是各自平行、互不相关的，只是说假冒专利行为的法律后果仍然是首先以承担民事责任为主，情节严重的才可以比照刑法追究其刑事责任。

根本就得不出“假冒他人专利的行为应该同时也是原专利法意义下的侵权行为”的结论。

　　毋庸讳言，由于原专利法及其细则没有给出假冒他人专利的概念，导致执法、司法上的无所适从在所难免。

值得庆贺的是，第二次修改后的专利法实施细则关于何谓假冒专利增加了第八十四条，从而填补了法律空白，该条用穷举的方式明确规定“下列行为属于假冒他人专利的行为：

（一）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；

（二）未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；（三）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；（四）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

”这个条文的出台，一方面结束了学者们的观点纷争，一方面它将假冒专利行为与专利侵权行为，假冒专利行为与冒充专利行为严格区分开来，使得处理假冒专利行为有了明确的操作标准。

笔者认为，该条文的四种假冒专利表现形式归结为一点就是：

凡是未经权利人许可，故意使用他人已经实际存在的专利号的行为，就构成了假冒专利。

北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中也持这种观点，并指出：

“假冒他人专利行为应当同时具备以下条件：

（1）必须有假冒行为，即在未经专利权人许可的情况下，以某种方式表明其产品为他人获得法律保护的专利产品，或者以某种方式表明其技术为他人获得法律保护的专利技术，从而产生误导公众的结果；

（2）被假冒的必须是他人已经取得的、实际存在的专利；（3）假冒他人专利的行为应为故意行为。

借助于刑法学的犯罪构成理论，我们可以得出假冒专利罪的犯罪构成要件，即：

犯罪主体为一般主体；犯罪的主观方面是明知是他人的实际有效的专利而故意假冒；犯罪客体是他人的专利标记权和国家的专利管理法律制度，属于复杂客体；犯罪的客观方面是实施了专利法实施细则第八十四条所列举的四种行为之一或者其组合，并且是情节严重的行为。

　　二、关于假冒专利行为与专利侵权行为

　　对于专利侵权行为，通常是从狭义上解释，根据专利法第五十七条的规定，其定义是指“未经专利权人许可，实施其专利”的行为，甚至什么是“实施其专利”，也由专利法第十一条明确地予以规定了。

对照专利法实施细则第八十四条对假冒他人专利行为的定义，可以看出假冒专利行为与狭义的专利侵权行为有不同的含义。

同时，专利法第五十八条的规定，假冒他人专利行为不同于该法所称得侵犯专利权行为，追究法律责任所适用的条款也不相同，因此，假冒他人专利纠纷案件与侵犯专利权纠纷案件属于两种不同的民事纠纷案件。

专利侵权以“实施其专利”为要件，假冒他人专利以“未经权利人许可，故意使用他人已经实际存在的专利号的行为”为要件，因此对于专利权来说，“侵权即假冒”的说法是不成立的。

即“侵权不一定假冒”。

但是我们是否就可以说“假冒不一定侵权”呢？

结论似乎不能简单地给出。

这是因为，“假冒他人专利行为所侵害的客体是专利权人的专利标记权，因此，不以是否实施了他人的专利技术为要件。

即被控侵权物（产品或方法）不一定实施了他人的专利技术，假冒他人的产品可与专利产品不相同，其方法可与专利方法不相同。

”也就是说假冒他人专利行为与是否实施了他人的专利技术无关。

进一步往下分析，可以看出，这段话还意味着两种情形都认为是假冒他人专利行为，一是假冒他人专利的同时，还实施了他人的专利技术，即假冒他人专利的行为与专利侵权行为出现了结合；二是单纯的假冒他人专利，并没有实施其专利的行为。

这两种情况的共同点是都构成了假冒他人专利行为，关于前者，本文将在后面详细讨论，单就后者，是否可以得出“假冒不一定侵权”的结论呢？

笔者认为，仍然不能这样认为。

理由很简单，专利法第五十八条为假冒他人专利行为设定了三种法律责任形式，即民事责任、行政责任和刑事责任，并且采用“假冒他人专利的，除依法承担民事责任之外……”的表述方式，意味着构成假冒他人专利的行为人承担民事责任是首当其冲的，只不过这里的民事责任是广义的，即包括狭义的专利侵权的民事责任，也包括侵犯专利法第十五条规定的标记权的民事责任，权利人有权根据专利法第十五条的规定，要求假冒其专利权的侵权人承担相应的民事责任。

由此，笔者断言：

“假冒不一定侵权”的结论不成立，因为其中的“侵权”的表述不能认为仅仅是狭义的“专利侵权”，如果业内在对“专利侵权”就是指“未经专利权人许可，实施其专利”的定义达成普遍共识的前提下，笔者认为，仅可以得出“假冒不一定专利侵权”的结论。

　　三、关于假冒他人专利行为的刑事责任以及相关的刑事诉讼程序

　　鉴于假冒他人专利的行为可能涉及到追究刑事责任的问题，有必要对刑法第216条规定的刑事责任以情节严重为构成要件进行分析界定。

何谓“情节严重”，法律法规没有具体规定；只有北京市高级人民法院间接地对“情节严重”给出了一个具体规定。

即有下列情形之一的属于“情节严重”：

（1）违法所得数额在10万元以上的；

（2）给专利权人造成直接经济损失数额在50万以上的；（3）因假冒他人专利受过行政处罚两次以上，又实施假冒他人专利行为的；（4）造成恶劣影响的。

分析上述规定，仍存在一些操作层面上的问题。

如：

违法所得额如何定义？

违法所得额的产生仅仅是未经许可而使用了他人的专利号所生产的吗？

如何计算给专利权人造成直接经济损失数额？

是由专利权人来举证，还是由其他机构如会计、审计事务所给出审计报告？

对于假冒他人专利受过行政处罚两次以上，如何理解“他人”的概念，前后两次的专利权人是否必须为同一个人才构成“情节严重”？

造成恶劣影响的尺度如何把握？

假冒他人专利的同时又实施其专利算不算情节严重？

这些问题都缺乏深入细致的研究。

本文囿于篇幅，不便深入讨论，仅在此抛砖引玉。

　　更值得深入探讨的是：

如果要追究涉嫌假冒他人专利的行为人被追究刑事责任，对于权利人来说，可以直接提起刑事自诉，也可以由有关部门移交公安机关追究行为人的刑事责任，而对涉嫌假冒他人专利的行为人来说，即使假冒的事实俱在，在诉讼程序上，他可以行使哪些诉讼权利进行抗辩呢？

这里我们不妨将专利侵权诉讼程序与假冒专利行为的刑事诉讼程序作一个对照。

在专利侵权诉讼程序中，一般允许被告人在答辩期内，向专利复审委员会提出专利无效请求，以此来中止专利侵权诉讼程序；特别是对于实用新型专利而言，2000年新修改的专利法设置了实用新型检索报告制度，尽管有关法律法规没有规定检索报告是提起专利侵权诉讼程序的必备文件，但在实践中，各级有管辖权的法院或者管理专利工作的机关无一不是将检索报告作为提起实用新型专利侵权诉讼的立案标准之一，如果没有检索报告或者检索报告的结论不利于专利权人，则专利权人投诉告状无门。

而在假冒专利行为的刑事程序中，只要权利人具备专利证书及其相关证据，涉嫌假冒他人专利的行为人就只有被动挨打，没有任何法律规定他可以行使类似于专利侵权诉讼中的反击手段，特别是在被刑事拘留期间。

两种程序相对照，由于刑事程序关系到涉嫌假冒他人专利的行为人的人身自由，却没有明确的类似于专利侵权诉讼中的中止制度，只能根据寄希望于法官的自由裁量权，显然是不合理的。

　　如上所述，假冒他人专利的行为，实际上是侵犯了权利人的专利标记权，特别是涉及实用新型或外观设计专利权时，由于这两种专利没有经过实质审查，这种权利状态本身就不稳定。

基于一个法律状态不稳定的专利权，而对涉嫌假冒他人专利的行为人进行刑事审查，则失去了该刑事程序存在的前提。

法谚云：

“举轻明重”，如果说在专利侵权民事诉讼中都需要设置一套繁琐的程序来保证司法公正，保护当事人的诉讼合法权益，甚至有关专利的民事诉讼的都必须由最高人民法院指定的中级人民法院来管辖，而在一个可能导致剥夺人身自由的专利刑事诉讼中，却不需要这样的程序制度设计，任何一个普通的基层人民法院都能行使管辖权，这无疑是冲击了专利制度的特殊民事管辖，由于在有关专利的刑事诉讼案件，大多数案件案情复杂，涉及的地域广泛，而且往往会民事诉讼与刑事诉讼交织在一起，理应提高专利刑事诉讼的管辖级别，鉴于专利民事侵权诉讼的管辖必须是由特定的中级法院管辖，根据我国《刑事诉讼法》第77条和第78条规定，在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼。

附带民事诉讼应当同刑事案件一并审判，只有为了防止刑事案件审判的过分迟延，才可以在刑事案件审判后，由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。

所以笔者认为，两种程序的交织，必然要求专利刑事管辖也要满足民事管辖的规定，绝不能像周小波案中那样一意孤行，这样的管辖制度上的宏观考量应该业内人士的重视与思考，这也正是需要立法机关和司法部门认真考虑的地方。

　　四、假冒专利行为与冒充专利行为的相互转化

　　假冒专利行为与冒充专利行为的法律责任不同，如果不注意区分两者，就可能造成适用法律错误。

有学者认为，一般而言，假冒他人专利行为与冒充专利行为不会出现竞合，但可能出现相互转化。

例如，假冒他人专利行为所涉及的专利被宣告无效后，该行为就转化为冒充专利行为；冒充专利行为所使用的杜撰的专利号，与以后他人已取得专利的专利号正巧相同，该行为就转化为假冒他人专利行为。

笔者认为，上述观点的确有一定的道理。

但是，笔者认为，在有些特定的情形，冒充专利行为不一定转化为假冒专利行为。

正如该学者的分析那样，冒充专利行为冒充的是实际上并不存在的专利，是“无中生有”；而假冒他人专利行为假冒的是他人已经取得的、真实存在的专利，是“以假乱真”。

如果行为人之行为所及专利是实际不存在的，则只能认定为冒充专利行为；但如果所及专利是他人已经取得的专利，依笔者之间，还不能马上就认定为假冒他人专利行为，应当重点考察行为人的主观故意，如果明显缺乏主观故意，则只能认定是冒充专利行为。

例如，某人为自己的产品如果随便杜撰一个专利号，并且大肆宣传，结果恰好与日后取得的一种关于川菜的制作工艺的发明专利号一样了，表面上看，似乎构成了假冒专利的行为，但是对照假冒专利行为的构成要件，行为人显然缺乏故意，如果行为人知道他所杜撰的专利号是一个关于川菜的专利，他还会使用这个专利号吗？

由于行为人的产品与川菜制作毫不相干，因此，笔者认为，此时不存在转化的问题，只能用假冒专利行为与冒充专利行为发生了竟合来解释了。

类似的例子还有，如一种高科技的电视机的产品说明书或广告资料中，碰巧冒用了在其后的自行车外观设计的专利号，也只能认定为冒充专利的行为，因为行为人只有冒充的故意而不具备假冒的故意。

　　五、关于假冒专利与专利标识

　　假冒专利行为所侵犯的客体之一是他人的专利标记权，因而有部分学者提到专利标识的概念。

正如笔者前面所指出的那样，假冒专利行为实际上是未经权利人许可，故意使用他人已经实际存在的专利号的行为，假冒的对象就是专利号，实际上所谓的专利标识就是专利号，没有专利号的专利标识行为不构成假冒他人专利，例如，在非专利产品上标注“专利产品，仿造必究”的字样，或者印刷成标贴贴在商品上，这是一种专利标识，只要上面没有涉及到专利号，或者其虚构的专利号不符合专利号构成规律，都不属于假冒专利的行为，实际上是一种冒充专利的行为。

学者们之所以有这种不科学的提法，可能是受到《商标法》中关于商标标识的提法的影响。

我国《商标法》第三十八条中，规定了侵犯注册商标专用权的四种行为，其中之一就是伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造他人注册商标标识的行为，为了规范使用和管理注册商标标识，对于有能力承接商标标识的印制单位，应持有县级以上工商行政管理机关核发的《指定印刷商标单位证书》，并经商标权人的委托才可以印制其商标标识，严禁私自印制他人的注册商标标识。

与《商标法》衔接的《刑法》第215条规定了相应的刑事责任。

笔者认为，对商标标识的这种强势保护是由于商标标识本身就是注册商标的载体，而所谓专利标识则不具备这个特点，上述的关于商标标识的法律规定不能推广到假冒专利的构成要件中，不能随意扩大，否则就可能不适当地扩大追究刑事责任的范围。

　　尽管本文对有关假冒专利行为与其它相关问题进行了探讨，笔者仍深感还有更多更深入的问题尚未涉及到。

由于我国建立专利制度仅仅十余年的历史，司法实践尚不丰富，出现一些争论实属正常。

值得高兴的是，北京市高级人民法院在这方面做出有益的探索。

该院在总结多年专利判断经验、并广泛征求专家学者意见的基础上，起草了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》，其框架是在“专利侵权判定若干问题”的标题上，分成六大部分，第四部分题目为“其他侵犯专利权行为的判定”。

从第八十一条到第八十七条是关于假冒他人专利的规定，这样系统详细的规定还不多见，笔者由此有理由认为，假冒他人专利的行为属于其他侵犯专利权行为，那么，该意见的标题中的“专利侵权”就应该是一个广义而上位的概念，因此，有必要尽快地系统研究关于专利侵权的逻辑体系，从理论上搞清楚各种涉及专利侵权行为的关系，以更好地完善立法，完善专利侵权的法律责任体系，推动司法实践，更好地维护专利制度的权威、保护专利权人和社会公众的权利。