科创板拟上市企业专利申请.docx

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科创板拟上市企业专利申请

科创板拟上市企业专利申请

据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，科创板定位于符合国家战略、突破关键核心技术，属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业，互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

对企业的科技创新能力具有较高的要求。

专利作为体现企业科技创新能力的重要组成部分，直接影响到企业核心技术所有权。

如何针对科创板上市要求进行核心技术的专利布局，成为科创企业共同面对的问题。

根据科创板相关监管要求、科创板企业申报过程中科创板股票上市委员会问询关注，结合科创板企业辅导上市过程中的实务经验，从专利的取得、风险的防范两个方面，对科创企业在登陆科创板之前需要关注的要点进行总结。

持有专利的必要性

据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第10问

（一），发行人能够坚持科技创新，通过持续的研发投入积累形成核心技术。

“通过持续的研发投入积累形成核心技术”表明拟科创板上市企业需要“占有”关键核心技术，通过专利的获得和合理保护范围的确立才能拥有关键核心技术。

这就需要通过专利权利要求所确定的保护范围来判断所拥有的权利的范围。

可见，拟科创板上市企业应当为“通过持续的研发投入积累形成核心技术”有计划、有策略地开展取得专利的筹划。

科创板首批上市的25家企业，融资金额占2018年全年A股IPO募资总额的23%。

截至2019年7月9日，在全球公开的发明专利申请数量进行统计排名，发明专利申请数量在100件以上的有12家企业，其中有2家企业在1000件以上。

科创企业要登陆科创板，首先应该重视专利的持有，持有专利既保护了科创企业自身的核心技术，也为科创板的申报奠定充分的基础。

专利取得的筹划

拟科创板上市企业无法回避专利的取得，专利的取得方式有两种，即自主取得和受让取得，自主取得一般是通过自主研发、主动申请的方式取得，受让取得一般是通过他人转让、变更登记的方式取得。

科创企业在专利取得的筹划中需关注以下要点：

1）技术保护的类型

首先，科创企业应关注核心技术是否需要通过专利进行保护。

除了专利权，企业还可以以商业秘密的形式来保护那些无须公开、价值性较高的核心技术。

科创企业对商业秘密应当采取相应的保密措施，一方面维持核心技术商业秘密的秘密性，另一方面可以表明自己的保密意图。

但是，如果以商业秘密保护核心技术，一旦技术方案被公开，科创企业就无法再以商业秘密的形式保护该技术，而且技术方案也会因公开而无法申请专利，最终导致核心技术无法保护。

另外，在维权难度上，商业秘密侵权案件的胜诉率远低于专利侵权案件。

因此，在核心技术保护时，科创企业应该首先权衡以何种方式保护核心技术。

其次，科创企业应关注选择何种专利类型进行保护。

相对于实用新型和外观设计专利而言，发明专利是唯一需要经过实质审查的专利类型。

由于发明专利创新的难度大、审理时间长、申请被驳回率高，因此，发明专利是科创企业知识产权中含金量相对较高的一项，也更能体现科创企业的自主创新能力。

对于科创企业的核心技术而言，应尽量申请发明专利。

对于具有国际视野的科创企业而言，还应该考虑进行核心技术的全球布局，通过PCT等国际渠道进行专利申请，从而证明核心技术的高质量并占据国际市场。

最后，科创企业还可以关注多维度的核心技术保护方式。

单纯的某一维度的知识产权保护模式，如商标权、专利权、软件著作权、商业秘密权通常具有各自的局限性，因此，科创企业可以考虑综合利用多维度的知识产权保护模式参与市场竞争，以实现核心技术利益保护最大化的目标。

避免某一权利因为某种原因失效而导致整个核心技术丧失。

2）专利取得的质量

据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号—科创板公司招股说明书》第54条，在行业方面，要求发行人应结合行业技术水平和对行业的贡献，披露发行人的技术先进性及具体表征；在企业方面，要求披露发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况；在技术方面，要求发行人披露保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排等。

在《审核问答》第10问

（一）中，要求发行人披露其技术所处行业的国家科技发展战略和政策、整体技术水平、国内外科技发展水平和趋势等。

从上市委问询关注的问题来看，很多问询都关注了企业所持专利是否能支撑企业在所属行业具备长期领先地位，核心专利的营收转化率是否理想，专利的稳定性如何，是否存在被无效的可能性等。

拟科创板上市企业，除了在专利数量上下功夫，还要切实注重所持专利的质量。

科创企业在登陆科创板前进行专利筹划时，应追求专利数量和质量的平衡。

专利的持有成本除了初期的申请费、代理费，授权后还会有维护费。

3）专利取得的时间

一般说来，中国发明专利申请大概需要约三年以上的时间才能获得授权。

一般发明专利自申请日起18个月后公开，如果公开后即提出实质审查的话，一般经过二次审查意见通知书，经审查员认定不存在新颖性、创造性等不可授权的问题后授权。

对于实用新型和外观设计而言，由于现在国家专利局不断加强专利审查质量控制，授权周期也延长很多。

对于国际专利申请来说，中国申请人往往首先提交一件中国国家申请（“在先申请”）；在12个月期限届满之前，申请人才考虑是否需要通过巴黎公约途径或PCT途径向国外申请；如果申请人决定通过PCT途径向国外申请，则以在先申请为优先权向中国专利局提交PCT国际申请，同时，在先申请仍然按照普通中国专利申请的程序往下进行；在30个月期限届满之前，申请人再考虑是否需要进入中国以外的其他国家或地区；而且是否能够得到国外专利部门的授权，还要看各个国家的专利的授权时间。

据《41号文》第54条规定，在企业方面，要求披露发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施、在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况。

这就要求科创企业在申报上市时，应披露已经取得专利授权的专利信息。

就中国专利而言，发明专利申请的授权周期一般为自申请日起三年以上，而《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号—首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》要求披露发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单。

这就要求科创企业在筹划上市之初就应该开始专利的申请工作，从而争取在上市申报时已经获得专利授权。

4）专利取得的方式

据实际案例，科创企业的专利取得方式也是上市委关注的焦点之一，就专利取得方式，拟登陆科创板企业应当关注以下几个方面：

首先，受让专利取得的来源是否合法合规。

首先，应关注专利的原始取得过程是否存在潜在或既有的权属纠纷，例如是否为职务发明，发明人是否签有竞业禁止协议等；企业应关注标的专利的转让是否需要相关部门批准，例如国有企业的专利属于国有资产的组成部分，其转让需要国有资产监管部门出具相应的批准文件；还应关注出让人与科创企业之间就收入、利润分配的约定是否履行，是否构成一致行动人。

其次，专利的质量是否稳定可靠。

基于自主取得专利的情况，科创企业为了应对不同的市场竞争环境，通常需要制定不同的专利申请策略，注重基本专利与外围专利相结合，并充分考虑竞争对手的情况。

而且，如果申请国际专利，还需要关注不同国家的不同专利申请制度及市场环境。

基于受让取得专利的情况，科创企业应对标的专利进行充分的尽职调查：

首先，应该核查标的专利是否存在抵押、质押的情况；其次，应核查专利是否正处于无效阶段，或曾经被提起过无效；最后，应关注标的专利是否正处于仲裁、诉讼等纠纷解决中。

再次，受让专利占全部专利的比例是否合适。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条规定“营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的尚未在境外上市红筹企业”可在科创板上市，而受让取得的专利虽然能够成功避免专利申请周期长，授权结果未知的问题，在通过受让取得专利的同时，应注重自身研发实力的培养。

从长远来说，科创企业在上市披露过程中，所持有的专利应该以自主取得为主，受让取得为辅。

最后，受让专利的交易程序是否合法合规。

专利转让过程中，应进行充分的尽职调查，首先应确保出让方为标的专利的合法持有人，其次，还应签订专利转让合同，对转让的对价、方式、交割日期进行明确的约定，专利作为一种无形产权，转让双方还应在专利登记部门履行相关登记手续。

风险的防范

1.权属的确定

拟科创板上市企业不能存在专利重大权属纠纷，因此在启动科创板上市的进程中，对于专利的权属问题应高度重视，应将风险消灭在萌芽阶段。

目前，从上市委问询过程中关注的问题来看，拟科创板上市企业的专利权属风险主要体现在以下几个方面：

1）发明人风险

科创板相关上市规则中对上市企业“核心技术人员”的关注度明显加强，与主板、中小板和创业板相比，科创板首次将核心技术人员稳定性列为发行条件之一，《上市规则》中将“核心技术人员”与企业控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员并列，可见核心技术人员的重要性。

《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第153号，以下简称《注册管理办法》）第十二条和《审核问答》第6问指出：

核心技术人员稳定，最近2年内核心技术人员均没有发生重大不利变化、不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。

《上市规则》第8.2.4条规定：

上市公司发生核心技术人员离职重大风险事项的，应当及时披露其对公司核心竞争力和持续经营能力的具体影响。

核心技术人员一般是科创企业核心技术的职务发明人，与核心技术专利的获得有着天然的联系，如果科创企业与核心技术人员之间存在的潜在风险，将成为企业上市过程中的障碍，例如核心技术人员在申报期间的离职将影响企业的稳定经营，核心技术人员否认企业核心技术为职务发明将引发专利权属纠纷，核心技术人员与其他企业签有竞业禁止条框将影响专利的稳定性等。

拟上市科创板的企业应与科研人员可以通过以下几种手段稳定核心技术人员：

首先，科创企业应完善研发管理制度，保证技术研发全过程的可跟踪性，与研发人员就权利归属作出书面约定；其次，科创企业在聘用技术人员时应注意做好技术人员信息隔离保护，充分调查其在原单位的工作情况，谨慎使用未知来源的信息；再次，科创企业可以通过签署竞业限制协议的方式阻止技术人员离职后前往具有竞争关系的企业就职，或者采取设置脱密期的方式防止员工在之后的工作中使用科创企业的技术信息；最后，科创企业还可以与核心技术人员进行绑定，一方面是对其进行股权激励，另一方面对其所持股份设置限制。

2）权利人风险

《上市规则》第8.2.4条规定：

上市公司对

（1）核心商标、专利、专有技术、特许经营权或者核心技术许可丧失、到期或者出现重大纠纷；

（2）主要产品、业务或者所依赖的基础技术研发失败或者被禁止使用；（3）主要产品或核心技术丧失竞争优势等重大风险事项，应当及时披露其对公司核心竞争力和持续经营能力的具体影响。

专利共有是指两个或两个以上的权利人共同占有同一专利，实践当中，专利共有常见于企业与高校开展产学研合作、企业之间开展项目合作开发等情形。

如果企业在成长初期忽视专利共有风险的防范，可能对形成的专利归属、使用、许可、转让未作约定或仅作简单约定，当企业进入科创板申报阶段后，由于面对巨大的利益诱惑，极易引发法律纠纷，阻碍企业上市。

面对这类风险，科创企业一方面应进行合作方的排查，排查合作方与科创企业之间的书面约定，若无书面约定，或书面约定未涉及权属问题，则应进行明确的书面补充约定；另一方面，企业应当加强技术的消化吸收，对于共有的专利，消化吸收其中的关键技术，并力争在此基础上进行技术创新，形成新的专利技术。

如果一项核心技术专利对科创企业来说具有重要影响，应尽量避免采用共有方式，或以协议方式明确约定公司享有独占使用权，其他共有人仅可就相关知识产权用于非生产经营目的，以避免产生权属瑕疵或争议，影响上市进程。

2.专利的出资

对于科创企业而言，核心技术是公司的核心竞争力。

《关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》规定，企业和个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票（权）的，企业或个人可选择按非货币投资有关税收政策执行，也可选择适用递延纳税优惠政策。

对于居民企业而言，依据财税部和国家税务总局于2014年12月31日联合颁布的《关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》，以及《国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告》规定，中国境内实行查账征收的居民企业，因非货币财产对外投资而收到的所得，可在不超过5年期限内，分期缴纳；上述投资所得，应于投资协议生效并办理股权变更时，确认收入实现。

对于自然人而言，依据《财政部、国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》以及《国家税务总局关于个人非货币性资产投资有关个人所得税征管问题的公告》，个人以非货币财产投资所获收入减除资产原值及合理费用后的收入，为应纳税所得额，依法应纳个人所得税，于非货币财产转让并取得被投资企业股权时确认收入实现，并可在5年内分期缴纳个人所得税。