商标异议、争议、撤销案件的代理.ppt

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商标异议、争议、撤销案件的代商标异议、争议、撤销案件的代理理主讲人：

广东省律师协会知识产权专业委员会副主任、广东三环汇华律师事务所执行主任王广华律师商标代理人商标异议、复审、撤销等商标确权行政诉讼：

商标确权诉讼案件：

不服国家工商行政管理总局商评委所做的裁定到北京一中院的所有行政诉讼案件及上诉案件。

（一）关于商标驳回复审决定的行政诉讼案件；第32条

（二）关于商标异议复审裁定的行政诉讼案件；第33条（三）关于商标争议裁定的行政诉讼案件；撤销注册不当商标案件（大争议）第41条第1、2款商标争议案件（小争议）第41条第3款（四）关于商标撤销或维持决定的行政诉讼案件。

如：

撤销三年未使用商标行政确权案件的特点商标行政确权案件的特点：

复杂、重大案件比较多，当事人比较重视。

诉讼时间长、很多案件都要打到最高院再审部分案件收费比较高目前此类案件比较多，商标异议、复审案件有五、六万件，商标行政确权案件每年几千件。

一、关于商标驳回复审决定的行政诉讼案件一、关于商标驳回复审决定的行政诉讼案件1、法律依据：

商标法第32条“对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。

商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人。

当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

”2、程序：

商标局驳回通知书向商评委申请复审商评委做出决定不服该决定向人民法院起诉3、司法实践中主要理由：

绝对理由被驳回

（1）商标是否具有显著性；

（2）有无违反商标法第10条、11条、12条规定；比如：

“田七”（牙膏）“傻子”“两面针”（牙膏）商标审理标准规定，“标志经使用已形成特定的市场含义，成为相关公众识别该使用人提供的商品或服务的标志的，可以作为商标注册”。

唯一、长期、广泛、知名消费者看到该标识是，能立刻与使用该标识的经营者联系起来相对理由被驳回（3）在先注册或在先申请商标是否相同、近似；与在先注册或在先申请的商标使用商品或服务是否类似。

主要是两个商标近似或商品类似二、关于商标异议及复审决定的行政诉讼案件二、关于商标异议及复审决定的行政诉讼案件1、法律依据：

商标法第33条“对初步审定、予以公告的商标提出异议的，商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，经调查核实后，做出裁定。

当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出裁定，并书面通知异议人和被异议人。

2、程序：

商标申请商标局初审公告（任何人）提出异议商标局裁定；不服该裁定申请复审；商评委裁定向法院起诉3、商标异议人（任何人）被异议人（商标注册申请人）4、实践中主要异议理由：

（1）是否违反商标法禁止条款；

（2）是否侵犯驰名商标权益；（3）与他人在先权利发生冲突；（4）与他人商标构成相同或类似商品上的近似商标。

5、商标异议复审与程序关系：

（1）“重新审理说”：

异议复审

（2）“行政复议关系”：

驳回复审商标评审规则第二十八条规定：

“商标评审委员会审理不服商标局异议裁定的复审案件，应当针对当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求进行评审。

”第二十七条规定：

“应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审。

”（3）现实意义：

在异议复审时，可以提出新理由，提出新证据。

三、商标争议：

当事人已注册的商标有争议三、商标争议：

当事人已注册的商标有争议

（一）撤销注册不当商标：

“大争议”案件的类型及要点1、违反禁止性规定的商标争议

（1）法律依据：

商标法第41条第1款“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

”

（2）理由：

主要是基于绝对理由（法律直接规定禁止的，而不是由于与他人在先注册的商标近似的）；或商标注册人主观上出于欺骗或不正当竞争；商标法第10条（禁止作为商标使用的标志）商标法第11条（禁止作为商标注册的标志）商标法第12条（以三维标志作为注册商标的特殊要求）以欺骗手段或其它不正当手段取得注册（3）争议人：

此类型申请人资格为任何人（4）争议时间：

申请时间无限制，在商标有效期内均可提出2、违反相对理由的商标争议

（1）法律依据：

商标法第41条第2款“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

”

（2）理由：

商标法第13条（驰名商标的保护）商标法第15条（代理人恶意注册的禁止）商标法第16条（地理标志）商标法第31条（在先权利与恶意抢注）（3）争议期限：

5年（争议商标注册之日起算，对于恶意注册，驰名商标所有人不受5年限制）（4）争议人：

商标所有人或利害关系人。

a.驰名商标所有人b.在先权利人（在先著作权人、在先外观设计专利权人、在先肖像权人等c.在先使用商标人第一款：

违反禁用条款（第10、11、12条）或以欺骗手段或者不正当手段取得注册任何人可提不受时间限制。

第二款：

违反第13、15、16、31条商标所有人或利害关系人可提5年内（驰名商标除外）5、商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

”

（1）、对“不得损害他人现有的在先权利”一般理解：

“在先权利”范围：

比较统一认识的在先权利包括：

姓名权、肖像权、著作权、专利权。

但不包括”在先注册商标权“和”在先使用的未注册商标“（适用后一种情况救济）有争议：

a.关于”字号权/商号权”：

原则上，可将符合一定条件的字号纳入企业名称的范围内，认定构成在先权利予以保护。

b.知名商品的特有名称和包装装潢：

原则上也可以适用根据最高法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第17条“商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护。

”对“现有”的理解：

要求在先权利是已经形成并合法有效根据最高法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第17条第2款“一般以诉争商标申请日为准。

如果在先权利在诉争商标核准注册时已不存在的，则不影响诉争商标的注册。

”

（2）、关于抢注他人已经使用并有一定影响商标问题的法律理解：

提出争议的条件有二：

其一，在先使用的未注册商标具有一定影响；其二，注册人抢先注册的手段具有不正当性。

如何理解“有一定影响”的法律含义：

a.在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标；b.是一个相对的标准，对于影响所涉及的范围和公众知晓的程度都不应当过度苛求；c.司法实践上，要求会比较低。

关于判断“有一定影响”的时间界限：

争议注册商标申请日为时间界限“有一定影响”判断标准：

a.“一定地域”是一个区域性而非全国性的概念，原则上在先使用的商标在其主要销售地或经营地具有一定影响即可；b.证据充足程度：

尽量提供权威机构或位级较高等的官方机构所颁发证书等。

以不正当手段抢先注册的行为商标确权行政案件意见第18条“如果申请人明知或者应知他人已经使用并有一定影响的商标而予以抢注，即可认定其采用了不正当手段。

”未注册商标的在先使用行为：

a.商业活动中的真实使用：

是应当发生在实际的商业活动中，是真实而非形式上的使用；b.持续使用；c.在中国境内使用；d.合法的使用：

如未注册商标本身的使用行为违法，如在国家规定必须使用注册商标的商品上使用未注册商标，即不享有该权益。

如商品质量不符合规定或在先使用权人未获得生产许可证，就不能否定未注册商标在先使用所产生的效果。

e.使用”利益的继承性：

在先使用人能证明更替双方的程序关系合法有效，就能继承使用行为所带来的利益。

未注册商标只能阻却在相同或类似商品上进行的在后商标注册行为。

利害关系人：

未注册商标的所有人，还有未注册商标的受让人，被许可人和其他能证明与未注册商标有利害关系的人都是适格的主体。

6、关于“欺骗或其他不正当手段的认定”有观点认为该条款属程序性条款，属当事人提起商标争议的程序性依据，而非实体理由；有观点认为可作为撤销注册商标的实体依据。

即使是作为实体理由，还有分歧，主要表现在其适用范围是仅适用于损害公共利益和公共秩序等绝对禁注理由，还是包括相对禁注理由等。

商评委商标审理标准中将“欺骗或其他不正当手段”明确分为“以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得商标注册的行为”和“基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为”。

最高法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第十九条明确了“人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。

对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。

”上述规定明确了两点：

（1）是实体理由；

（2）只适用损害公共利益等情形，以后不得将侵害特定民事权益的撤销理由引用四十一条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段”，而是适用商标法第四十一条第二、三款及商标法其他规定。

（二）小争议：

基于商标注册人对别人在他之后注册的商标，和他在同一种商品或类似商品注册在先的商标相同或类似而发生的争议。

法律依据：

商标法第41条第3款“除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。

”期限：

5年（自该商标核准注册之日起）争议人：

在先商标注册人案件焦点一般仅限于双方商标是否构成使用在同一种或者类似商品上的相同或近似商标（三）注册商标撤销的效力：

商标实施条例第36条“依据商标法第四十一条的规定撤销的注册商标，其商标专用权视为自始即不存在”。

四、商标撤销狭义：

主要指商标法第四十四条、四十五条之规定商标三年未使用撤销申请商标三年未使用撤销申请

（一）“三年的计算方法”：

自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起，向前推算三年。

（二）商标使用行为的构成要件：

1、使用必须符合法定的表现形式：

如附在商品、商品包装、容器上。

2、必须是对注册商标的规范使用使用核准注册的商标标识a.根据最高法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第20条规定：

“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

”b.如两个商标主要部分或显著特征不同，不视为注册商标的使用。

在核定使用的商品/服务上使用a.原则是以对一商品或服务使用可延及与该相类似的商品或服务。

与之不类似的商品应予以撤销。

b.在与核定商品/服务类似的非核定商品的使用不视为注册商标使用。

“GNC”案,该商标使用于“蜂蜜”，注册核定的商品为“非医用营养鱼油”。

使用行为必须发生在我国法域内港澳台使用独立法律制度，在港澳台的使用，不能用于我国注册商标的使用。

应当是商标权人控制下的使用最高法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第20条第2款规定“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。

”必须是公开、真实、合法的商业使用:

A.单独许可、转让注册商标的行为不视为注册商标的商标性使用。

B.单独商标注册信息的公布、声明不视为注册商标的商业性使用。

如商标公告、通知等。

“如某某市注册商标通告”连续三年停止使用的正当理由：

A.不可抗力：

自然现象、战争；B.政策性限制：

一般指商标注册后才发生的；C.因破产清算停止使用；D.商标权人有真实使用商标的意图，且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正确理由（最高法关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见第20条第3款）（三）使用的主要证据材料发票；合同；广告；产品检验报告；产品报关单；商标印制证明材料、包装物。

上述证据材料必须符合以下要求