律师办理知识产权业务指引.docx

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律师办理知识产权业务指引

律师办理知识产权业务指引

1目的和主题内容

1.1为了指导律师办理知识产权业务，制订本指引。

1.2本指引规定了律师办理商标权、专利权、著作权的一般经验和一般提示。

2适用范围

2.1本指引由律师参考。

2.2下列人员应通晓本指引：

  1）办理知识产权业务的律师

  2）协助律师办理知识产权业务的律师助理

2.3下列人员应了解本指引：

  其他律师

3术语

3.1知识产权：

是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识的结晶而依法享有的权利，它涉及文学、艺术、科技、工商领域的智力成果及相关权利。

3.2商标：

是指在商品服务项目上所使用的，用以识别不同经营者所生产、制造、加工、拣选、经营的商品或者提供的服务，有显著的文字、图形或者其组合构成的标志。

3.3专利：

是指经专利主管机关依照法定程序审查批准的、符合专利条件的发明创造。

我国《专利法》规定了三种专利：

发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

3.4专利权：

是指就一发明创造的申请人向专利行政管理部门提出申请，经专利行政管理部门依法审查合格后，向申请人授予的在一定期限内对该发明创造享有的专有权利。

3.5著作权：

是指作者及其他著作权人依法对文学、艺术、科学作品所享有的人身权利和财产权利的总称。

著作人身权，又称精神权利，是指作者对其作品所享有的各种人身相联系而又无直接财产内容的权利。

著作人身权具体包括发表权、署名权、修改权和保护作品完整权等4项权利。

著作财产权包括使用权和获得报酬权，具体包括复制权、发行权、展览权、表演权、播放权、制片权、演绎权等7项权能。

4职责

  本指引的编制和修订由本所标准化委员会提出，经合伙人会议批准后，由首席合伙人颁布。

5引用法律、司法解释

  《中华人民共和国律师法》

  《中华人民共和国商标法》

  《中华人民共和国专利法》

  《中华人民共和国著作权法》

  最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》（法释[2002]2号，2001年12月25日）

  最高人民法院《关于诉前停止侵犯专利行为适用法律问题的若干规定》（法释[2001]21号，2001年6月5日）

6知识产权法调整的范围

6.1知识产权法是调整因创造、使用智力成果而产生的，以及在确认、保护和行使智力成果所有人的知识产权过程中所发生的各种社会关系的总称。

知识产权法律体系一般包括以下法律制度：

（1）著作权法律制度。

这是保护文学、艺术、科学作品的创作人的权利（著作权和版权）和传播人的权利（邻接权）的法律法规。

目前，很多国家还将计算机软件列入著作权的保护范围。

（2）商标权法律制度。

这是保护商品商标和服务商标使用人的权利的法律制度。

  （3）专利权法律制度。

这是保护各个技术领域发明创造人因完成智力成果而获得专有权利（包括发明专利权、实用新型专利权、外观设计专利权）的法律制度。

  （4）商号权法律制度。

这是保护工商企业名称或者工商企业字号的专用权的法律制度。

  （5）产地标记权法律制度。

这是保护商标原产地名称、货源标记或者产地标记权利的法律制度。

  （6）工业版权法律制度。

这是保护集成电路图设计权等新型知识产权的法律制度。

  （7）商业秘密法律制度。

这是保护未公开的技术信息和经营信息权的法律制度。

  （8）反不正当竞争法律制度。

这是制止生产经营者以不正当手段进行市场竞争，损害同行业竞争对手合法权益的法律法规。

  （9）其他保护知识产权的法律制度。

这是指目前世界上少数国家已经制定的、另一些国家主张应当制定的保护新的技术领域的智力成果权的法律制度。

6.2本指引只规定律师办理商标权、专利权、著作权的一般经验和一般提示。

7商标权律师实务

7.1商标法

  商标能够给商品的生产者带来一定的经济收益。

因此，为了保护商标的专用权，我国制定了《商标法》。

《商标法》主要是调整因注册、使用、管理和保护商标专用权所发生的各种社会关系。

通过对这些社会关系的调整，保护商标专用权，维护商标所有权人的利益。

7.2商标权诉讼代理律师实务

7.2.1概述

  商标权诉讼代理，主要是指律师接受注册商标所有人的委托，在法律规定的保护范围内，根据委托人的授权，以委托人的名义并为了委托人的利益，代理委托人进行诉讼的行为。

商标权诉讼案件主要有商标侵权案件、商标使用许可合同纠纷案件、注册商标转让合同纠纷案件。

7.2.2商标侵权案件

  侵犯商标专用权的案件一般有以下表现形式：

（1）未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的。

这类案件有四种情况：

  1）在同一种商品上使用与注册商标相同的商标；

  2）在同一种商品上使用与注册商标相近似的商标；

  3）在类似商品上使用与注册商标相同的商标；

  4）在类似商品上使用与注册商标相近似的商标。

（2）销售明知是假冒注册商标的商品。

这是商品销售者实施的侵权行为。

只要销售者主观上明知或者应知销售的是假冒注册商标的商品，即构成此类侵权行为。

  （3）伪造、擅自制造他人注册商标，或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识。

这类侵权行为的表现形式主要有四种：

  1）伪造他人注册商标标识；

  2）未经商标权人委托或者授权而制造其注册商标标识；

  3）超越商标权人授予的权限任意制造其注册商标标识；

  4）销售属于伪造、擅自制造的注册商标标识。

  （4）给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。

7.2.3商标使用许可合同诉讼案件

  律师代理商标使用许可合同纠纷案件时，首先应确认商标使用许可合同的法律效力、违约一方应承担的违约责任以及合同的变更、解除等。

对这类合同必须审查以下几项条件，否则合同应确认无效：

（1）许可人必须是该商标注册人；

（2）商标必须与注册商标一致（文学、图形）；

  （3）许可使用注册商标的商品，应当以注册商标核定使用的商品为限；

  （4）许可合同的期限，不得超过注册商标的有效期限；续展后，可继续签订。

7.2.4商标权诉讼案件律师代理应注意的问题

（1）查明商标权是否已经取得，或商标权的享有是否超过了法律规定的期限；

（2）查明侵犯商标权的时间、地点、造成的影响，为此要全面搜集证据；

  （3）代理人要及时地向人民法院提出采取强制停止侵权行为的措施。

根据2001年12月25日最高人民法院颁布的《关于诉前停止侵犯注册商标专用权和保全证据适用法律问题的解释》规定，律师作为商标注册和利害关系人的代理人，应及时向法院提出诉前责令停止侵犯注册商标专用权或者保全证据的申请，切实保护商标注册人的合法权益。

  （4）确定商标侵权案件的管辖法院。

由于商标侵权行为而引起的诉讼，管辖比较复杂。

我国《民事诉讼法》规定：

“因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为或者被告住所地人民法院管辖。

”有时商标的侵权行为地既不在原告住所地，也不在被告住所地，而是在第三地，甚至第三地还不止一处。

律师选择被告住所地起诉比较合适。

  （5）注意提出赔偿的请求。

律师应为向委托人提供计算赔偿的标准。

侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

如果不能确定侵权人因侵权所获得的利益，也不能够计算被侵权人因侵权事实所遭受的损失，法院将根据情节判决给予50万元以下的赔偿。

7.3商标权非诉讼律师实务

7.3.1概述

  律师非诉讼商标代理，主要是指律师接受委托，以委托人的名义并为了委托人利益，在委托人的授权范围内，代理委托人办理商标注册申请、转让注册商标申请、商标使用许可以及代为办理被撤销注册商标后的复审申请等法律事务的行为。

7.3.2律师商标非诉讼代理应进行的工作

（1）接受委托

  委托人在办理商标注册申请、转让注册商标申请、商标使用许可以及办理被撤销注册商标后的复审申请等非诉讼法律事务过程中，可以委托律师代理。

（2）律师代办商标注册申请

  商标注册申请，是指商标使用人为了取得商标专用权，将其使用的商标依照《商标法》规定的注册条件、原则和程序，向商标管理机关提出注册申请，经商标管理机关审查批准，授予申请人商标专用权的活动。

具体程序为：

  1）填写《商标注册申请书》，写明以下内容：

申请注册商标的名称；使用商标的商品类别和商品名称；使用商标商品的主要用途；商品生产所执行的技术标准类别；申请人的名称或姓名、地址和营业执照号，并加盖申请人的印章。

  2）附送10张商标图样。

在送交正式图样前，律师应当就商标设计草图，附函说明注册的商品类别，向工商行政管理机关查询。

查询后，如果没有混同，再将设计的正式商标图样送交。

  3）附送有关证件。

申请人申请药品商标注册，应当附送卫生行政部门发给的证明文件。

申请卷烟、雪茄烟和有包装烟丝的商标注册，应当附送国家烟草主管机关批准生产的证明文件。

  4）向当地工商行政管理机关交纳商标申请费和商标注册费。

7.3.3律师代办商标注册申请应注意的问题

  我国主要实行商标自愿注册原则，但根据《商标法》的规定，符合条件的商标申请才能获准注册。

商标注册的条件包括商标注册申请人应当具备的条件和申请注册的商标应当具备的条件两个方面。

  申请商标注册，应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。

同一申请人在不同类别的商品上使用同一商标的，应当按商品分类表提出申请。

注册商标需要在同一类的其他商品上使用的，应当另行提出申请。

7.3.4律师代办转让注册商标的申请

  注册商标转让，是指商标注册人在有效期内，依法定程序，将商标专用权转让给另一方的行为。

律师代办转让注册商标的申请时，应当注意相关的程序和相关的问题：

（1）律师代办转让注册商标申请的程序

  1）要求转让人和受让人双方共同向商标局提出申请，共同填写《转让注册商标申请书》。

申请书的内容包括商标的名称、转让人和受让人的地址、营业执照号等，并加盖双方的印章。

  2）附送原《商标注册证》正本，即交回原《商标注册证》。

  3）向当地工商行政管理机关交纳转让申请费和转让注册费。

（2）律师代办转让注册商标申请应注意的问题

  1）转让的形式有两种：

合同转让和继受转让。

合同转让是指转让人和受让人通过签订合同的方式转让注册商标专用权。

继受转让是指受让人通过法律上的承继关系而享有注册商标专用权的行为。

  2）转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或近似的商标，必须一并登记。

  3）转让国家规定必须使用注册商标的人用药品、烟草制品及其他商标的，受让人应当提供有关主管部门的批准文件。

7.3.5律师代办商标使用许可法律事务

  商标使用许可，是指商标注册人以订立书面合同的形式，允许他人使用其注册商标。

（1）律师代办商标使用许可法律事务的程序

  1）要求许可人、被许可人双方签订《商标使用许可合同》。

该合同应当包括以下条款：

许可使用的形式；许可使用的注册商标的名称、注册证号、许可使用的注册商标的商品范围和名称；使用期限和产品销售区；许可使用费的数额和支付方式；商品质量的保证和监督办法及违约责任。

  2）要求许可人、被许可人双方填写《商标使用许可合同备案表》。

  3）将《商标使用许可合同》和《商标使用许可合同备案表》报国家商标管理机关备案和当地工商行政管理局存查。

（2）律师代办商标使用许可应注意的问题

  1）明确商标使用许可的范围，不得超出商标注册的核定使用范围，被许可使用人只能自己使用，而无权再许可给第三人使用。

  2）对于被许可使用人使用许可商标的商品质量，许可人享有质量控制权。

被许可人如果不能保证商品质量，许可人有权制止被许可人出售使用该商标的商品。

8专利权律师实务

8.1专利权诉讼案件

  律师专利诉讼代理，主要是指律师接受专利所有权人的委托，在法律规定的保护范围内，根据委托人的授权，以委托人的名义并为了委托人的利益，代理委托人进行诉讼的行为。

专利权纠纷案件主要有以下几种：

  1）关于实施强制许可使用费的纠纷案件；

  2）关于专利申请公布后，专利权授予前使用发明、实用新型、外观设计的费用的纠纷案件；

  3）关于专利侵权纠纷案件；

  4）关于转让专利申请权或者专利权的合同纠纷案件；

  5）专利权属纠纷案件；

  6）专利申请权纠纷案件。

（1）专利侵权纠纷案件

  专利侵权也称侵犯专利权，是指在专利有效期内，非法侵犯专利权人依法所享有的权利的行为。

《专利法》规定，未经专利权人许可，为生产经营目的制造、使用或者销售其专利产品，或者使用其专利方法的行为以及假冒他人专利的行为，都属于侵犯专利权的行为。

专利侵权行为应同时具备以下几个条件：

  1）专利侵权被侵犯的对象，是已授予专利权，受《专利法》保护的专利产品或专利方法。

  2）侵权行为是指违法制造、使用和销售专利产品以及使用专利方法的行为。

发生方法专利侵权纠纷以后，制造同样产品的单位或者个人应当提供其生产制造方法的证明，这就是说，被告有责任提供证据，证明其产品不是用该方法制造的，否则，不需要原告提供证据，被告即被推定为使用了该专利方法。

  3）要以盈利为目的。

这就是行为的违法性才构成专利侵权。

  4）未经专利权人许可。

  5）专利侵权人主观上必须有过错。

  6）实施的专利侵权行为直接或间接给专利权人造成财产和精神上的损害，也就是损害结果是客观存在的。

（2）专利申请权纠纷案件

  专利申请权纠纷，主要有关于是职务发明创造还是非职务发明创造；关于谁是发明创造的发明人或设计人；关于合作完成或者接受委托完成后的发明创造，谁有权申请专利。

  （3）专利权属纠纷案件

  专利权属纠纷案件，是指某项发明创造被正式授予专利权后，当事人对谁是真正发明人产生争议，依法向法院起诉的案件。

  （4）专利许可合同纠纷案件

  专利许可合同的法律特征，是双方通过订立合同，专利权人（许可人）将专利交受让人（被许可人）使用，而受让人因此支付专利使用费。

当一方违约造成纠纷起诉至法院后，对违约责任的划分，主要围绕着双方基本的权利义务关系来确定：

  1）许可人是否是专利权人。

非专利权人以所有权人的名义与他人订立的专利许可合同是无效的。

  2）审查许可人提供的专利是否为职务发明。

根据《专利法》的规定，执行本单位的任务或者利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。

  3）审查专利许可合同的内容和形式是否合法。

  4）根据专利许可合同中双方约定的权利义务，确定谁应该承担违约责任。

  （5）专利权转让纠纷案件

  专利转让，是指转让人将其所有的专利权移交受让人所有的行为。

关于专利转让合同在履行过程中产生纠纷而依法起诉到法院的案件，律师在代理时应主要抓住三个要件：

  1）当事人所转让的专利是否属于有效专利；

  2）当事人是否有权转让；

  3）转让协议是否依法经专利局登记公告。

8.2专利权案件律师代理应注意的问题

（1）律师应明确我国《专利权》保护的三种方法：

  1）行政方法：

对假冒他人专利者，对侵犯发明人或设计人的非职务发明创造专利申请权益的行为，对专利局有关人员在专利公布前泄露专利内容的行为，对未经专利局许可实施专利的侵权行为，律师应当依法请求行政保护。

  2）民事诉讼方法：

对当事人因专利是否为发明创造而发生的纠纷，关于谁是发明创造的发明人或设计人的纠纷，关于对协作（合作）完成或者接受委托完成的发明创造谁有权申请专利的纠纷案件，对上级主管部门或所在地区专利管理机关处理不服的案件，可以请求民事保护，向法院起诉；

  3）刑事方法：

对于假冒专利且情节严重的侵权直接责任人，可以请求司法机关追究其刑事责任。

（2）专利侵权纠纷案件技术性、专业性强，案件复杂，涉及面广，律师在代理中有一定难度，遇有专门的技术问题时可以请专家对有关的问题进行技术分析和技术鉴定。

  （3）律师作为原告的代理人时，应当帮助其举证，证明被告侵权的事实证据，包括书证、物证；向法院阐明诉讼的目的及理由，请求保护权利的范围和要求停止侵权的范围，说明理由和依据。

  （4）专利侵权纠纷案件的管辖一般适用特别地域管辖，即由侵权行为地的中级法院管辖。

侵权行为地包括侵权行为发生地、侵权行为连续进行地和损害结果发生地。

  （5）对专利侵权行为，为当事人提供诉前保全措施。

专利权作为一种无形财产权，和其他财产权相比有它的特殊性。

专利侵权诉讼采取诉讼保全是为了及时制止对专利这种无形资产的侵权行为，也是为了避免损失的扩大。

  （6）及时提出证据保全申请。

在专利侵权纠纷中，产品、设备及有关的技术资料都是非常重要的证据，如不及时采取保全措施，证据就有可能被毁损、转移的可能。

  （7）代理人根据最高人民法院《关于诉前停止侵犯专利行为适用法律问题的若干规定》，应及时向法院提出诉前停止侵犯专利权的申请，切实保护专利权人和其他利害关系人的合法权益。

  （8）为当事人提供专利侵权赔偿数额的计算方式，合理提出赔偿数额。

赔偿数额应根据专利人因被侵权所受到的损失，也可以根据权利人的利益损失、侵权人获得的利益或者专利使用许可费的倍数合理计算。

8.3专利权非诉讼律师实务

  专利权非诉讼律师实务，是指律师接受委托，按照《专利法》及其实施细则的有关规定，以委托人的名义，代理委托人向专利管理机关办理专利事务的一种法律行为。

具体包括：

专利申请中的律师代理、专利授权过程中的律师代理和律师对专利权人的法律服务等。

（1）律师代理提出专利申请

  律师代理提出专利申请，主要是负责办理申请专利的各种手续。

代理律师的责任，是将发明的有关事实正确地、准确无误地按照法律的要求将其表述出来。

提出专利申请必须迅速及时。

律师应当注意，在任何情况下，都不能错过规定的时间限制，否则延误专利申请，会给发明人带来无法弥补的损失。

律师应当做好以下工作：

  1）提交有关文件。

律师应按照《专利法》及其实施细则规定的内容、式样、文字、书写方式和其他有关规定的要求，填写专利请求书、说明书、说明书摘要及权利要求书，提供外观设计的图片或照片等文件。

  2）依法请求专利局审查专利申请。

专利审查的目的在于，确定专利申请是否符合《专利法》规定的形式要件和实质要件，从而决定是否批准授予专利权。

律师应当在法律规定的期限内，请求专利局对专利申请进行实质审查，以免逾期造成被动。

（2）律师代理转让专利权

  专利权转让，是指专利权人将其获得的专利所有权转让给他人。

律师应当注意：

  1）专利权转让必须符合法律规定，并依法办理转让手续；

  2）中国的单位或者个人向外国人转让专利权的，必须经过国务院有关部门批准；

  3）转让专利权时，当事人必须订立书面合同，并经专利局登记和公告后，才能正式生效。

  （3）专利代理律师的服务

  律师应当根据自己具有的法律专业知识、专业技能和丰富的实践经验，在法律规定的范围内，充分维护委托人的合法权益。

律师的主要任务是：

  1）提供法律咨询。

律师应当根据实际情况，权衡利弊，向发明人提出切实可行的选择意见，供发明人参考。

如果申请专利比保守专利秘密对发明人更有利，那么律师还应当考虑取得发明专利的适当时机，并帮助发明人判定申请专利的可行性和价值等问题。

  2）为委托人取得专利权服务。

律师在法律规定的范围内，应当充分保护发明人的合法权益。

在申请取得专利权的过程中，律师必须严格保守发明人申请专利发明的内容，及时提出实质审查的请求，协助申请人修改发明说明书和权利要求书，答复审查员的审查意见。

在专利审批阶段，律师应当随时了解审查的情况，并按专利局的要求采取积极有效的措施，争取使专利申请获得批准，使发明人获得专利权。

9著作权律师实务

9.1著作权诉讼案件

9.1.1著作权纠纷

  著作权纠纷，既有基于著作权的归属、权利的行使等发生的纠纷，也有基于作品的使用而发生的著作权合同纠纷。

著作权诉讼案件主要有著作权侵权案件、著作权转让合同纠纷案件、著作权许可合同纠纷案件。

9.1.2著作权侵权案件

  所谓侵犯著作权的行为，是指未经作者同意或其他权利人同意，又无法律上的根据，擅自对著作权作品进行利用或以其他非法手段行使著作权人专有权的行为。

（1）侵犯著作权的表现形式

  根据《著作权法》的规定，侵犯著作权的行为有以下多种表现形式：

  1）未经著作权人许可，发表其作品的行为；

  2）未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的行为；

  3）没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的行为；

  4）歪曲、篡改他人作品的行为；

  5）未经著作权人许可，以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的行为；

  6）使用他人作品未按规定支付报酬的行为；

  7）未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权人有关的权利人许可，出租其作品或者录音录像制品的行为；

  8）未经出版人许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的行为；

  9）剽窃、抄袭他人作品的行为；

  10）未经著作权人许可，以盈利为目的复制发行其作品的行为；

  11）制作、出售假冒他人署名的美术作品的行为；

  12）未经表演人许可，现场直播其表演的行为或者公开传送其现场表演的行为；

  13）未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的行为；

  14）未经表演人许可，对其表演制作录音录像出版的行为，或者通过信息网络向公众传播其表演的行为；

  15）出版他人享有出版权的图书的行为；

  16）未经录音录像制作人许可，复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的行为；

  17）未经广播电台、电视台许可，转播、复制发行其制作的广播、电视的行为；

  18）未经著作权人或者与著作权人有关的权利人许可，故意避开或者破