恶意抢注他人商标行为探析.docx

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恶意抢注他人商标行为探析

恶意抢注他人商标行为探析

崔丽娜 

根据商标法的立法本意，商标本是区分商品或服务来源的标志，经营者基于商业需求向国家知识产权局提出商标注册申请。

但由于商标注册成本不断降低，商标背后蕴含着巨大的经济价值，使得商标恶意抢注行为仍屡禁不止。

商标恶意申请大概分为三种形式：

第一种形式是恶意抢注他人商标的行为；第二种形式是损害他人在先权利的抢注行为；第三种形式是以独占公共资源或者损害公共利益、有违社会主义道德风尚的抢注行为。

笔者结合实践，主要针对第一种商标恶意申请的情形，即恶意抢注他人商标的行为进行分析。

关于恶意抢注他人商标的行为，主要分为三种情况：

一是针对国内具有一定知名度的商标在非类似商品或服务上进行抢注；

二是对具有一定知名度的注册商标进行抄袭、摹仿；

三是根据商标注册地域性保护原则的特点，针对权利人尚未注册的商标在尚未注册的地域进行抢注。

一、针对国内具有一定知名度的注册商标在非类似商品或服务上的抢注行为

根据《商标审查及审理标准》的规定，判定商标近似需要同时满足商标标识相同或近似，以及指定商品或服务项目相同或类似两个要件。

除非在先商标为驰名商标或者具有较高的知名度，以及商标申请人具有明显的主观恶意。

否则，一般情况下，即使在非类似商品或服务上申请与他人具有一定知名度的相同商标，由于商品的功能特点、销售渠道、消费群体存在较大差异，国家知识产权局一般情况下也会核准该商标的注册。

在现有商标审查制度的基础上，就大量存在将他人已注册的知名商标在不相同或不相类似的商品或服务上进行抢注，甚至在相同类别上，将他人商标在不构成类似商品或服务的商品或服务项目上进行抢注。

案例一：

第8954652号“

”商标无效宣告案

在第8954652号“

”争议商标无效宣告案中，申请人道达尔股份有限公司的引证商标“

”“

”在润滑油、机油商品上已经具有一定知名度，而争议商标的原注册人曾经销售引证商标的润滑油产品，后将商标转让给被申请人。

国家知识产权局经过审理后认为：

1、争议商标指定使用的轮胎翻新等服务与引证商标核定使用的润滑油、柴油机油等商品未构成类似商品/服务，争议商标与引证商标未构成类似商品/服务上的近似商标，故争议商标的注册未违反《商标法》第三十条的规定。

2、申请人提交的在案证据虽能证明引证商标在柴油机油、润滑油商品上已具有一定知名度，但不足以证明在争议商标申请日前在柴油机油、润滑油商品上已被相关公证所熟知。

因此，争议商标的注册未违反《商标法》第十三条第三款的规定。

3、本案申请人虽然提交了公证书，能够证明争议商标的原注册人销售并知晓申请人“快驰”“QUARTA”商标的润滑油。

但申请人在先使用的润滑油、柴油机油等商品与争议商标指定使用的轮胎翻新等服务存在一定差异，上述商品/服务未构成类似商品/服务，故争议商标的注册未违反《商标法》第十五条第二款的规定。

4、申请人提交的在案证据不能证明其“QUARTZ”“快驰”商标在与争议商标指定使用的轮胎翻新等相同或类似服务上已在中国大陆在先使用并产生一定影响。

故争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条关于“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的规定，也未违反《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条第一款所规定的情形，最终维持争议商标的注册。

案例二：

第26343005号“

”商标无效宣告案

而在第26343005号“威瑞森”争议商标无效宣告案中，威瑞森公司名下的引证商标“

”在通讯服务领域经过使用具有一定知名度，他人将“威瑞森”商标在第14类“工业用油脂”等商品上进行注册。

国家知识产权局认定：

1、争议商标与引证商标未构成《商标法》第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。

2、难以认定争议商标的注册申请损害了威瑞森公司及其关联主体的在先商号权益，未违反《商标法》第三十二条规定。

3、争议商标未违反《商标法》第十三条第三款、第十条第一款第（七）、（八）项、第四十四条第一款等规定，维持争议商标的注册。

北京知识产权法院和北京市高级人民法院虽同样认可争议商标与引证商标未构成近似商标。

但通过在案证据可知威瑞森公司名下“VERIZON”商标在通讯服务领域具有较强的显著性和知名度，经过威瑞森公司宣传使用，“VERIZON”与“威瑞森”已形成稳定的对应关系。

被申请人在不同类别上申请注册了13件商标，其中包括在不同类别上申请注册的“威瑞森”“威瑞森Verizon”等7件商标。

上述7件商标与威瑞森公司在先商标相同或近似，此行为难谓巧合。

因此，被申请人申请注册争议商标具有明显翻译、抢注他人具有较高知名度商标的恶意，构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，最终争议商标予以宣告无效。

这两个案例颇为相似，都是在先商标在自身的行业内经过使用具有一定知名度，行政机关也对其知名度予以认可。

但是却因为恶意商标抢注在非类似商品或服务上，因此适用《商标法》第三十条“相同或类似商品/服务上的近似商标”，以及《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”的规定都无法对恶意抢注商标进行打击。

而第二个案例中，之所以争议商标不予注册，是由于恶意申请人在多个类别上申请了与引证商标相同或较为近似的商标，证明了申请人主观的恶意，最终使争议商标被宣告无效。

二、对具有一定知名度的注册商标进行抄袭、摹仿

针对注册商标进行抄袭、摹仿，主要体现在：

将他人注册商标进行拆分、变字或者加入显著性较弱的词汇后进行恶意注册。

目前，随着对恶意注册商标行为打击力度的不断增加，恶意商标注册人已经很少直接对他人商标进行复制，而是采取了更为隐蔽的方式进行抄袭、摹仿，在通过国家知识产权局的注册审查后，再在实际使用过程中，通过商标变形的方式恶意摹仿他人商标的标识及商品包装，从而造成消费者对商品或服务来源的混淆误认。

案例三：

第8983818号“

”商标无效宣告案

在第8983818号“Halrie”争议商标无效宣告案中，国家知识产权局认定：

根据申请人提交的证据能够证明其使用在“电冰箱”商品上的“海尔”“Haier”商标曾获得《商标法》第十三条保护，且法院在先判决中，申请人商标亦受到保护。

本案中，争议商标指定使用的“家用电动榨水果机、旋转式脱水机”等商品与申请人“Haier”商标具有较高知名度的“电冰箱”商品均为家电类商品，在功能、用途、消费对象上具有一致性，已构成密切关联商品，争议商标“Halrie”与申请人已为相关公众广为知晓的“Haier”商标在文字构成、呼叫上高度近似，被申请人注册争议商标的行为难言善意，在“海尔”“Haier”商标具有很强独创性和较高知名度的情况下，双方商标若共存市场可能使相关公众误认为争议商标与申请人存在关联性，从而使申请人利益可能受到损害。

因此，争议商标已构成《商标法》第十三条第三款所指情形。

最终，争议商标被宣告无效。

本案中，单从两件商标标识的字母构成来看，两者在字母构成上存在较大差异，仅前两个字母完全相同，其他字母尚存在较大差异。

但从两件商标标识的整体外观来看，两者视觉效果存在较高近似，尤其是法院在先判例中，本案被申请人存在实际仿冒申请人商品的行为，主观上存在明显恶意，因此最终得到国家知识产权局的支持。

案例四：

“纳*德”商标异议案

在“纳*德”商标异议案中，被异议商标与异议人引证商标完全相同，但是双方商标指定商品不类似。

因此，国家知识产权局认定：

由于商标指定使用商品或服务的功能用途、服务内容差异显著，不属于类似商品或服务，故双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标，维持了被异议商标的注册。

而同样在另一起“纳*德”商标异议案中，虽然国家知识产权局仍然认定双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。

但是被异议人申请注册四百余件商标，其中大量商标均与他人在先注册使用的商标近似，且已有多家企业对其已经初审公告的多件商标提出异议。

结合本案被异议商标与引证商标文字相同的事实，国家知识产权局认为被异议人的行为具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，违背《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神。

最终，被异议商标不予注册。

在这两例案件中，两件引证商标均为无含义的臆造词，具有一定独创性，但是两个案件的区别在于引证商标的知名度，商品关联性以及争议商标申请人的主观恶意。

尤其是“纳*德”案例中，完全相同的在先商标，却因为争议商标申请人的主观恶意具有不同的裁判结果。

三、根据商标注册地域性保护原则的特点，针对权利人尚未注册的商标在尚未注册的地域进行抢注

由于商标具有地域性，因此，将商标权利人的商标在其尚未进行布局的国家/地区进行抢先注册也是非常常见的情形，如我国很多大品牌在国外均有被抢注的记录，如王致和、同仁堂等。

当然在国外具有一定知名度的商标，由于没有及时在中国进行注册，等准备进入中国市场的时候却发现商标早已被他人抢先注册也是存在的。

针对国内抢注商标的行为进行打击，一般情况下主要依据《商标法》第三十二条，即“以在先使用并具有一定影响”进行维权，外国企业必须要证明自己的商标在恶意抢注商标申请日前就已经在中国使用并具有一定的影响，这一点对于大多数外国企业来说都比较困难，因为多数在先商标并未在中国进行过使用。

案例五：

第9405556号“

”异议复审行政诉讼案

在第9405556号“BARRUA”异议复审行政诉讼案件中，被异议商标指定使用在第33类“开胃酒、葡萄酒”等商品上，原商标局和商标评审委员会均未认可被异议商标的恶意，维持了被异议商标的注册。

而一审法院和二审法院认定：

“BARRUA”为无含义的英文字母组合，有较强独创性，在案证据可以证明在被异议商标申请日之前，异议人的“BARRUA”红葡萄酒经宣传报道和实际销售已在中国具有一定知名度。

被异议人将与他人在先使用并已在相关消费者中产生一定知名度和标志完全相同的商标注册使用在与异议人在先使用商品相类似的商品上，其意图难谓正当，已构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

最终，被异议商标不予注册。

案例六：

第11837645号“

”商标无效宣告案

而在第11837645号“BLUEBOTTLE”商标无效宣告案件中，申请人蓝瓶公司于2002年注册“”域名，财富、豆瓣网站、网易新闻、搜狐居家等多家网站于2011-2015年期间登载关于蓝瓶咖啡的文章，土豆网用户于2011年上传“你试过旧金山著名的蓝樽咖啡BlueBottleCoffee吗？

”等视频，主要报道蓝瓶咖啡在美国、东京等中国境外的经营情况。

被申请人在第35、43类服务上申请注册“蓝樽、TheBlueBottle蓝樽”等商标，并开办网站，且于2015年认证“蓝樽咖啡Bluebottlecoffee”微信公众号及部分文章。

二审法院认定：

申请人自认尚未在中国境内开设咖啡店铺，虽然已有网络等部分媒体对蓝瓶公司进行宣传报道，但均集中于咖啡馆相关业务，与争议商标核定使用的广告、为零售目的在通讯媒体上展示商品等服务无关。

因此，蓝瓶公司在中国境内并未形成在诉争商标核定使用的服务上可受法律保护的商号权益，诉争商标未违反《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定，在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。

在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，可以认定为有一定影响。

在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反《商标法》第三十二条规定的，不予支持。

本案中，蓝瓶公司提交的在案证据集中在相关网络媒体、境外出版物对蓝瓶公司在中国境外相关业务的报道，虽然部分公证书显示淘宝网中有店铺销售蓝瓶公司的相关商品，但相关公证书形成于2015年。

从为数不多的销售记录看，既未发生于诉争商标申请日前，也无法证明在中国境内形成了稳定的消费群体，已经通过淘宝网海外代购等模式使蓝瓶公司的“bluebottle”在中国境内成为有一定影响的商标。

因此，争议商标未违反《商标法》第三十二条中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，最终予以维持注册。

在这两个案件中，之所以有不同的审判结果，主要是考虑到在先商标是否在争议商标指定相同或类似的商品或服务上在中国在先使用并具有一定知名度。

而在先商标在中国在先使用并具有一定影响的情况下，在先商标本身的独创性可以作为恶意商标申请人有接触在先商标可能性的考量因素之一。

四、启发和建议

通过上述案例中，我们不难发现，国家行政机关和司法机关在不断加大对恶意商标注册的打击力度。

在立法层面，在近两次商标法的修改中，都完善了对恶意商标注册的法律规定。

2019年10月17日，国家知识产权局出台了《关于规范商标申请注册行为的若干规定》，2021年3月15日，国家知识产权局又发布《关于打击商标恶意抢注行为专项行为方案》，不断加大对商标恶意抢注行为的打击力度。

在执法层面，在《商标法》和《商标审查及审理标准》不断修改、完善的情况下，如果商标申请人具有明显的主观恶意，国家知识产权局可以依职权主动驳回该商标的注册。

目前，对于申请人名下大量申请商标的行为，国家知识产权局会以无实际使用意图，存在恶意囤积商标的行为直接予以驳回。

如果权利人可以提供抢注人恶意的证据，也可以在注册阶段通过向国家知识产权局提供线索或建议，由国家知识产权局依职权主动驳回，不必再等待商标初审公告后提出异议申请，可以更加迅速、及时地进行维权。

在维权层面，上述部分案例似乎可以给权利人一丝曙光，如果无法证明在先商标在中国在先使用并具有一定影响的情况下，可以从恶意商标注册人的主观恶意和囤积商标的角度提起异议或争议，同样可以达到维权的目的。

而囤积商标的行为单从商标注册人名下的商标就可以一目了然，维权和举证似乎更容易一些。

但实际上并不是每个案件都能那样幸运，在国家知识产局不断依职权主动驳回大量囤积商标行为后，相信很快恶意商标注册人也不会再这样赤裸裸的大量囤积和抢注商标。

因此，对于企业而言，一定要重视商标布局，在准备进入相应国家和地区时，就应当及时进行商标布局，防患于未然。

无数个案例告诉我们，主动进行商标布局永远比被他人抢注后再维权付出的成本和努力要少很多。

此外，在商标申请的注册制度上，可以参考英美法系国家引入基于使用的商标申请注册制度，这样可以有效的遏制恶意商标抢注行为，减少商标囤积行为，切实维护商标实际使用人的合法权益。