专利审查指南的修改内容韩晓春.docx

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专利审查指南的修改内容韩晓春

2017年专利审查指南的修改内容（韩晓春）

2017年专利审查指南的修改内容

2017年2月28日，国家知识产权局局长签发了第74号局令，公布修改后的审查指南，新指南于2017年4月1日生效实施。

基于此次修改的内容比较少，且不属于对应专利法及细则的修改，故应当属于局部性的修订。

修改的主要内容:

1、涉及商业规则和方法专利性问题的修改,审查指南第二部分第一章,

明确具有技术特征的商业规则和方法可被授予专利权

专利法第二条对发明专利作出了定义，即“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”，即发明专利的客体是“技术方案”。

言外之意就是如果不属于技术方案，则不能以发明专利来保护。

为了进一步明确发明专利保护的技术方案的范围。

专利法第25条还规定了哪些内容不属于技术方案，25条第1款第2项规定“智力活动的规则和方法”不属于技术方案，不能获得专利的保护。

而哪些内容属于智力活动的规则和方法，审查指南第二部分第一章第4.2节又作了进一步的解释。

对智力活动的规则和方法作了定义，并给出了例举。

规定“智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。

由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。

”并例举“商业实施和经济等方面的管理方法”不能被授予专利权。

因此，根据审查指南的规定，通常人们认为商业规则和方法不能被授予专利权。

但问题是，商业规则和方法中如果包含了技术方案，则怎么办,是否也不给予专利,此次修改就是要解决该问题。

依人们故有的观念，商业规则和方法不涉及技术问题，因此，不给专利是正确的。

但随着社会经济生活的发展，商业规则和方法中越来越多的涉及到技术手段。

而涉及技术手段的商业方法往往是利用计算机及网络技术实施的商业方法。

在实践中遇到此种情况怎么办,专利局往往是个案解决。

也就是说,并非一刀切的都不给,而是具体分析。

如果符合专利法定义的技术方案,仍然给专利。

但近年来随着互联网技术的发展,涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现,不仅有阿里、腾讯、XX等新型企业,传统的知名企业如华为、格力、美的、海尔等也加入了商业模式的创新之中。

还有新近出现的摩拜单车等新兴创业公司。

这些企业、公司使用的商业方法已经不是传统的智力规则和方法了，而是利用了计算机、软件、网络技术的商业方法，是包含了技术方案的商业方法。

因此，为了更好的促进技术的进步和经济的发展，需要对具有创造性的新的包含技术方案的商业规则和方法给予专利保护。

当然，我国对含有技术方案的商业方法的保护，也借鉴了外国如美国、欧盟的经验。

此次修改审查指南，正是在这样的背景下进行的。

修改后的指南第4.2节明确规定:

“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”。

可以说，此次指南的修改，在我

国，为新型商业模式发展迎来了春天。

在法律位阶的层面，应当这样认识此次修改，即原来专利法、细则和指南并没有否定所有商业规则和方法的专利性可能，只是否定哪些不包含技术手段的商业规则和方法。

但亦没有直接和明确肯定包含技术方案的商业规则和方法可能被授予专利权，本次修改正是完成了这件事。

因此，指南此次修改并不能认为是对专利法或者细则的修改，而是对专利法、细则和原审查指南法律含量的进一步细化，使其更为符合我国经济和科技发展的需要。

根据审查指南的规定，商业方法分为两种类型，一种是不具有技术特征的商业方法，属于智力活动的规则。

另一种是利用了或包含了技术特征，这部分商业规则或方法则落入了依据发明专利定义所审查的技术方案。

比如原始的出租自行车的商业模式，使用人当面交押金，然后取走自行车使用。

这一过程没有什么技术特征或手段，如果有人申请专利，专利局要以智力活动的规则和方法为理由驳回。

但现在的共享单车，包括单车的北斗、GPS定位系统这一技术手段，还包括与智能手机相连的开锁系统等技术手段，也就是说现在的共享单车这一商业经营模式，包括了技术特征。

如果有人申请专利，专利局不能以其中包含智力活动的规则为理由而驳回。

因为，依据修订后的审查指南，其已经从逻辑上落入了发明专利的保护范围。

至于是否可以授予专利，则还要看其他条件，包括是否构成技术方案、权利要求的撰写是否符合规定，更重要的是要具备创造性的条件。

另外，此次指南修改引入了“商业模式”这一概念，从指南的表述来看，似乎“商业模式”的外延要大于“商业规则和方法”，但无论如何“商业模式”主要指的就是“商业规则和方法”。

2、涉及计算机程序的修改,审查指南第二部分第九章,

1,进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”，允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。

而修改前指南第二部分第9章第2节“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”中，没有区分表述“计算机程序”与“计算机程序本身”，实践中容易产生“涉及计算机程序的发明”不能获得专利保护的误解。

对此，为了对两者进行区分，在第2节第,1,项中的“计算机程序”或者“程序”之后增加“本身”，澄清仅仅是“计算机程序本身”不属于专利保护的客体，“涉及计算机程序的发明”可以获得专利保护，进而也明确了允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求,注1,。

笔者认为，“计算机程序”可分为产生技术效果的程序和不具有技术效果的程序。

如金山词霸这一词典软件就不具技术效果，而某一杀毒软件则具有技术效果。

但这两类软件本身都是版权法保护的对象，当将它们作为版权保护的对象来谈论时，是指程序本身，不包括程序产生的技术效果。

如汉字输入法，如果单纯看编码本身，属于智力活动的规则，不属于专利保护的范围。

但“如果把汉字编码方法与该编码方法可使用的特定键盘相结合，构成计算机系统处理汉字的一种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法，使计算机系统能够以汉字信息为指令，运行程序，从而控制或处理外部对象或者内部对象，则这种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法构

成专利法第二条第二款所说的技术方案，不再属于智力活动的规则和方法，而属于专利保护的客体”,注2,。

因此，能够获得专利法保护的程序具有两面的属性，一是程序作为软件本身属于版权法保护的对象，不属于专利法保护的对象。

但这些程序的应用可以产生技术效果，从这一面讲，该程序可以获得发明专利的保护。

笔者认为修改指南进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”，其原因就在于此。

2,明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分

根据审查指南第二部分第9章第5.2节的规定，“涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置”。

当然，指南所述的产品或装置权利要求，显然是虚拟的产品或装置，不是实用新型保护的产品或装置。

其实质是将程序虚拟为具有技术效果的装置。

修改后的指南删除了第5.2节第1段中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”，并在第1段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序”，明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。

此外，将第1段中“即实现该方法的装置”适应性地修改为“例如实现该方法的装置”。

“根据修改前的《指南》，装置权利要求的撰写方式容易将程序流程理解为限定硬件的方法或功能。

为了引导申请人直接明确地描述其发明创造中涉及的程序流程方面的改进，进行了以上修改，明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分”,注3,。

3,将指南第二部分第9章第5.2节第2段中的“功能模块”修改为“程序模块”。

此外，删除第3节中对实践已无指导意义的【例9】“一种以自定学习内容的方式学习外语的系统”。

修改理由:

修改前的指南中有关“功能模块”的表述未能清楚地反映技术本质，且易与“功能性限定”的表述混淆,注4,。

概括来讲，笔者认为，涉及计算机程序部分的修改和对商业方法专利性的修改是配套性、对应性的修改。

因为包含技术特征的商业方法，其中的技术特征往往就是计算机程序、网络的使用。

因此，涉及计算机程序部分的修改，无疑为专利保护新的商业模式提供了更好的条件。

3、涉及化学领域的修改,审查指南第二部分第十章,

只修改了一个地方，就是删除了3.4节中规定的“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”。

增加了第3.5节，规定“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。

补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

该修改笔者认为属于在补交数据问题上适当放宽了标准，即仅在这一点上放宽了“对申请文件修改”的标准。

根据原指南规定，无论补交的内容是否可以从申请文件中直接导出、或者明显隐含在申请文件中，均不予以考虑和接受。

关于修改申请文件的标准，规定在专利法第33条，即“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

通常人们的理解是从申请文件中“直接地、毫无疑义地确定的内

容”、明显“隐含”的内容，或者可以直接导出的内容，不属于修改超范围。

总之，专利法第33条规定的修改不得超出“原说明书和权利要求书记载”的范围，不等于文字的范围。

具体的修改标准问题在学术界和实务界是争论比较大的一个问题，本次指南修改后引入了“所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”这一表述和标准。

应当认为也是在专利法第33条的法律含量内作出的解释，是符合专利法第33条的规定的。

4、涉及无效部分的修改,审查指南第四部分第三章,

主要涉及到无效程序中对专利文件的修改规则:

根据修改前的指南的规定，在无效程序中对专利文件的修改仅限于:

1、权利要求的删除、即删除某一项或某几项权利要求，是最为典型的缩小保护范围的修改方式。

且该种修改方式必然不会影响到公众对保护范围的预见，而无论删除的是独立权利要求还是从属权利要求,2、合并权利要求:

限于“两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并”，即不是任意的合并,3、技术方案的删除:

“技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案”。

显然，该种修改方式和删除权利要求在逻辑上是相同的，只不过删除的“单位”不同。

在一个权利要求包含两个并列技术方案的前提下，可以删除其中一部分技术方案。

而作这样的修改，亦不会损害公众的利益。

本次修改的内容是:

1,删除所有涉及“合并”方式修改的表述，包括删除对“合并”的定义，或者说不再将合并方式的修改作为一种独立的修改方式。

2,引入对“权利要求的进一步限定”的修改方式。

原审查指南第4部分第3章第4.6.2节规定“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”。

修改后改为“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。

3,对引入的“权利要求进一步限定”修改方式作了解释:

“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

此次修改实际上是放宽了无效程序中修改专利文件的方式，原规定有三种修改方式，一是权利要求的删除，二是技术方案的删除，三是一定条件下权利要求的合并。

修改后保留了权利要求和技术方案的删除，取消了“合并”方式，增加了权利要求的进一步限定和明显错误的修正。

而明显错误的修正应当理解为属于进一步明确性的修改，因为根据专利法实施细则的规定，专利文件在系属专利局的程序中，均应当可以对明显错误进行修正，如对错别字的修正。

因此，本次修改的实质内容应当是用“权利要求进一步限定”的修改替换了“合并”式修改。

那么这两者是什么关系呢,是否取消了“合并”式修改的表述，就不再允许“合并”式修改了呢,笔者认为不能这样理解，应当理解为“权利要求进一步限定”的修改，其外延要宽于“合并”式修改。

合并式修改

仅属于对权利要求进行限定的一种方式。

除合并式修改以外，还可能发生将不符合“合并”式修改的“其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征”补入修改的权利要求中，以缩小权利要求的保护范围。

因此，根据新修订的内容，并不排除“合并”式修改，而是增加了“合并”式修改以外的对“权利要求进一步限定”的修改方式。

但无论怎样修改，均要遵循一个铁定的规则，即公众能够从修改前的权利要求中预见到修改后的保护范围。

因为修改后的权利要求视为从授权时就存在，即要向前追溯。

应当认为，此次适当扩大了在无效程序中对专利文件的修改方式，仍是在该逻辑范围之内，以便更好的维护专利权人和公众的利益。

4,程序上适应性修改

根据原指南第4部分第3章第4.2节规定，允许无效请求人在提出无效请求一个月后，“针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明”。

基于取消了合并的修改方法，故改为“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明”。

与原规定相比，除适应性修改换外，进一步强调了“针对修改内容”，防止程序的不合理的延长。

5、涉及公众查阅和复制规定的修改

修改前指南第5部分第4章第5.2节第,2,项规定:

“对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容，包括:

申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文”，修改后的规定为“对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容，包括:

申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文，以及在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书”。

比较起来，有二点修改，一是删除了“直到公布日为止”的规定，二是增加规定了“实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书”也可查阅或复制。

即扩大了查阅、复制的时间和内容范围。

众所周知，发明专利申请在公布之前，属于保密阶段，发明专利申请由专利局公布后，专利申请的内容就向公众全部公开。

但按原规定，只能查阅、复制到公布日为止的内容，而实审通常是在公布后进行的,个别情况下也有公布前进行的,。

按原规定，实审期间的相关文书不在查阅、复制的范围。

这一规定不利于技术传播，影响公众及时获得专利审查信息和对专利审查工作进行监督。

显然，修改后的规定更为适当。

另外，对第5.2节第,3,项授权后的查阅、复制范围也作了修改，主要有三点修改:

一是将“优先权文件”、专利局发出的“检索报告”列入允许查阅和复制的内容。

二是将最后一句“申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文”中的“正文”删除，意味着将查阅、复制的范围从答复意见正文扩大到

修改文件等,三是对应性的修改:

删除第5.2节第,5,项规定:

“除上述内容之外，其他文件不得查阅或者复制”，基于放开了查阅、复制的范围，该规定已经没有意义，故予以删除。

6、涉及法院财产保全期限的修改

1,删除了指南第5部分第7章7.4.2节关于审查程序中执行法院财产保全中止期限的规定，如“中止期限一般为六个月”等相关期限的规定。

而修改为中止的期限为“民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限”。

即以法院要求保全的时间期限为准，专利局自己不再对法院规定中止的期限。

2,删除了指南第5部分第7章第7.4.3节关于无效程序中执行法院财产保全中止时间期限的规定，原规定中止时间不超过1年。

而根据修改后的新规定，则以法院要求保全的时间期限为准，专利局自己不再规定无效程序中止的时间期限。

需要注意的是，对基于权属纠纷、当事人自己启动的中止程序的时间期限，就无效程序来讲，仍是不得超过1年。

进行上述修改的原因，主要是为了配合法院解决执行难的问题。

同时，也是落实2013年生效的新民事诉讼法及其后的司法解释的需要。

但笔者认为，涉及到专利财产权的执行问题，有其特殊的情况。

即一般有形财产的执行相对容易一些，如进行拍卖，折价抵偿等方式可以使债权人实现债权。

但专利财产权则不一样，有些“含金量”高的专利技术在技术市场上或许能卖出价钱、或者进行专利实施许可、或者自己实施。

但更多被保全的专利申请权或者专利权，往往在技术市场上卖不出价钱，或者说没有人想出钱买这项技术，且也没有人愿意实施该技术。

在此种情况下，又不能因此而解除对该专利申请权或专利权的财产保全，于是时有出现法院不断的续展保全期限、无期限中止的情况。

专利局此次修改指南，解除了对保全期限的规定，显然对法院的执行工作是有帮助的。

但要避免无期限的中止现象，还要从根本上解决问题，还需要法院对涉及专利技术的财产的保全作出更为具有操作性的规定，需要通过总结经验，找出解决问题的根本方法。

对指南此次修改，笔者认为可以这样概括，即“适度放宽性修改”，一是适度放宽了对商业方法的保护,二是适度放宽了对计算机程序的理解,三是适度放宽了申请日后数据的补交,四是适度放宽了无效程序中修改的标准,五是适度放宽了查阅、复制范围,六是适度放宽了中止的期限。

当然，这几个“放宽”最为重要的是第一个商业方法，将可能为我国的商业模式创新发展提供更为有序的竞争机制，加速我国科技进步的步伐。

此次虽说是局部修订，但意义是重大的。

此文是笔者学习官方文件的个人体会，难免有差错之处，还望指正。

注1:

参见《新修改的专利审查指南将于4月1日起实施》一文,国家知识产权局网站,

注2:

参见审查指南第二部分第9章第4节

注3:

参见《新修改的专利审查指南将于4月1日起实施》一文,国家知识产权局网站,

注4:

参见《新修改的专利审查指南将于4月1日起实施》一文,国家知识产权局网站,