印度专利申请实务学习的总结报告.docx

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印度专利申请实务学习的总结报告

印度专利法及其实施细则学习报告

前言

本文将着重介绍印度专利申请的主要途径、申请和审查流程、相关费用以及中印专利制度的比较等,旨在帮助我们了解如何申请并获得印度专利,提高企业在印度申请专利的效率和专利质量。

内容简要

1.印度专利的主要申请途径

2.不属于发明专利保护的主题

3.印度发明专利的授权条件

4.印度发明专利的申请和审查流程及重要注意事项

5.申请需要提交的文件

6.申请文件撰写

7.分案申请

8.印度发明专利审查意见答复策略

9.印度的专利授权后程序

10.印度专利商业应用报告制度

11.印度专利强制许可制度

12.印度临时申请制度

13.印度信息披露义务制度

附表

附表1印度专利申请的官费

附表2中印专利制度之比较

1.印度专利的主要申请途径

外国单位或个人去印度进行专利申请可以有以下几种方式:

一是通过巴黎公约途径,即在国外先进行“基础申请”,然后在12个月内进入印度申请,被称为“公约申请”;

二是通过PCT途径,先进行PCT申请,然后在31个月内进入印度国家阶段(没有宽限期);

三是直接在印度申请专利,被称为“一般专利申请”,可以先提交“临时说明书”,相当于美国的临时申请,然后在12个月内提交“完整说明书”,相当于美国的正式申请;

四是增补专利申请,专利授权后的有效期限内,还可以基于已有专利(称为“主专利”)而提交“增补专利申请”,增补专利即是专利局对已有专利的改进或修改所授予的专利,增补专利的存在以主专利的有效存在为前提,主专利被宣告无效时,专利权人可请求专利局将其变为独立专利,继续享有主专利原先应享有保护期限的剩余保护期,并缴纳剩余应缴纳的年费;在主专利和增补专利都有效的情况下,只需缴纳主专利的年费。

此外,还可以类似中国一样基于母案,提交分案申请,分案申请制度除了申请时机与中国的不同外,其它规定无特别之处,包括,不能超原始说明书及权利要求书公开的范围;母案与分案的权利要求书中不能有完全相同的权项;分案申请说明书要记载母案申请的申请号;分案申请保护期限从母案申请日开始计算;相关费用完全按照一件新申请缴纳。

2.不属于发明专利保护的主题

2.1包含明显违背自然法则的内容或者没有意义的发明;

2.2发明用途违背公共秩序或公共道德,或者会导致对人类、动物或植物生命或健康产生严重损害;

2.3单纯对科学原理或抽象理论公式的发现或者对自然界存在的具有生命或无生命物质的发现;

2.4单纯对已知物质新形式的发现,且该发现没有改进该物质的已知功用,或者仅为已知物质的新属性或新用途,或者仅为已知工艺、机械或装置的用途,除非该已知工艺产生了新产品或使用了至少一种新的反应物。

其中已知物质的盐类、酯类、醚类、多晶型物、代谢物、纯形式、粒径大小、异构体、异构体混合物、络合物、组合物及其他衍生物应当被认为是相同物质,除非他们在功效方面具有显著不同的性能;

2.5通过简单混合(仅为各组分性能的简单叠加)获得的物质及其生产方法;

2.6仅为已知设备的排布或重新排布,且各设备以已知方式相互独立起作用;

2.7农业或园艺方法;

2.8对人体进行医疗性、手术性、治愈性、预防性诊断、疗法或其他治疗方法,或者为使动物免于疾病或提高其经济价值或生产率而采用的类似处理方法;

2.9植物和动物整体或者任何部分,包括种子、变种和物种,但不包括微生物,以及本质上属于生产或者繁殖植物和动物的生物学方法;

2.10数学或商业方法或计算机程序本身或算法;

2.11文学、戏剧、音乐或者艺术作品或者其他任何美学创作,包括电影作品和电视制作;

2.12单纯的智力活动方案或者规则或者方法,或者玩游戏的方法;

2.13信息的表达方式;

2.14集成电路布图设计;

2.15实际上属于传统知识或是传统上已知组分的已知属性的组合;

2.16有关原子能的发明。

3.印度发明专利的授权条件

3.1具备新颖性

依据印度专利法规定,发明专利仅保护在申请日(或优先权日)之前未被任何出版物披露,并且未在印度本国公开使用过的技术。

但是在印度以外的国家或地区的公开使用不破坏新颖性。

3.2具备创造性

在印度,发明专利应当具备创造性方可被授权。

印度将“创造性”定义为发明相对于现有技术具有技术上的进步和/或具有重大经济利益,并且使得该发明对于本领域技术人员而言是非显而易见的。

3.3具备工业实用性

与世界上绝大多数国家和地区一样,能够在工业上制造或应用也是发明在印度获得专利授权的必要条件。

3.4说明书充分公开且清楚

印度专利法规定,发明专利的说明书及其他有关文件应当符合一定要求方可被授予专利权。

说明书应当清楚、简明,并且:

①充分、详细地描述发明内容及其实施方式,或者用途及操作方法;②公开申请人所知的、通过权利要求主张的发明的最佳实施方式。

4.印度发明专利的申请和审查流程及其说明

 

 

由上图可见,临时申请不是必须的步骤,类似中国的“国内优先权”。

但是印度的临时申请可以不提交权利要求书,只提交简单的说明书就可以获得优先权日。

临时申请日起12个月内,必须提交正式申请,否则临时申请自动失效。

在申请日或优先权日起18个月公开申请文本。

申请人也可以通过缴纳一定官费提交提前公开请求,这样,该申请文件会在提前公开请求日起一个月内公开。

申请公开后,公众可以到印度专利局查询说明书、专利局以及申请人的往来信函等文件,但需要向相应管辖的总局或分局提出书面请求并缴纳一定的费用(section72)。

印度专利局在线查询系统支持特定日期的第一次审查报告(FER)查询,网址为:

http:

//ipindiaservices.gov.in/ferstatus/。

此外,还支持查询申请的法律状态,网址为:

http:

//ipindiaservices.gov.in/publicfieldofinvention/。

申请人可以在申请日后的15个月内提交撤回申请请求,并缴纳官费,以避免申请公开。

撤回的申请可以作为新的专利申请再次提交(section11B(4),rule26)。

印度发明专利实质审查可由申请人或者任何利益相关人(包括从事或推动与发明相同领域研究的人或组织)提出实质审查请求来启动。

需在优先权日起48个月内提出审查请求,否则该申请将被撤回。

印度专利法中写明,通常在实质审查请求日或公开日(以后到者为准)起6个月内,印度专利局会对发明的新颖性、创造性和实用性等进行实质审查并下发第一次审查报告(FER)。

然而,在实践中,由于专利局的审查积压非常严重,这一时限往往不能被遵循。

目前,印度专利局按照申请人提交实质审查请求的时间(而不是提交申请或申请公开的时间)对所有申请进行排序,总局和分局的各领域审查员分别依照此顺序提案审查。

因此,印度代理人通常会建议申请人在提交专利申请的同时就提出实质审查请求,从而确保专利获得相对较快的审查。

申请人需要在第一次审查报告发出之日起12个月内(该期限不能延长)提交答复意见或修改专利申请文件,如果答复获得印度专利局官员的认可,官员会在12个月期满后的一段时间内对专利授权。

从当前实践来看,申请人大约在12个月期满后的6-8个月左右获得授权,但也有可能需要等几年时间才能获得授权。

如果申请人提交答复意见或修改专利申请文件后,该申请还有一或多个缺陷需要克服的话,官员可能会发进一步的审查报告或者安排听证,在进一步对审查报告进行答复或者在听证后决定申请是否可被授权。

需要注意的是,进一步的审查报告的答复绝限同样是在第一次审查报告发出之日起12个月。

如果申请人在12个月期限内未提交答复意见,则该申请是为撤回。

如果答复意见没有被接受,印度专利局会发出驳回通知书,申请人可以做出以下选择:

①放弃该专利申请;②在驳回通知书下发之日起三个月内向印度知识产权申诉委员会(IPAB)请求上诉。

IPAB的裁决似乎是终审判决,没有法律救济手段?

(依据Section117C,这里不是很确定个人的理解是否正确,有待商榷!

以下是该法条的英文原文)

任何人可以在申请公开后至授权前的任何时间内针对未授权的申请向专利局提交书面的异议请求,如有相关证据,一并呈上。

专利局官员收到异议申请书后成立异议组,异议组由三名审查员组成,异议组除了传达异议人和申请人的意见陈述书及相关证据外,还应该对异议申请书进行审查,并在三个月内做出异议建议书,呈报给专利局官员,供专利局官员参考。

收到书面的异议申请书及相关证据后,申请人需在两个月内针对异议申请书的各项理由做出全面答复,如有必要,附上相关证据。

如果申请人未做答复或超过答复期限,该专利申请将被撤回。

收到申请人的答复以及相关证据(如有)后一个月内,异议人还可以提交一次证据,但该证据仅限于针对申请人提交了证据的情形下。

除此之外,除非专利局官员指示在组织听证会之前可进一步提交证据,否则双方不能再补交任何证据。

在收到双方上交的证据和意见陈述书,以及异议组的异议建议书后,专利局官员组织听证会。

异议组成员可出席听证会,但无权就异议做出任何决定。

双方当事人如果想要参加听证会,需提前通知专利局官员并缴纳一定官费后方可参加。

如果未提前向专利局官员发出通知,专利局官员有权拒绝其出席听证会。

在听取双方各自意见陈述后,参考异议组出具的异议建议书,专利局官员将作出异议决定,并将该决定送达双方当事人。

授权前异议可能需要12个月甚至更长的时间进行处理。

因此,授权前异议可以作为一种商业策略,延长竞争对手专利申请获得授权的时间。

此外,授权前异议是免费的。

利害相关人可以在授权之日起1年内提起异议申请。

在印度可以提出授权后异议的理由包括:

授权专利不属于法律保护客体、专利非法获得、无新颖性、无创造性、未充分公开、权利要求得不到说明书支持、非最佳实施例、未满足信息披露要求、未披露或错误提及生物资源的来源或地理起源等。

授权后异议的操作程序以及异议理由与授权前异议相同,所不同的是:

提出异议的人只能是利害相关人;授权后异议提出时间是授权之日起1年内;授权后异议不是免费的。

(section2

(1)、25

(2)、rule55A,60,126,127)。

印度设有知识产权申诉委员会审理知识产权上诉案件。

上诉人必须在收到在驳回决定或异议决定做出之日起3个月内提起上诉。

知识产权申诉委员会管辖的案件类型较多,例如处理针对官方决定、命令的各类上诉案件,包括但不限于对于授权前异议和授权后异议的上诉案件等(具体参见印度专利法section117A

(2))。

在上诉案件的审理过程中,专利局官员(Controller)有出庭和听证的权利(Section117E)。

印度发明专利申请和审查的各项官费均是电子申请官方比纸件申请官方便宜,通过电子申请提交可以节约一定的官费。

此外,以自然人作为申请人申请印度专利时的各项官费作为便宜,各项官费大约可减免80%。

其次是“小实体”,印度专利法规定,当申请人属于以下情形之一的“小实体”时,可享受官费50%的减免。

任何投资额不超过150万美元且从事工农业生产制造行业的企业。

任何投资额不超过75万美元且从事服务业的企业。

印度申请人可以根据微小中型企业发展法提交营业证书和FORM28证明属于小实体;外国申请人可提交印度专利局接受的其本国相关机关出具的文件。

5申请需要提交的文件

申请文件的完备是发明专利申请能够通过专利审查初审环节的基础,不同的印度发明专利申请途径所需的申请文件有所不同。

PCT途径进入印度国家阶段的申请

申请信息表(FORM1):

包括发明名称、PCT国际申请日和国际申请号、申请人和发明人的英文名、国籍、地址等信息,优先权信息(如有)等。

申请文件(FORM2):

PCT国际公开文本的英文译文(印度对此有严格规定,英文译文不可后续补交);依据PCT条约第19条提出修改后权利要求的英文译文(如有);国际初审报告及依据PCT条约第34条修改的申请文件的英文译文(如有)。

关于修改文件的声明一FORM3提交。

声明(FORM5):

声明申请人享有发明并写明真实、原始发明人的名字;声明人不是申请人或申请人之一的,应当提交申请人相信所写明的人就是真实、原始发明人的声明。

同族专利申请信息(FORM3):

同样的发明在其他国家或地区提出专利申请的情况和信息。

包括同族专利申请所在国家、申请日、申请号、申请状态、公开日期和授权日期等。

专利代理委托书(FORM26):

委托印度代理人或代理机构提交相关申请文件的,需要填写专利代理委托书。

优先权证明文件:

一般不需要提交优先权证明文件原件,除非该PCT申请不符合PCT细则17a或b的要求,可在最早优先权日起31个月到期前提交。

如果优先权文件是非英文申请,需要提交英文译文。

《巴黎公约》途径申请印度专利

通过《巴黎公约》途径申请印度专利同样需要提交申请信息表(FORM1)、声明(FORM5)、同族专利申请信息(FORM3)和专利代理委托书(FORM26)、申请文件(FORM2)、优先权证明文件等,其中,申请文件和优先权证明文件等方面与PCT途径有所差异。

申请文件(FORM2):

包括英文版本或印地语版本完整说明书(包括各发明相关内容描述、权利要求书、说明书附图(如有)、摘要、摘要附图(如有)等)。

优先权证明文件:

优先权证明文件原件,可与申请同时提交或最晚在最早优先权日起18个月内补交(通常在申请日起4个月内提交较为稳妥)。

如果提交提前公开请求,优先权证明文件应与该请求一起提交。

如果优先权文件是非英文申请,需要提交英文译文。

直接向印度专利局递交专利申请

申请向印度专利局递交专利申请同样需要提交申请表(FORM1)、声明(FORM5)、同族专利申请信息(FORM3)和专利代理委托书(FORM26)、申请文件(FORM2)、优先权证明文件等,其中,仅申请文件方面与PCT途径有所差异。

申请文件(FORM2):

包括英文版或印地语版的临时说明书或完整说明书(包括各发明相关内容描述、权利要求书、说明书附图(如有)、摘要、摘要附图(如有)等)。

6申请文件撰写

申请文件组成

印度专利申请文件(以完整说明书为例)通常包括以下内容:

1)titleofinvention发明名称

2)fieldofinventionanduseofinvention发明技术领域及用途

3)priorartandproblemtobesolved现有技术及发明要解决的问题

4)objectofinvention发明目的

5)summaryofinvention发明概述

6)briefdescriptionoftheseveralviewsofthedrawing(ifany)附图简要说明(如有)

7)detaileddescriptionoftheinvention发明详细说明

8)sequencelisting(ifany)序列表(如有)

9)claims权利要求

10)abstract摘要

在印度的专利申请文本中,权利要求书和摘要都是说明书的一部分;而在中国说明书和权利要求书、说明书摘要是独立的部分。

7.分案申请

申请人可以根据自己的意愿或审查意见,在专利被授权或驳回之前的任何时间提出分案申请。

分案申请需要与第一次提出的申请(母案申请)进行对比审查。

如果基于同一母案申请提交了两个以上分案申请,第二个或后续分案申请的审查应当与其母案申请和较早的其它分案申请进行对比审查,以防止重复授权。

分案申请的优先权日和申请日均与母案申请的优先权日和申请日相同。

分案申请的专利权期限为20年,以母案申请的申请日起计算。

当母案申请为PCT申请的国家阶段时,以该PCT申请的国际申请日起计算(section16

(1))。

分案申请视为一件单独的实质性申请,体现在以下方面:

●有独立于母案申请的申请号;

●需要单独缴费;

●需要准备单独的申请文件;

●需要单独提出实审请求;

●单独的程序处理;

●产生独立的权利。

8.印度发明专利审查意见答复策略

◆时限

印度专利申请实审阶段的期限是自第一次审查报告(FER)下发日起的12个月内结案。

这与大多数国家/地区专利局分别规定和计算答复每次审查意见通知书的时限有所不同。

如果第一次审查报告发出后12个月内,审查员认为申请文件仍然无法授权,那么提出会驳回该申请。

因此,申请人在收到第一次审查报告后尽可能快地答复,从而可争取更多向审查员提出意见陈述或修改申请文件的机会,不要临近绝限才答复审查报告。

◆沟通

如果条件允许,申请人可以通过代理人尽可能尝试直接与审查员进行电话沟通和/或进行会面。

◆听证程序

听证程序属于印度专利申请审查中的特色制度,通过听证程序,可以和官员进行当面沟通,以获得顺利授权。

听证程序既可以由申请人提出请求,也可以由官员发出听证通知书来启动。

在申请人提交了表示不同意专利局意见的陈述或者同时提交了修改的申请文件和意见陈述后并且在答复期限到期(FER下发日起12个月)前至少提前10天,申请人可主动请求听证程序(Rule28

(2)),官员(Controller)应同意申请人的听证请求。

官员也可以发出听证通知书(HearingNotice),要求相关人员在指定时间出席听证程序。

◆上诉程序

如果申请人在听证程序后收到不利的决定(例如驳回决定、关于分案申请的指令等),可以向印度知识产权申诉委员会(IPAB)提交上诉(Section117A

(2))。

◆提交同族专利申请的授权文件

如果其他国家/地区的同族专利申请或实质内容相同的专利申请已经获得授权(尤其是欧洲和美国专利申请获得授权),在答复印度专利局的审查意见时可以说明情况并提交已授权专利的公布文本。

在这种情况下,审查员一般会征询申请人是否愿意将权利要求修改为与已授权专利的权利要求一致,从而尽快获得印度专利授权。

◆关于保护客体

对于医药方面的客体缺陷的答复,申请人应当尽可能将权利要求修改为可授权主题,进而克服不属于授权客体的缺陷。

同时尽可能通过申请说明书中记载的实验数据和与现有技术的对比试验来证明权利要求保护的药物的疗效和/或生物利用度,充分说明该疗效与现有药物的区别,以满足印度专利法案中对“大幅提高疗效”的要求。

在对申请文件的修改中,注意避免修改超范围的情况。

◆关于新颖性

如果审查意见中指出发明不具备新颖性时,申请人可以通过特征比对和分析,强调并证明对比文件中并没有公开本申请权利要求的全部技术特征。

此外,印度专利法中规定,国外公开使用并不破坏新颖性。

这与中国专利法对新颖性的要求不相同。

◆关于创造性

如果审查意见中指出发明不具备创造性时,申请人可以通过特征比对和分析,说明最接近对比文件结合其他对比文件中公开的特征不等同于权利要求保护的技术方案,或强调发明在技术上的进步之处和/或由此带来的重大经济利益。

需要注意的是,在答复创造性审查意见时应防止因申请人的限缩性解释对权利要求的保护范围造成限定。

9.印度的专利授权后程序

专利申请授权后,大部分国家/地区不允许对授权专利进行修改,除非通过某些特殊程序。

例如,美国的专利再颁程序允许专利权人通过启动再颁程序修改错误、扩大或缩小权利要求的保护范围。

尽管印度未设专利再颁程序,但是根据印度专利法(Section59),申请人或专利权人可修改专利申请或完整说明书,没有限制修改时间,即使专利授权后也可以请求修改(FORM13)。

修改有严格的限制条件,包括但不限于:

修改的方式包括放弃、修正或解释;

修改的目的是补入实际事实;

修改不得超出说明书原始公开的范围,修改后的权利要求需整体落入修改前权利要求的范围内。

授权后经专利局或知识产权申诉委员会或高级法院允许对说明书或者任何其他相关文件进行修改的,已经被修改的事实应当及时公布,并且对于申请人或者专利权人进行修改的权利,非因欺诈理由不得提出异议。

增补专利是印度专利制度中的一项特色制度。

该制度允许申请人在主发明专利的基础上做出进一步改进,形成增补专利,为持续改进技术的权利人提供更为便捷的制度保障。

从某种意义上来说,该制度与美国的部分继续申请制度有类似之处,但在制度设置的细节上存在较大差别。

◆增补专利的授予条件

根据专利法(Section54)的规定,授予增补专利需要满足下述条件:

主发明专利和增补专利的申请人或权利人相同;

主发明专利已经授权;

增补专利申请日晚于主申请日或二者为同一天。

当专利权人持有两个专利时,可以将独立专利中的一个转为另一个的增补专利。

◆增补专利的专利权期限

增补专利的专利权期限与主发明专利相同。

然而,如果主发明专利被撤销或无效,当专利权人提出请求时,增补专利可以转为独立专利,其专利权期限为主发明专利的剩余期限。

◆增补专利的新颖性和创造性

主发明专利申请文件中公开的内容不能用于评价增补专利的创造性,但可以用于评价增补专利的新颖性。

◆引用

在增补专利申请的完整说明书的起始部分需写明主发明专利的申请号或专利号。

申请人可以在增补专利的申请文件中明确写明该发明是基于已经申请或授权的主发明专利作出的改进或修改。

◆费用

在主发明专利有效期间,增补专利无需缴纳年费。

但如增补专利转为独立专利,则视为自始为独立专利,印度缴纳当年及之后的年费。

如前所述。

1.印度专利无效提起的时机

根据《2005年修正案》第64条的规定,在专利有效期内,任何利害关系人、或中央政府、或专利侵权诉讼中的被告均可以提出针对该专利的撤销请求(针对利害关系人或中央政府)或反诉申请(针对侵权诉讼中的被告)。

2.印度专利无效请求的受理及审理单位

在印度,针对有效专利提出的撤销请求,任何利害关系人或者中央政府可以向知识产权申诉委员会提起无效;但是,针对侵权诉讼提起的无效反诉申请,只有印度高等法院才有权进行受理及审理。

3.印度可对专利提起无效请求的无效理由

根据《2005年修正案》第64条规定,在专利有效期内,对专利提起无效请求的理由包括:

(a)在完整说明书的权利要求中保护的发明,已经在具有更早的优先权日、且在印度已经授权的另一件专利的完整说明书的有效权利要求中申请过;

(b)被授予专利权的申请人是根据本法规定无权提出申请的申请人;

(c)该项专利是通过侵犯请求人或请求人所委托的代理人所申明的权利而非法获得的;

(d)该完整说明书中任一权利要求的主题不属于本法规定范围内的发明;

(e)在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明已经在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过,或由于在印度及别国依本法第13条规定的任何资料中公布过而不构成新的发明;

(f)在该完整说明书的任一权利要求中,申请保护的发明相对于在该权利要求所享有的优先权日之前在印度为公众所知或在印度公开使用过、或相对于在印度或别国公布过的技术是显而易见的或不含任何创造性步骤;

(g)完整说明书的任一权利要求中申请保护的发明是不实用的;

(h)在完整说明书中,没有对请求保护的该项发明或其实施方法进行充分、完整的说明,也就是说,完整说明书中包含的对该项发明的方法的描述或对实施本发明的指导,不足以使在印度该项发明所属技术领域或相关领域的、具有一般技术和一般知识的人实施该项发明,或者该完整说明书没有公开申请人所知的、并有权申请专利保护的实施该项发明的最佳方法;

(i)没有对完整说明书中权利要求的范围进行充分、清楚的限定,或完整说明书的任一权利要求没有获得说明书所公开的内容的完全支持;

(j)该项专利是根据虚假的设想或表述获得的;

(k)完整说明书中权利要求的主题依本法不能被授予专利;

(l)完整说明书权利要求中申请保护的发明,除第(3

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