代理实务考试的必考法条及注意要点.docx

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代理实务考试的必考法条及注意要点

代理实务考试的必考法条及注意要点

一、重点法条【1-5必考，实质性问题】

1.A22.2:

新颖性【实质是一个“有没有（公开/记载）”的问题】

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日之前向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

新颖性的判断原则

单独对比

发明创造——————现有技术

（权利要求）（技术方案）

所属技术领域的技术人员

注意要点：

技术方案的比对（单独对比原则）；无效必删，答复必改（从说明书增加）。

a、上位概念与下位概念：

下位概念破坏上位概念的新颖性

b、开放式和封闭式权利要求

（1）仅涉及组分时的新颖性判断

a.开放式－－含有A+B

权利要求

b.封闭式－－由A+B组成

现有技术：

A+B+C

a、新颖性×

b、新颖性√

抵触申请：

在申请日以前也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

抵触申请的四个构成要件：

1、申请人：

任何单位或者个人，包括申请人自己；

2、申请日：

在正在审查的专利申请申请之前向专利局提出申请，即属于先申请；

3、公布日：

由专利局在后申请的申请日或之后依法公布；

4、发明相同性：

在申请文件中记载了与后申请同样的发明或者实用新型。

2.A22.3：

创造性【实质是一个“能不能（得到）”的问题】

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

a、突出的实质性特点

发明有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。

b、显著的进步

是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果

创造性判断三步法：

1、确定最接近的现有技术

2、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题

3、判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

即将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明（分析、推理、或试验）

a、能够得到权利要求的技术方案×

b、不能得到权利要求的技术方案√

审查意见或者无效意见，可能对也可能不对；必考三步法，重点看作用；别忘区别使用新型还是发明；（突出）实质性特点及（显著）作用分别都有分数。

3.A26.4：

清楚、简要并得到说明书支持【实质是一个“有没有（不能概括）”的问题】

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

概括的上位概念必须原文有。

4.R20.2：

必要技术特征【实质是“能不能+有没有”的问题】

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

必要技术特征：

解决发明创造技术问题的技术方案中必不可少的特征称为必要技术特征。

缺乏任一必要技术特征，技术问题不能解决。

5.A31、R34单一性【实质是解决“多少技术问题”的问题】

A31：

一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

R34：

依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

单一性判断标准—技术问题是否相同

不明显缺乏单一性的判断方法：

（1）确定第一项发明的“特定技术特征”；

（2）确定第二项发明的特定技术特征；并判断是否存在一个或多个相同或相应的

（3）存在：

有单一性；

不存在：

无单一性

“特定技术特征”－体现发明对现有技术作出创造性贡献的那些技术特征

前提条件：

所比较的权利要求具有“特定技术特征”

关键看要解决多少技术问题，产品的权利要求最重要

6.R53：

发明驳回理由

依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：

（一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；【此款实务考试不用考虑】

（二）申请不符合专利法第二条第二款【此款实务考试不用考虑】、第二十条第一款【此款实务考试不用考虑】、第二十二条、第二十六条第三款【此款实务考试不用考虑】、第四款、第五款【此款实务考试不用考虑】、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；（缺乏单一性）

（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定（超范围），或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

7.R65：

无效理由

依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。

无效宣告请求书应当结合【不结合不予考虑】提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条【除实用新型外，此条实务考试不用考虑】、第二十条第一款【此款实务考试不用考虑】、第二十二条（新颖性、创造性、实用性）、第二十三条【此条实务考试不用考虑】、第二十六条第三款【此款实务考试不用考虑】、第二十六条第四款（权利要求书应当以说明书为依据）、第二十七条第二款【此款实务考试不用考虑】、第三十三条【此条实务考试不用考虑】或者本细则第二十条第二款（独立权利要求）、第四十三条第一款的规定（优先权），或者属于专利法第五条【此条实务考试不用考虑】、第二十五条【此条实务考试不用考虑】的规定，或者依照专利法第九条规定（同样的发明创造只能授予一项专利权）不能取得专利权。

8.R67：

补充无效理由和证据

在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。

逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。

9.R69：

无效中权利范围的修改

在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

10.R70：

口头审理

专利复审委员会根据当事人的请求或者案情需要，可以决定对无效宣告请求进行口头审理。

专利复审委员会决定对无效宣告请求进行口头审理的，应当向当事人发出口头审理通知书，告知举行口头审理的日期和地点。

当事人应当在通知书指定的期限内作出答复。

无效宣告请求人对专利复审委员会发出的口头审理通知书在指定的期限内未作答复，并且不参加口头审理的，其无效宣告请求视为撤回；专利权人不参加口头审理的，可以缺席审理。

二、次重要的法条

1.A29：

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

2.R19:

权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。

权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。

权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致，可以有化学式或者数学式，但是不得有插图。

除绝对必要的外，不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。

权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内，便于理解权利要求。

附图标记不得解释为对权利要求的限制。

3.R20.3：

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。

4.R21：

发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：

（一）前序部分：

写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；

（二）特征部分：

使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。

这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。

一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。

5.R22：

发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：

（一）引用部分：

写明引用的权利要求的编号及其主题名称；

（二）限定部分：

写明发明或者实用新型附加的技术特征。

6.R23：

从属权利要求只能引用在前的权利要求。

引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

7.R42：

分案申请

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

8.R61：

复审

请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

三、几个重要概念

1.相同主题：

A29；R32.2

专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。

但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

审查员应该注意，对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。

2.同样的发明创造：

A9、R41、A59

A9同样的发明创造只能授予一项专利权。

专利法第九条第二款规定，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。

例如，同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。

应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。

例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。

3.同样的发明或者实用新型：

A22.2

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的（以下简称申请在先公布或公告在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。