论引入控制或指挥标准处理方法专利拆分实施的侵权认定.docx

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论引入控制或指挥标准处理方法专利拆分实施的侵权认定

论引入控制或指挥标准处理方法专利拆分实施的侵权认定

　　摘要：

方法专利拆分实施是由数行为人分担实施方法专利步骤的行为，该行为态样因理论难点在法律适用上存在争议。

美国司法界针对这一行为态样提出控制或指挥标准，以客观上是否存在一行为人对于其他行为人有指挥或控制行为为主要判断标准。

该标准基于专利法基本原则，对方法专利拆分实施行为实际上不是共同侵权而是直接侵权这一定性恰当，对我国处理方法专利拆分实施侵权认定有很强的借鉴意义。

引入控制或指挥标准将能进一步厘清专利直接侵权与共同侵权的界限，严格遵守全面覆盖原则避免不当扩张专利权范围，实现专利权人与一般公众的利益均衡。

　　关键词：

方法专利；拆分实施；直接侵权；控制或指挥标准

　　方法专利拆分实施侵权，即国外学界所称共同侵权（Jointinfringement）或拆分侵权（Dividedinfringement）。

①该概念指两个以上行为人分别实施方法专利的一部分步骤，在全面覆盖原则之下，并没有任何一人的行为构成专利直接侵权，然而却发生数行为人行为整体包含全部专利步骤的事实。

因科技创新发展，此类纠纷在美国日益增加，而美国法上的方法专利直接侵权之成立限于单一主体实施了诉争方法专利的全部步骤，对此类纠纷的处理产生了许多争议。

然而，此类问题并非单纯存在于美国专利法中，目前我国司法实务中将方法专利拆分实施案件定性为共同侵权案件，适用民法上的共同侵权规则，这一做法看似合理，实际上也存在着较严重的缺陷。

　　为应对此种困境，美国司法界在经过多年研究之后于BMC案②确立了针对方法专利拆分实施侵权判定的控制或指挥标准（directionorcontrol），即在方法专利拆分实施案件中，存在一方指挥或者控制了整个过程，其中每一步骤皆应可归因于控制方，因此，控制方构成实质上的直接侵权，由控制方承担责任。

控制或指挥标准的优势在于，该标准基于专利法的整体构架，适用时不会与既有专利侵权判定原则发生冲突。

当然，从专利权人的角度来看，控制或指挥标准对于专利权的保护是较为有限的，因为该标准明确排除了独立合作（arms-lengthcooperation）的可归责性。

但笔者认为这种有限的保护实际上正是处理方法专利拆分实施行为应有的态度，盖因专利法带有国家法益色彩，任何专利法上的改动都要注重专利权人和社会公众之间的利益均衡。

相较于过于宽松的共同侵权理论，引入控制或指挥标准处理方法专利拆分实施的侵权认定将是现阶段较为妥帖的做法。

　　一、我国以共同侵权理论处理方法专利拆分实施行为的现状

　　我国司法实务中处理方法专利拆分实施一般适用《中华人民共和国侵权责任法》第8至10条关于共同侵权的规定，最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第十二条，最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释

（二）》（公开征求意见稿）（以下简称《解释二》意见稿）第二十五条，北京市高级人民法院制定并下发的《专利侵权判定指南》（以下简称《指南》）第105至109条关于共同侵权的规定。

按照以上条文可将专利共同侵权行为态样分为三类：

模式一，间接侵权人与直接侵权人构成共同侵权；模式二，两个或两个以上各自构成直接侵权的行为人构成共同侵权；模式三，数行为人共同构成直接侵权。

按照条文规定，方法专利拆分实施属于模式三，构成直接侵权同时也构成共同侵权。

　　模式一即间接侵权人与直接侵权人构成共同侵权的情形，主要涉及的条文是《侵权责任法》第9条③、《指南》第106条④、108条⑤、109条⑥和《解释二》意见稿第二十五条⑦。

专利侵权不存在未遂，同时法条并没有规定专利共同侵权的未遂情形，因此可以推出共同侵权成立需要以直接侵权存在为基础。

构成要件方面《指南》和《解释二》意见稿并不统一，《指南》并不对间接侵权的构成要求任何主观要件，而《解释二》意见稿要求间接侵权人主观上需要有“明知”。

　　模式二即数个各自构成直接侵权的行为人间构成共同侵权情形，主要涉及的条文是《解释》第十二条⑧、《指南》第105条⑨和107条⑩。

以上条文中所述“分工合作”指的是数个行为人分工一方制造专利产品一方销售所制造的专利产品的情形，“相互分工协作”指协作任何一方主体都各自成立专利直接侵权的情形。

构成要件方面，此种模式的共同侵权不要求主观要件，只要客观上构成分工合作即可。

　　模式三即数行为人共同构成直接侵的情形，主要涉及的条文是《侵权责任法》第8条B11和《指南》第105条。

以上条文可适用于处理方法专利拆分实施。

构成要件方面，条文并未要求数行为之间需要有主观共同，只要数行为人的行为整体上构成全面覆盖他人专利即可，实际效果与美国的参与结合行为理论类同。

参与结合行为理论认为，当专利侵权的结果源自于超过一个以上行为人或者主体之行为的参与及结合，那么所有行为人为共同侵权人，共同负担专利侵权责任。

B12该理论在美国所受的批评主要是太过宽松，导致专利保护范围的无序扩张，以《指南》第105条处理方法专利拆分实施行为，也会产生同样的后果。

　　从整体上看，我国的专利侵权条文体系中并未明确直接侵权与共同侵权的界限，这就造成两种制度多层面上的竞合，为方法专利拆分实施行为具体适用法律制造了困难。

Linn法官认为美国专利法间接侵权规则从共同侵权理论发展而来，将责任扩张到了数行为人非独立侵害专利的情形，可指出同条直接侵权规则应被排除在共同侵权责任范围外B13。

也就是说，美国专利法将直接侵权和共同侵权作为两类互不兼容的专利侵权态样处理，专利直接侵权是严格责任，不要求主观要件，间接侵权有主观认识要求，因为间接侵权是从共同侵权理论中发展出来的。

而我国专利法中并没有将直接侵权和共同侵权做如此壁垒分明的区分，以至于很多情况下它们相互杂糅一处，更使行为构成要件混乱不堪。

　　二、控制或指挥标准的合理性分析

　　控制或指挥标准，规定在专利方法拆分实施案件中，存在一方指挥或者控制了整个过程，其中每一步皆可归因于控制方，控制方构成实质上的直接侵权，由控制方承担责任；若不构成控制或指挥，则直接侵权不成立。

BMC案中法院认为代理关系可以满足控制或指挥标准，仅有独立合作将不会使任何人负担直接侵权责任。

之后Muniauction案和Akamai案进一步澄清了控制或指挥标准，Muniauction案中法院认为被告介绍他的用户完成了一个或数个专利步骤无需承担直接侵权责任B14；Akamai案强调被告与行为人间存在强制履行的义务也可满足标准。

B15控制或指挥标准提出了较为明确的方法专利拆分实施侵权认定标准，其合理性体现在如下几个方面：

（一）控制或指挥标准符合单一主体原则

　　单一主体原则是由美国判例法确定的，要求专利侵权客观上显示有一个被告实施了专利发明的每一个要素。

B16单一主体原则并未作为一项成文规则载入专利法，但是其约束力不容忽视，因为它实际上是专利直接侵权条文的文中之意。

因专利直接侵权的严格责任本质，才会将其责任限制在实施全部权利要求步骤之人，单一主体原则与直接侵权条文的目的一样，乃是为了保护未实施全部专利要素之行为人不需要负担直接侵权责任。

处理方法专利拆分实施问题时，面临的第一个法律适用难点就是，多主体参与的专利实施行为是否会因单一主体原则而无法予以规制。

控制或指挥标准很好地解决了这一难题，因为在该标准之下实际上只有一个侵权人，其他行为人只是侵权人操纵的木偶，地位等同于工具，不会被视为侵权人。

（二）控制或指挥标准对方法专利拆分实施行为的定性恰当

　　控制或指挥标准认为，方法专利拆分实施实质上并不是共同侵权，而是直接侵权。

在方法专利拆分实施情形下，因为任一行为人的行为皆未构成直接侵权，若要以数行为人行为整体对其归责，则不得不考虑对数行为人行为整体的定性，是否会扩张诉争专利的专利权保护范围。

Akamai案（enbance）B17在美国联邦巡回上诉法院和美国联邦最高法院之间的争论深入探讨了这一议题。

上诉法院认为在行为人间为等价的关系或无代理关系，任何一行为人并未实施该方法专利之所有步骤时，无直接侵权责任存在，此时应当援引专利法271条（b）项引诱侵权的相关规定处理，并进一步指出引诱侵权的基础直接侵权不限于271条（a）项的内容，完成了实施诉争专利所必要的行为即可视为引诱侵权的归责基础。

　　上诉法院这一颠覆性的尝试并未生效多久，就被最高法院在之后对Akamai案的判决中推翻。

最高法院在针对Akamai案的判决中指出，上诉法院所做的271条（b）项的解释是错误的，最高法院认为上诉法院误解了方法专利的侵权方式，提出如果一个被告支付他人报酬，指使其完成一个含有12个步骤的专利方法其中的一个步骤，而没人完成剩下的步骤，但是这一个步骤可以被看成是这个方法中最重要的步骤时如何处理？

在这个案件中，被告将没有任何抗辩理由来避免承担在上诉法院解释之下的引诱责任，这等于是许可将引诱责任用于没有全面实施方法专利所有步骤的行为人。

　　最高法院对上诉法院判决的反驳重申了BMC案的观点，再次强调方法专利拆分实施行为实质上不是共同侵权，因此如果以共同侵权理论来解决这一问题，必然会引发一系列制度冲突。

控制或指挥标准或许并不完美，但它抓到了方法专利拆分实施行为的核心，对于该行为态样的定性是妥当的，因此也有更强的合理性和更大的发展空间。

　　三、我国当于方法专利拆分实施的侵权认定中引入控制或指挥标准

　　如上文所述，控制或指挥标准是目前处理方法专利拆分实施最为妥适的标准，我国当将之引入专利法。

其一因单一主体原则实际上是专利侵权严格责任所包含之要求；其二在于我国司法解释已经确定共同侵权应当基于直接侵权之存在。

因此，我国应当引入控制或指挥标准处理方法专利拆分实施的侵权认定。

　　在具体的制度改进上，首先，应当明确规定共同侵权的行为态样与构成要件，不再将方法专利拆分作为共同侵权处理。

因为专利直接侵权的严格责任本质，实际上不可由法律以外的法律文件予以扩大，应当删除《专利侵权判定指南》第105条中数行为人共同构成直接侵权的规定。

其次，在专利法或司法解释中规定处理方法专利拆分实施的控制或指挥标准。

应当增加规定：

“两人以上参与实施一项方法专利，但无任何一行为人实施了该方法的所有步骤，其中存在具有控制地位的行为人以代理关系、契约约定或其他方式为其他行为人设定义务，将该方法专利之部分步骤由一个或数个其他行为人实施的情形，该具有控制地位的行为人负专利法十一条规定的侵权责任。

”

　　最后，控制或指挥标准还需进一步发展。

目前控制或指挥标准的问题在于标准的边界还不十分确定，可以明确达到代理关系或强制性合同义务可满足标准，同时独立合作不满足标准。

但是在这两条界限之间还存在尚未厘清的灰色区域，因此参与审理Akamai案的Newman法官提出以代位侵权理论取代代理理论，以认定被告达到控制或指挥的程度。

代位侵权理论和代理理论的区别在于代位侵权理论在适用上被告与其他行为人的关系相较代理理论而言宽松，认定程度不需要这么紧密，被告将比较容易负担责任。

无论如何，控制或指挥标准还有大量的细节问题值得讨论，对于该标准在我国的适用前景，也还需要学界和司法界更加深入的探讨。

（作者单位：

浙江师范大学法政学院）

　　参考文献：

　　[1]BMCResources，Inc.，v.Paymentech，L.P.，498F.3d1373，1378-79（Fed.Cir.2007）.

　　[2]Muniauction，Inc.v.ThomsonCorp.，532F.3d1318（Fed.Cir.2008）.

　　[3]AkamaiTechs.，Inc.v.LimelightNetworks，Inc.，No.2009-1372，2010WL5151337（Fed.Cir.Dec.20，2010）.

　　[4]Akamaiv.Limelight&McKessonv.Epic（Fed.Cir.2012）（enbanc）.

　　[5]LimelightINetworks，inc.v.AkamaiTechnologies，inc.eta1.No.12-786.（2014）

　　注解：

　　①此处的Jointinfringement译为共同侵权，但是与一般所称民法上的共同侵权（Jointtort）不同，为避免混淆，笔者采用Dividedinfringement这一概念，译为拆分侵权。

　　②BMCResources，Inc.，v.Paymentech，L.P.，498F.3d1373，1378-79（Fed.Cir.2007）.

　　③《侵权责任法》第9条规定，教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。

　　④《指南》第106条规定，教唆、帮助他人实施专利法第十一条规定的行为的，与实施人为共同侵权人。

　　⑤《指南》第108条规定，提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的，或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的，上述行为人与实施人构成共同侵权。

　　⑥《指南》第109条规定，为他人实施专利法第十一条规定的行为提供场所、仓储、运输等便利条件的，与实施人构成共同侵权。

　　⑦《解释二》意见稿第二十五条规定，明知有关产品系专门用于实施发明创造的原材料、零部件、中间物等，未经专利权人许可，将该产品提供给无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的，人民法院应予支持。

明知有关产品、方法可以用于实施发明创造，未经专利权人许可，通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的，人民法院应予支持。

　　⑧《解释》第十二条规定，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。

……对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。

　　⑨《指南》第105条规定，两人以上共同实施专利法第十一条规定的行为，或者两人以上相互分工协作，共同实施专利法第十一条规定的行为的，构成共同侵权。

　　⑩第107条，将侵犯专利权的产品作为零部件，制造另一产品并出售的，如果被诉侵权人存在分工合作，构成共同侵权。

　　B11《侵权责任法》第8条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。

　　B12MetalFilmCo.v.MetlonCorp.316F.Supp.96，110-11（S.D.N.Y.1970）.

　　B13Akamaiv.Limelight&McKessonv.Epic（Fed.Cir.2012）（enbanc）.

　　B14Muniauction，Inc.v.ThomsonCorp.，532F.3d1318（Fed.Cir.2008）.

　　B15AkamaiTechs.，Inc.v.LimelightNetworks，Inc.，No.2009-1372，2010WL5151337（Fed.Cir.Dec.20，2010）.

　　B16MarkA.Lemleyetal.，DividedInfringementClaims，33AIPLAQ.J.255，256（2005）.

　　B17Akamaiv.Limelight&McKessonv.Epic（Fed.Cir.2012）（enbanc）