傍名牌案件审理中的若干实务问题.docx

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傍名牌案件审理中的若干实务问题

“傍名牌”案件审理中的若干实务问题

2008-06-24

张心全

　　内容摘要：

“傍名牌”现象日趋严重，相应的诉讼案件亦随之增加，但是我国目前的商标法等对其缺乏明确规定，致使在审理该类案件时，产生诸多分歧。

本文就审理时主要涉及的第三人追加、法律适用、混淆界定、商标许可人法律责任、销售商责任等问题加以分析和探讨。

　　在司法实践中，涉及到的商标诉讼案件常见类型有两种，一是典型的侵犯商标权案件，即将与他人相同或近似的注册商标使用在相同或近似的商品上，通常称之为“纯假冒”；二是非典型的侵犯商标权案件，即将与他人相同或近似的注册商标注册为企业名称，并使用在相同或类似商品上，通常称之为“傍名牌”，这主要涉及商标与企业名称的权利冲突（或称为假性冲突）的问题。

对于前者，侵权认定及具体法律适用均有明确的依据，如《商标法》及其实施条例，而对第二种类型，目前尚无具体的法律法规予以规制。

而这种情形在实践中确又十分普遍，其态势远严重于第一种类型，引起一系列的串案诉讼，并且随着个人法律意识的增强，投机者越来越注重防范法律风险，因而其避绕第一种侵权方式，转而热衷于第二种类型的侵权方式。

　　傍名牌案件中，主要涉及四个法律关系主体，即商标权利人、傍名牌的公司（许可人）、制造商（被许可人）、销售商。

例如：

商标权利人红蜻蜓集团有限公司持有“红蜻蜓”商标，他人为非法利用其商誉，而在香港注册“香港红蜻蜓股份有限公司”这一傍名牌公司，傍名牌公司成立后在国内随意注册或购买一个商标比如“康帅”，再将该商标授权国内制造商深圳康达鞋业有限公司使用，制造商在使用时特意在包装显著位置标注“商标许可人：

香港红蜻蜓股份有限公司”字样，上述行为实质是通过商标许可的方式变相许标注傍名牌之名称。

下面就本文写作的意义、傍名牌案件司法实践问题作简要分析。

　　一、当前的审判实践对“傍名牌”的法律相关问题不能形成共识，且当前的学术研究只注重应然性政策设想，而不着眼于实然性问题解决，不能有效指导审判实践。

　　在全国各地知识产权审判中，对“傍名牌”行为的侵权定性、法律适用、赔偿数额、销售商责任等诸多问题存在很多分歧，而因该问题的复杂性，最高人民法院也一时难以给出具体的司法解释予以指导。

又因WTO中若干发达国家紧盯中国的知识产权司法保护，如对“傍名牌”案件审理如此不统一，将极大的损害我国在国际上的形象，给人以保护知识产权不力或混乱的印象，不利于我国引进国外知识产权投资。

对上述审理实践的分歧，后文各部分予以分述。

　　对于“傍名牌”现象，理论文章不计其数，其把这种现象归结为商标与企业名称权利冲突，并继而提出美好的制度构架，即完善立法、衔接好商标及企业名称登记机制等，不一而足。

这些学术研究的成果，确能为将来立法起到参考指导作用，但这只是一种对应然制度的美好构划，并有提出在当前没有相关制度明确规定情况下，对该问题的现实解决之道。

因此，本文写作目的，就是想在现有制度框架下，就如何审理和认识“傍名牌”行为作综合析述，以期能给审判实践带丁点益处。

　　二、当权利人仅起诉侵权产品的销售商时，是否需要将制造商追加为第三人。

　　实践中，权利人一般会首先起诉侵权商品的销售商，如在各个省市的代理商，其之所以不采取“斩草除根”式的策略（即直接起诉制造商），是出于两个方面的考量，一是可以迅速控制侵权市场，二是对是否确信胜诉作试探，为日后起诉制造商作充分准备。

　　对上述情形，是否需要追加制造商为第三人，各地的人民法院的认识、做法不一。

对此有两点：

第一种，有的认为不必追加，理由是销售商一般会在诉讼中提供相应证据，以证明其商品来源的合法性（如制造商的公司登记、商标注册证及变更名义证明等），通过这些证据可以判断销售商的行为是构成侵权。

第二种，有的认为应当追加，理由两条，一是销售商毕竟不是商品的生产者，对商业标识的标注及使用信息不能充分把握，其举证能力具有局限性；二是如不追加制造商为第三人，且判决认定其销售行为系侵权，那么必然客观上对制造商的权利义务造成影响，最直接的结果是没有人再愿去销售其生产的同种商品。

　　笔者认为第二种观点较为科学合理。

是否追加第三人，主要判断标准是其与本案是具有法律上的利害关系，是否能够有助于案件事实的查明。

首先，在傍名牌案件中，如欲审查销售商是否构成侵权，则需审查其所售商品是否系侵权商品，而商品是否侵权的认定，与制造商主观上是否有侵权故意存在重要因果关联，因而，如不追加制造商为第三人，仅凭借销售商在诉讼中提供的证据加以推测，难免有失偏颇，亦有违司法审判的“直接言辞”原则。

另外，虽然权利人有时仅起诉销售商，但审理时不能只见树木不见森林，应当认识到权利人“醉翁之意不在酒”，其真正诉指的对象是制造商，因此，追加制造商为第三人，有助于制造商维护自己的合法权利，防止在其缺位的情形下，对其形成不利的事实认定或侵权定性。

　　如把制造商追加为第三人，一般而言，其诉讼地位应是无独立请求权第三人。

因为，制造商在诉讼中的作用是辅助销售商抗辩，没有独立的诉讼请求，其二者构成利益共同体。

但不能就此一概而论，有一种特殊情形需加以注意，即当销售商在诉讼中承认自己所售商品系侵权商品，但抗辩称不承担民事赔偿责任，理由是其商品具有合法来源，此时显然制造商与销售商的诉讼利益不能一致，制造商是否可以再作为无独立请求权第三人？

笔者认为，此特殊情形下，如制造商不能认同销售商的主张，对权利人与销售商之间诉争的法律关系具有独立请求权，可以请求法院确认生产的商品系合法的，此时其地位应列为有独立请求权第三人。

关于有独立请求权，学界通说认为：

有独立请求权第三人是指对他人之间的争议标的（诉讼标的）认为有独立的实体请求权而提出参加诉讼的人。

傍名牌案件中，制造商在实体上的请求权，就是请求法院认定其在商品上标注的企业名称合法有据，且在上述特殊情形下，与销售商的请求权明显不同；如不允许其作为有独立请求权的第三人，而仅作为无独立请求权的第三人，则造成的法律后果是：

其不能对其生产、标注行为之合法性进行充分抗辩，并且，如判定销售商侵权成立，而销售商又怠于上诉时，制造商又无法上诉进行程序性救济。

　　三、关于审理傍名牌案件的法律适用。

（一）当权利人的商标系驰名商标时，可否直接适用商标法相关法律规定。

　　《商标法实施条例》第五十三条及《驰名商标认定和保护规定》第十三条规定，将驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可向登记主管机关申请撤销该企业名称。

该条款规定了权利人通过行政程序进行救济的途径，那么权利人是否可以凭此法律依据直接向法院起诉，要求判决对方构成商标侵权呢？

笔者认为不可以，理由如下两点：

一、前述行为不构成商标侵权，我国《商标法》第五十二条、《商标法实施条例》第五十条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条，均以专门条款的形式采取列举、概括的方式对商标侵权形态作了规定，但在这些条款中却没有把将驰名商标作为企业名称登记的行为方式列入，这说明在商标法及其相关规定中，对该种傍名牌的方式并不定性为商标侵权，只是国家行政机关在制定上述法规或规章时，出于保护知识产权的急迫性，对权利人行政救济程序所作的权宜之计；二、于法院而言，上述条款不具有司法适用的现实可操作性，因为其规定的内容主要是由行政主管机关予以撤销名称，而法院不可能判决行政机关履行该项内容，这是由于司法不干预行政的原则所限，只能判决由侵权人主动停止使用傍名牌名称，或者判其申请变更、注销该名称等，而这些判决内容的适用法律为反不正当竞争法或民法通则。

（二）关于反不正当竞争法的适用。

　　根据我国现行商标法及其规定，没有对傍名牌行为作出法律规制，那么权利人如何进行法律救济呢？

对此各地法院做法不一，一种观点认为系商标侵权，其适用法律依据是《商标法》第五十二条第五项，即认为该行为“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”，理由是此种行为非法利用了注册商标权利人所努力创造的市场美誉，造成消费者误认混淆，并造成权利人商标显著性的淡化，是对商标专用权的变相侵害。

另一种观点认为，不构成商标侵权，而是构成不正当竞争，理由是商标法第五十二条属于具体性法律规范条款，具有较小的弹性解释空间，在最高人法院对此缺少相应司法解释的情形下，中级或高级人民法院不能任意扩大解释，但可以适用反不正当竞争法中规定的公正、诚信等原则。

　　笔者认为，在上述情形下，应当将傍名牌行为定性为不正当竞争。

因为，如果定性为商标侵权，则有违《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的本意及其所蕴含的逻辑，该司法解释第一条第一项规定：

“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：

（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；…”如认定上述傍名牌行为系商标侵权，那么此解释为何只规定了在“突出”使用时才构成商标侵权，而不是笼统规定“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上使用，容易使相关公众产生误认的”即构成商标侵权。

其实，该解释之所以如此规定，是出于对此案件的慎重考虑，在此之前，我国对此类案件审理没有经验可循，而此类现象又较为突出，具有普遍意义。

经过近几年的司法实践，全国法院积累了丰富的审判经验，因此，今年最高法院出台了《关于审理涉及知识产权权利冲突民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的征求意见稿，其中涉及对傍名牌行为的处理问题。

　　在单行的知识产权法律没有具体规定的情况下，权利人的知识产权受到损害时，是否一概不能受到保护呢？

当然不是，此时可以寻求反不正当竞争法的保护，因为二者具有相似的立法目的，即反不正当竞争法的立法目的在于建立公平的竞争秩序,从而保护竞争者、消费者的利益乃至社会的公共利益；而知识产权法的立法目的则在于保护企业、个人对其智力成果、商业标记及其它相关成就的财产利益和人身利益,其最终目的也在于维护正常的市场秩序。

因反不正当竞争法包容性，其可以对知识产权的形成兜底保护，在实践中，如单行法中如无合适的条款适用，一般习惯上亦是转而寻求反不正当竞争法的相关原则条款，以求得维护市场秩序的公平有序。

具体到傍名牌案件而言，司法实践对其进行法律定性时，应适用《反不正当竞争法》第二条规定的公平、诚信原则。

但要严格把握适用条件，以防造成对市场交易的抑制。

在审理时，要审查其是否符合如下条件：

一是，审查权利人的注册商标之知名度，审查知名的范围必须包括但不限于审查在侵权人所在地区公众知晓的程度，当然并不要求扩及于全国范围；二是，审查侵权制造商或销售商的主观故意；三是，审查客观结果，看“傍名牌”行为是否足以导致相关公众的识认混淆，而不是仅仅构成淡化他人商标的显著性为准，这有别于美国的商标保护制度，因为我国目前的实践及理论所依重的仍然是混淆理论。

　　四、傍名牌案件审理中，对误认混淆如何界定。

　　在傍名牌行为中，侵权人通常将含有他人注册商标文字的企业名称以醒目的方式，标注在产品或包装上，如将“商标许可人：

香港红蜻蜓股份有限公司”以较大的字体、鲜红的颜色标于鞋合正面，而该产品的实际制造商不予标注或字体极小。

在此种情况下，以普通消费者的视角来判断，足以造成误认混淆。

因为，当消费者看到标有傍名牌的名称时，会对其中的字号施以更多的注意力（这是由于权利人被傍的商标具有较高知名度的缘故），会误以为该企业与权利人之间存在某种资本控制或关联。

　　但是，实践中的侵权形式却远非上述单一情形。

下述两种常见情形尤应值得注意：

　　第一种情形，即将上述傍名牌的企业名称以较小字体标注在产品的隐蔽位置，一般而言，消费者如不仔细查看，很难发现该标识。

在遇到诉讼时，制造商或销售商通常以其商品不会造成混淆为抗辩理由，以此逃避法律责任。

对于此种情形，审理时如何认定呢？

有的认为应认定为不会造成混淆。

笔者对此不予苟同，因为判断是否造成混淆不能与其他相关因素割裂开，不能仅仅从形式上审查，而应从生活中的真实性一面去考察，通观全面、综合考量，在我国大力发展和保护知识产权的法治语境下，应侧重于加大保护知识产权权利人的权利。

一般情形下，制造商或销售商在主观上具有明显的傍名牌之恶意，其在销售相关商品时，通常会以口头告知的形式，明示或暗示消费者其商品与权利之间存在某种关联，以期达到混淆商品来源或市场主体，从中牟利，因此从功利主义、利益平衡的角度，可以推定上述行为会造成混淆，否则知名商标的权利人无法得到切实有效的法律保障，对其造国际性品牌造成巨大阻碍，不利于我国自主知识产权创新。

　　第二种情形，即将他人组合商标（中文文字、拼音及图形）中的文字注册为企业字号并使用，此种傍名牌情形不同于将他人单纯的文字商标注册为字号的情形，应区别对待。

在诉讼中，制造商或销售商通常辩称：

因其商标上企业名称所包含的字号与组合商标具有较大区别，消费者能够将二者区别开来，不会造成混淆。

对此，法院审理时看法也尽相同。

笔者认为，对此情形应根据具体案情具体分析。

通常情况是，对含有文字的组合商标而言，一般认为中文部分为商标中显著性最强的部分，引起消费者产生误认的可能性也最大，主要是因为，文字具有很强的识读性，而且判断一个商标的显著部分，应以相关公众的一般注意力为评判的主观标准。

在中国，因相关公众对中文的熟悉程度和认读上的便利，习惯上以认读中文为主，记忆上也以中文为牢固，传播、推销上也以中文为载体。

因此，对于一般消费者来说，中文文字是组合商标的主要区别性因素，此时可认定将组合商标中文字注册为字号并使用的傍名牌行为足以构成误认混淆。

但是，不乏例外的情形，即如果权利人的组合商标中的文字所占比例较小，且一般消费者通过图形或拼音等予以识别，那么对上述傍名牌行为可认定为不构成混淆，这后一种情况在实践中较为少见。

　　五、如傍名牌之企业名称是在香港或国外注册，则该　企业（即商标许可人）的法律责任，及其与制造商之间的法律关系。

（一）一般情况下，不能追加究商标许可人法律责任。

　　首先，从法律关系的形式上看，商标许可人在香港或国外注册的企业名称虽然注册了包含我国知名商标，有非法利用他人市场美誉之嫌，但是因知识产权的地域性，地处不同法域，其在被所在地区或国家的登记机关撤销之前，仍属合法。

　　其次，傍名牌的公司（商标许可人）许可国内制造商标使用其商标，并不违反商标法的有关规定，一般而言，其与傍名牌名称的标注行为之间无直接因果关系。

如制造商（被许可人）在商品上刻意突出标注许可人的企业名称，有意搭他人便车，非法利用他人市场声誉，造成市场混淆，其行为可构成不正当竞争，但这并非商标许可人的责任，该后果与其并不具有法律上原因关系。

因为，我国《商标法》仅规定许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量，而没有规定其必须监督被许可人标注其名称的方式，至于名称如何标注才不会侵犯他人在先权利，则该项注意义务归咎于被许可人，因此，商标许可人对因标注名称行为产生的法律后果不承担民事责任，其与制造商从形式上讲仅仅是许可人与被许可人关系，若让许可人承担法律责任，则须证明标注傍名牌名称的行为与其有法律上的因果关系，如故意指使制造商标注等，但在实践中却很难予以证明。

　　虽然如此，制造商却不能以其所标注的企业名称经过合法登记为由，主张抗辩不构成不正当竞争。

因为，我国《商标法》仅仅规定：

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地，亦即商标法并未强制要求被许可人（制造商）必须标注许可人名称，当然根据“法无明文禁止即可行”原则，其亦可标注许可人名称，但这既非其权利亦非其义务，因为任何的权利或义务均是由法律明文授予。

由此根据法理可知，制造商标注许可人名称一般是可以的，但是存在一个前提，就是不得侵犯他人在先的合法权利。

（二）特殊情形下，亦需追究商标许可人法律责任。

　　在司法实践中，经常碰到的一种特殊情形，即注册“傍名牌企业名称”的股东与国内制造商的股东完全相同或部分重合，此时，商标许可人要否承担责任？

笔者认为，答案是肯定的。

，但其很大程度上受股东控制或影响，在判断法人行为合法性时，应当结合考虑其背后股东的真实意思表示，不能机械教条的把法人和股东之间的胶链关系割裂。

就本文的傍名牌案件而言，国内自然人为达到非法利用他人商标美誉度的目的，特意到香港等地注册包含知名商标的名称，然后再绕到国内变相许可标注该名称，此时，显然商标许可人知晓权利人商标的知名度，并应当知道傍名牌行为所可能造成的后果，并且期望、促成这种结果的发生。

在这种情形下，即可以推定商标许可人和制造商二者系关系企业，二者的行为混同，具有共同的侵权故意，应承担连带赔偿责任。

　　六、销售商的法律责任。

（一）销售商是否构成不正当竞争。

　　销售商销售傍名牌的商品，是否构成不正当竞争，法律上没有具体规定，实践中认识亦极不统一。

有的认为一般不构成不正当竞争，理由是销售商如能提供证明合法来源的证据，例如制造商工商信息、商标注册证、进货发票等，则可以推定其已尽了合理审查注意义务，主观应属于善意，再者如判其侵权，有失公平，因为现今商品市场种类极为繁多，商品流通速度亦大大加快，要求销售商承担太多的注意义务，不具有现实性且加大市场交易成本。

有的认为应适用无过错原则，判定销售商构成不正当竞争，理由是该类行为可以参照商标法中对销售商责任的规定，即无论销售商主观上有无恶意，均构成侵权，这样做的目的是为了对商标注册人的权利进行强保护。

　　笔者认为，上述两种观点均有不妥之处。

对于第一种观点，虽然有利于促进市场交易成本的减小，但是不利于保护知识产权人的权利，有违于我国知识产权战略的指导精神，因为如销售不构成侵权，则权利人只能直接对制造提起诉讼，而知识产权的诉讼过程较为漫长，等一审、二审终结后制造商早已通过其代理销售商获得巨额非法利润，权利人的商标之知名度、显著性早已受到严重损害和淡化。

对于第二种观点，对知识产权人的权利保护较为有利，权利人可以直接针对销售商直接起诉，以迅速遏制市场，但是其采取的观点是不正当竞争行为之客观说，即不关心销售商的主观状态，只要客观上造成不公平的竞争结果，就认定其行为构成不正当竞争，笔者认为该观点过于激进，不能较好平衡权利人与销售商的利益，理由是傍名牌案件和商标侵权案件存在形式上的较大差别，傍名牌行为具有合法的外衣掩盖非法行为，即企业名称经过合法登记并承担了纳税义务，而商标侵权案件一目了然，商标是否相同或近似相关公众可以较轻易的分辨出来，相比而言，前者更复杂隐蔽，识别的难度更高，在同等条件下，对傍名牌案件销售商的主观状态认定方面不能过于苛刻，否则必然增加市场交易成本。

因此，笔者认为在判定销售商是否构成不正当竞争之侵权时，应当采取我国学界的通说，即不正当竞争构成的主观故意说。

但在司法实务中，需要注意以下两点：

一是，销售商具有合法来源证明，并不能证明其主观上不具有主观故意，二者并无逻辑上的自洽性，例如，实际中销售商标经常在店招上标注傍名牌企业名称，而非其营业字号，即可从侧面佐证其具有傍名牌的主观故意，因此在认定销售商主观是否具有恶意时，建议适用过错推定原则，即首先推定其主观为恶意，如其抗辩，则承担相应的举证责任；二是，在某些极少的特殊情况下，销售商确不知道权利人商标的知名度，且不知晓其销售行可能所造成的后果，可判定不构成侵权，但其应举证证明。

（二）如构成不正当竞争，销售商是否承应担民事赔偿责任。

　　对于销售商是否承担赔偿责任，有的认为，只要其证明具有合法来源即可只承担停止侵权的责任，而无需承担赔偿责任。

笔者对观点不予苟同。

因为，如上所述，在判定销售商是否构成侵权时，首先应审查其主观的状态，当其存在恶意利用权利人知名度时，方可判定构成侵权。

既然销售商主观上具有恶意，客观上造成权利人商标美誉的损害、显著性的淡化，已符合法律规定的承担赔偿责任之要件，我国《反不正当竞争法》第二十条规定：

经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任。

因此，销售商如构成侵权，应当承担相应的民事赔偿责任。

　　七、结语　

　　傍名牌行为的存在由来已久，但该类案件纳入司法诉讼的时间却并不长，这缘起于我国对知识产权的保护之重要性有了新的认识。

因法律规定的缺位，实践经验的匮乏，致使法院在对相关事实、法律适用存在较大分歧，因此，希望拙文能抛砖引玉，对司法实务有所裨益。

另外，我国目前正准备修改商标法，笔者建议是否可将傍名牌行为的问题予以规定，将其一并定性为商标侵权，因为傍名牌行为与商标侵权实质并无不同，均构成了对权利人商标显著性的淡化，造成相关公众的混淆，扰乱市场经济秩序，这一建议是否可行，在此权作抛砖引玉，以请同仁们思考。