功能性限定权利要求的专利权保护范围及侵权判定研究.docx
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功能性限定权利要求的专利权保护范围及侵权判定研究
论文编号：
功能性限定权利要求的专利权保护范围及侵权判定研究
韩龙
中国政法大学研究生院
二○○九年十月
功能性限定权利要求的专利权保护范围及侵权判定研究
摘要
近年来，国家知识产权局专利局受理的专利申请和审理后授予专利权的案件数量急剧增加。
随之而来，向国家知识产局专利复审委员会请求宣告专利无效、向法院提出专利侵权的案件也越来越多。
在众多专利纠纷中，有一类案件由于权利要求中采用功能性限定，导致判断专利权保护范围的方式特殊而特别引人关注。
在判断功能性限定权利要求的专利权保护范围方面，我国有两种截然相反的观点：
一种观点认为功能性限定覆盖能够实现该功能的任何技术手段（以《审查指南》为代表）；另一种观点认为，功能性限定仅覆盖说明书中描述的具体实施方式以及等同方式（以最高人民法院司法解释（征求意见稿）为代表）。
本文着重分析以上两种观点产生分歧的根源、不同的解释方法对专利权保护范围的影响，并探讨如何解释功能性限定，合理地确定专利权的保护范围，以实现专利权人与社会公众之间的利益平衡。
本文分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分介绍了本文研究的缘起、研究对象、研究思路。
正文分为三章。
第一章：
功能性限定权利要求的基本问题。
本章通过介绍美国和欧洲的专利审查实践，探寻功能性限定权利要求的内涵、审查标准，认为中国专利局《审查指南》对功能性限定规定过于严格，实践中很难操作，法律规定与实际情况脱节，导致公众利益难以得到保障。
第二章：
专利权保护范围的确定。
通过比较欧洲、美国和中国专利复审委员会以及法院对于使用功能性限定的权利要求授权以后专利权保护范围的判定，认为在专利法实践活动中难以执行中国《审查指南》的相关规定，法院与专利复审委员会审查标准不一致，导致专利诉讼出现混乱情况。
本章最后对审查指南提出修改建议。
第三章：
涉及功能性权利要求的专利侵权判定。
本章中讨论了功能性限定权利要求在专利侵权诉讼中适用的特殊之处，对最高人民法院有关功能性权利要求的解释的规定提出修改建议。
结论部分总结了本文的主要内容以及笔者的观点。
关键词：
专利；权利要求；功能性限定；专利权保护范围；专利侵权
ResearchontheProtectionScopeandInfringementJudgmentoftheClaimwithFunctionalDefinition
Abstract
Recently,moreandmorenewpatentapplicationsarebeingappliedtotheSateIntellectualPropertyOfficeofthePeople’sRepublicofChina（SIPO）,andmoreandmoreapplicationsaregrantedpatentrights.Asaconsequence,thequantityofthecasesrequestthePatentreexaminationBoardtodeclarethepatentrightinvalidandthecasesinstitutingincourtsarealsoonincreasing.Onekindofcaseswhicharedraftedbyfunctionaldefinitionisespeciallyattractpeople’sattentionsincethemethodofdeterminetheprotectionscopeofsuchpatentrightisspecial.InChina,therearetwototallydifferentviewsregardingtheprotectionscopeofthepatentrightwithfunctionaldefinition.Oneviewisthatthefunctionaldefinitioncancoverallthetechnicalmeansthatcanrealizedthefunction,whichisrepresentedbytheGuidelinesforExamination,andtheotheroneisthatthefunctionaldefinitioncanonlycoverthespecificembodimentdescribedinthespecificationandtheequivalentsthereof,whichisrepresentedbytheJudicialinterpretations（askingforcomments,notpassedbytheSupremePeople’sCourtyet）.Thisdissertationanalysestheoriginoftheabovetwothedifferentviews,theinfluenceontheprotectionscopebroughtbythedifferentinterpretationsonthefunctionaldefinitionandhowtointerpretthefunctionaldefinitioncanbalancetheinterestbetweenthepatenteeandthepublic.Thedissertationalsodiscussesthespecificprincipleregardingpatentrightwithfunctionaldefinitionduringthelegalprocedure.
Keywords:
Patent;Claim;functionaldefinition;protectionscopeofpatentright;infringement
引言
在我国《专利法》中，发明创造分为发明、实用新型和外观设计三种。
根据《专利法》第59条规定，发明和实用新型专利的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。
外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
外观设计专利中没有权利要求，因此外观设计的保护范围的确定不在本文的讨论范围之内。
对于发明和实用新型专利权来说，每一项权利要求都是一项权利的载体。
一项专利权的保护范围的大小，取决于权利要求的描述范围。
每一项权利要求都是一个技术方案，每个技术方案都是由若干技术特征组成的。
一般来说，一项权利要求中，技术特征记载得越多，特征描述得越具体，权利要求描述的范围就越小，相应专利权的保护范围也就越小。
一项权利要求中，记载的特征越少，特征描述得越上位，权利要求的描述范围也就越大，相应的专利权的保护范围也就越大。
当然，一项权利要求中的技术特征记载得越少，越容易使权利要求不具有新颖性或者创造性，技术特征概括得越上位，也越容易被认为不清楚或者得不到说明书的支持，从而使得专利申请得到授权困难，或者在无效程序中容易被宣告无效。
虽然有风险，但是为了获得较宽的保护范围，权利人还是希望采用上位的描述方式来限定技术内容，而不希望将具体的技术特征写入权利要求中。
因此，功能性权利要求的出现，迎合了权利人的需求，也是一种历史的必然。
在功能性权利要求中，一些技术特征，尤其是涉及发明要点的技术特征，并不描述具体技术内容，而是仅描述技术内容实现的功能。
这样，权利要求中的功能从字面上看，可以覆盖实现这个功能的任何技术手段，包括记载在说明书中的具体实施方式，也包括发明人还没有想到的实施方式，还包含随着科学的发展，授权之后才能想到的实施方式。
从这个角度上看，权利人的利益得到了最大化。
但是，如果将权利要求中的功能限定解释为覆盖可实现该功能的任何手段，是否会损害社会公众的利益？
对于发明人没有想到的实施方式，社会公众通过创造性劳动想到了，实施出来，是否会损害社会公众的利益？
对于一些高、新科技集中的领域，如通信、计算机、半导体、生物医药等，美国、欧洲、日本在技术上领先，专利覆盖面广，大部分专利又都采用功能性描述占据了本不应当覆盖的范围，对于发展中的中国，如何保护民族利益，如何平衡专利权人的利益和社会公众利益？
以上问题是本文关注的重点内容。
本文结合美国、欧洲对功能性限定权利要求的规定、保护范围的确定，探寻中国在功能性权利要求的专利权保护范围确定上应当持有的立场，并结合《审查指南》和相关司法解释的规定，提出相应的修改建议。
第一章功能性限定权利要求的基本问题
第一节功能性限定的表现形式及特点
专利权涉及的对象种类繁多，但按照性质划分，其权利要求可以分为两种类型：
产品权利要求和方法权利要求。
前者适用于产品类型的发明创造，通常使用产品的结构特征来限定；后者适用于方法发明创造，通常用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。
在类型上将权利要求区分为产品权利要求和方法权利要求的目的是便于确定专利权的保护范围。
在理想状态下，产品权利要求的专利权保护范围由产品的结构组成部件、部件之间的连接关系构成，方法权利要求的专利权保护范围由一系列的步骤或者行为构成，以这样的方式撰写权利要求，判断专利权的保护范围方便。
在实践中，专利权的保护范围的确定却没有如此简单，因为很多权利要求采用了特殊的撰写方式，如采用功能性限定的权利要求、方法定义产品的权利要求、用途限定产品的权利要求等，其中采用功能性限定的权利要求是出现频率很高、保护范围确定争议很大的一种。
一、功能性限定的表现形式
下面不妨以一个例子说明功能性限定的表述方式。
这个例子在本文介绍对功能性限定的解释、侵权判断中还将多次用到，因此在这里进行详细介绍与说明。
某发明人发明了一种喝茶时防止茶叶随着水流入到使用者口中的装置。
其具体实施方式如下：
在杯子中设置一个篦子，用于隔开茶叶；茶杯的侧壁上设置两组凸起，每组三个，两组凸起之间平行设置，两组凸起之间的距离略微大于篦子的厚度；篦子的直径略小于茶杯内壁直径，篦子边缘形成3个小缺口，缺口的形状与凸起大致相同，尺寸上比凸起略大；篦子的上表面上设置提手。
在使用这种茶杯时，先将茶叶倒入茶杯中，然后用手拎着提手，将篦子放入杯中，旋转篦子，使篦子的3个缺口对准杯子壁上的3个凸起，当篦子落入到位于下方的一组凸起上时，旋转篦子，就能让杯子壁上位于上方的3个凸起和位于下方的三个凸起扣住篦子，在喝茶时，篦子不会脱离杯子。
这样一种技术方案，可以用三种方式撰写权利要求。
第一种撰写方式：
一种茶杯，其特征在于：
包括一个篦子，杯子内壁上沿上下方向设置平行的两组凸起，篦子边缘设置缺口，缺口的形状与内壁凸起的形状一致，缺口比凸起略大。
第二种撰写方式：
一种用于饮茶的器皿，其特征在于：
包括一个防止茶叶随液体流动的篦子，内壁上设置用于紧固篦子的两组凸起，篦子边缘设置用于穿过内壁凸起的缺口，缺口比凸起略大。
第三种撰写方式：
一种器皿，其特征在于：
包括固液分离部件，将固液分离部件保持在器皿中的固定部件。
第一种撰写方式是最传统的方式，使用部件的形状、结构、连接关系限定专利权的保护范围。
这种撰写方式的优点是容易得到授权，但是由于将具体的结构写入了权利要求中，使得在实际应用过程中保护力度不强。
比如，有人制造一种类似的茶杯，没有使用两组凸起，而是在杯体上形成一圈凸楞，将篦子架在凸棱上，这样的产品没有使用两组凸起，至少不构成字面侵权。
因此，写入具体结构，很容易被侵权人绕开，通过略微改进就可脱离权利要求的描述范围。
第二种撰写方式，“防止茶叶随液体流动的篦子”、“用于紧固篦子的两组凸起”、“用于穿过内壁凸起的缺口”是否为功能性限定？
“防止茶叶随液体流动”确实表达了篦子的功能，但是这种功能是篦子本身所具有的，只是对篦子的重复性限定，描述这样的特征目的是为了使权利要求中特征的作用更为清楚，并没有对部件的形状、结构、连接关系进行说明，去掉这些描述，专利权的保护范围没有变化。
因此，这种特征并非本文所探讨的功能性限定。
同理，“用于紧固篦子的两组凸起”、“用于穿过内壁凸起的缺口”也并非功能性限定。
第二种撰写方式的权利要求在专利权的保护范围上实质上一致。
第三种撰写方式中，没有描述“将固液分离部件保持在器皿中的固定部件”的具体结构是设置在内壁上的两组凸起、篦子上的缺口，仅通过功能性特征“将固液分离部件保持在器皿中的固定部件”表达产品的结构和连接关系。
如果去掉这个特征，则权利要求的保护范围将发生很大的变化。
这样的特征是功能性特征，采取这种的描述方式是功能性限定。
功能性限定的撰写方式使得权利要求的描述范围是非常宽的。
在上面的案例中，只要是将篦子放置在茶杯中并固定起来的方式，全部落入权利要求的描述范围。
但是，如果让这样的功能性限定覆盖所有的实施方式，是否合理，是否会侵犯公众的利益，值得探讨。
二、功能性限定出现的原因
功能性限定并非由哪个国家、哪个人的倡导而出现的，而是顺应了科技发展趋势。
上面的茶叶篦子是非常简单的技术改进，功能性限定的价值还没有完全体现出来。
下面这个例子则可看出功能性限定的意义：
一种电子运算装置，包括：
输入部件，具有按键，利用编码形式将数据信息与按键相结合，通过按键将数据信息输入电子运算装置；
运算装置，由半导体集成电路构成，对输入部件输入的编码进行计算；
存储装置，用于存储输入的编码，以及运算装置运算后的编码；
显示装置，与运算装置相连接，根据指令显示结果。
这样，使用输入装置、运算装置、存储装置、显示装置四个功能性限定，组成了专利权的保护范围。
这样的一个范围如果得到授权，其保护范围将覆盖一切大型计算机、个人计算机、笔记本电脑、微型计算机，甚至手机。
而且，任何对具有上述构造的电子设备的改进也均会落入上述专利权范围内。
因此，专利权人通过功能性限定的权利要求，有可能获得巨大的垄断利益。
因此，从这个例子可以看出功能性限定的对专利权人带来的优点：
1、用功能性的描述代替具体产品的结构、方法的步骤，撰写上方便，不必考虑具体措辞描述是否正确；
2、权利要求中的技术特征少，文字表述的范围宽；
3、功能性语言采用的上位概念，能够覆盖实现功能的所有具体方式，包括发明人自己未想到的实施方式，得到更全面的权利保障；
4、功能性语言能够覆盖今后随着技术发展出现的新的实施方式，能够使得权利跟上技术发展。
因此，功能性限定的广泛传播不是自上而下的规定，而是在发明人、专利代理人（律师）之间自发流传开来的一种撰写方式。
三、功能性限定的特点
从上面的例子中，可以看出功能性限定的一些特点：
1、功能性限定不描述具体技术手段，仅描述功能，因此从文字上看，覆盖范围广；
2、功能性限定采用功能性语言对技术特征进行描述，因此确定专利权保护范围困难；
3、功能性限定除了覆盖已经完成的发明创造，还可覆盖发明人没有想到的具体实施方式、随着技术发展出现的新的实施方式，因此可能会侵害公众利益。
四、功能性限定出现的技术领域
除了上面列举的生活领域、电子领域，功能性限定已经广泛地出现在通信、半导体、光电、机械、自动控制、化学、生物医药等等领域。
因此，对功能性限定只可以采取引导的方式，合理地确定功能性限定的覆盖范围，而不可能禁止使用功能性限定。
五、功能性限定权利要求专利权保护范围判断中容易混淆的概念
本文介绍功能性限定对专利权保护范围的影响的时候，会提到权利要求的描述范围和专利权的保护范围这两个概念。
这两个概念非常容易混淆，下面进行简要介绍：
权利要求的描述范围是指一项权利要求中，由技术特征文字所构成的范围。
专利权的保护范围由权利要求的内容确定，说明书和附图可以用于解释权利要求。
专利权的保护范围在理想情况下与权利要求的描述范围一致。
在有些情况下，如果对权利要求采取限制性解释，则专利权的保护范围小于权利要求的描述范围；在有些情况下，根据等同原则进行解释，则专利权的保护范围大于权利要求的描述范围。
因此，权利要求的描述范围和专利权保护范围是有区别的两个概念。
此外，容易混淆的是功能性限定与功能性权利要求。
一项权利要求是一个技术方案，技术方案是由若干具体技术特征组成的。
功能性限定是指权利要求的某个技术特征未采用具体结构或者具体步骤，而是采取功能性特征代替具体结构或者具体步骤。
因此，本文用到“功能性限定”时，指的是权利要求中的功能性技术特征。
采用的功能性限定的权利要求称为功能性权利要求。
第二节美国、欧洲、中国对功能性限定的规定
一、美国对于功能性限定权利要求的规定
在权利要求中采用功能性限定首先是在美国得到认可的。
美国是目前世界上唯一在专利法中规定允许在权利要求中采取功能性描述的国家。
美国《专利法》第112条第6款是这样规定的：
一项组合发明的权利要求的一个技术特征可以写成实现特定功能的装置或者方法，而不必详细描述支持该功能的结构、材料或者步骤。
在美国《专利审查程序手册》中，将这种不描述具体结构、材料或者步骤而采用功能性描述的表达方式称为“装置或者步骤加功能”限定（“meansorstepplusfunction”definition）。
根据美国《专利法》和《专利审查程序手册》中对“装置或者步骤加功能”的规定，任何技术特征均可以采取“装置或者步骤加功能”限定加以描述。
功能性限定从字面上看可以涵盖任何实现功能的任何结构和步骤，因此，美国的专利申请中，为了获得尽可能宽的保护范围，绝大部分专利的独立权利要求都是采用功能性限定的。
美国在国际上的经济实力最强，专利方面技术实力也最强，其功能性限定撰写模式也极大地影响了其他国家。
二、欧洲对功能性权利要求的规定
欧洲专利局已基本上统一了欧洲各国专利的受理、审批制度，成为世界上最有影响的专利局之一。
关于功能性限定，欧洲专利局《审查指南》规定如下：
权利要求必须按照“发明的技术特征”形式撰写。
……没有必要每个特征都以结构限定的形式撰写。
可以采用功能性特征，条件是本领域普通技术人员在不花费创造性劳动的情况下，就能想到实现该功能的一些手段。
在一项权利要求中，可以宽泛地以特征的功能描述一个技术特征，也即，用功能性特征进行限定，即使在说明书仅描述了功能特征的一个实施例，如果本领域技术人员在阅读后，能够知道也可以使用其他手段用于实现同样的功能，采用功能性特征也是允许的。
例如，权利要求中描述“终止位置检测装置”，如果说明书仅给出的一个具体实施方式是采用限位开关，但是，对于本领域技术人员而言，显然可以采用光电仪或者应力测试仪实现同样的功能，则这样的功能性描述可以从说明书的一个例子中得到支持。
总结欧洲专利局《审查指南》对功能性限定的规定，可以得出如下结论：
1、允许一项权利要求（包括产品权利要求或者方法权利要求）中的特征不描述结构而采取功能性描述；
2、对功能性限定有限制条件：
并非所有的具体产品的结构或者方法的步骤均可使用功能性限定，必须是能从说明书描述的方式中，本领域普通技术人员不花费创造性劳动就能知道任何其他的方式也能实施这样的功能，此时功能性限定才是允许的。
如果一项功能只能由说明书中描述的特殊方式实施，则对这样的技术特征不能采用功能性限定。
三、中国对功能性权利要求的规定
带有功能性描述的权利要求已经在我国专利审批阶段、无效阶段、专利侵权诉讼中广泛出现。
我国《审查指南》是这样规定的：
通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。
只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书规定的实验或者操作或者所述技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。
笔者认为，应当这样理解《审查指南》的上述规定：
第一，不提倡在产品权利要求中使用功能性限定；
第二，只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征不如用功能或效果特征来限定更为恰当的情况下，才能使用；
第三，该功能或者效果能通过说明书规定的实验或者操作或者所述技术领域的惯用手段直接和肯定地验证。
因此，根据我国《审查指南》的规定，允许使用功能或者效果特征限定权利要求的某一技术特征，但是条件是非常严格的。
第三节美国、欧洲与中国相关规定的比较研究
一、“功能性限定”在内涵上的比较
对于功能性限定，从名称上看，美国的称谓是“装置或者步骤加功能”限定，包括装置或者方法的结构、材料或者步骤；欧洲的称谓是“功能性限定”，包括产品或者方法的功能性特征；中国的称谓也是“功能性限定”，包括产品的功能或效果特征。
在功能性限定的内含上，美国和欧洲的表述基本一致，都表达了方法权利要求或者产品权利要求中可以使用功能性语言描述权利要求的技术特征。
我国《审查指南》只规定了在产品权利要求中不提倡使用功能性或效果性特征，没有定义功能性限定的概念，也没有规定对于方法权利要求是否允许采用功能性或者效果性特征来限定权利要求中的技术特征。
方法权利要求中是否可以进行功能性限定？
功能性限定是否包含效果性特征和功能性特征两种情况？
对于这两个问题，笔者有如下看法：
第一，方法权利要求允许包含功能性限定。
从《审查指南》表述的语气来看，主要表达的含义是不提倡在产品权利要求中采用功能性和效果性限定，言下之意，并不禁止在方法权利要求中对技术特征采用功能性限定。
而且，一项方法权利要求在表述的过程中，总要对步骤实现的功能进行描述来代替具体的步骤、流程。
因此，中国《审查指南》的立法本意是允许对方法权利要求中的技术特征采用功能性描述的。
第二，功能性限定不包括单纯效果性特征。
功能描述更为强调实现装置、方法所要解决的技术问题的具体技术手段，而效果描述更为强调装置、方法所带来的结果。
但是，由于语言的模糊性，很多情况下，二者很难区分。
比如，第一节中的茶杯篦子的发明创造，对于“将固液分离部件保持在器皿中的固定部”，可以将其理解为功能性特征：
这个特征希望表达的是固定部件的功能，是要将篦子保持在茶杯中；但是，该特征也可以理解为效果性特征：
将篦子保持在茶杯中。
因此，有时一个特征既可以称作功能性特征，也可以称作效果性特征。
这样的特征应当统一划入功能性限定内，没有必要区分为功能性特征和效果性特征。
有一些单纯效果性特征，如提高了产量，节省了工序、时间、材料等，没有对专利权的保护范围产生实质上的影响，不属于功能性限定。
专利复审委员会有这样一个案例，涉及效果性特征限定权利要求，可以说明这个问题。
这个案子中，权利要求1描述如下：
一种线缆连接器，其特征在于，包括：
一绝缘本体；以及多个讯号端子，其是设置于该绝缘本体上，该些讯号端子各具有接触部及接脚部，该绝缘本体上于该些讯号端子的接触部间设有挖空部，以提高二相邻讯号端子之间的阻抗值。
专利复审委员会在无效决定中认为，特征“以提高二相邻讯号端子之间的阻抗值”为在讯号端子的接触部之间设有挖空部后所达成的技术效果。
权利要求1之所以具有“提高二相邻讯号端子之间的阻抗值”的效果，是由于二相邻讯号端子之间具有挖空部，从而使得相邻端子以空气间隔。
“讯号端子的接触部间设有挖空部”已经描述了具体结构，效果性特征“提高二相邻讯号端子之间的阻抗值”是产品结构所带来的，对保护范围并无影响。
因此，这种单纯效果上的限定对于专利权的保护范围是没有实质性影响，这样的效果性特征不属于功能性限定。
因此，笔者认为，应当
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