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知识产权业务基本技能

一、引言

我的专业领域主要有两个：

知识产权和产品质量责任。

因为我第一学历是理工科，这

两个都是和理工科有一定的关系。

在座的各位可能经过了律考的搏杀，进入到律师行业当

中来，可能在各个专业领域中都有很多的研究和见解。

我作为从业十几年的律师，可能在

执业经验方面比在座的各位多一点，今天也只是想把我从事一些知识产权的经验和大家分

享。

大家知道，知识产权主要包括专利、商标、著作权三类传统的知识产权。

还有一些新

类型的知识产权，包括现在通常在律师专业当中，会把不正当竞争，包括商业秘密、假名

冒牌包含在知识产权业务当中，甚至把互联网的一些法律事务也包含在知识产权当中。

这

里面可能有一类的知识产权业务，需要一些理工科的背景，特别是专利。

二、知识产权诉讼概述mmmm

（一）知识产权诉讼种类

1、知识产权民事诉讼

⑴知识产权的侵权诉讼

按照我们国家现在的知识产权的业务，通常把不正当竞争也作为侵权诉讼。

严格来说不正

当竞争并不是侵权的行为，是一种单独的叫做不正当竞争行为。

即使像商业秘密是不是本

身构成民事权利，也有不同的看法。

但是我们还是通常把这一类的不正当竞争的诉讼业务

归到了侵权当中。

⑵知识产权的归属诉讼

相信大家对这个也比较熟悉，因为知识产权，无论是专利、商标还有版权，都有一个权属。

⑶知识产权的合同诉讼

合同诉讼就更清楚了，是关于转让、使用等交易行为产生的诉讼。

2、知识产权行政诉讼：

北京的律师可能遇到的知识产权行政诉讼比较多，原因：

我们国家

在 2001 年入世以后，修改了商标法、专利法，使得知识产权的确权行为终审放到了法院，

这也符合 WTO 协议的要求。

所以入世的承诺必须要修改我们的国内法。

因为专利局、商标

局都是在北京，所以这一类的专利的确权的终审和商标确权的终审，都是在北京。

⑴有行政机关做出的行政裁判，关于专利和商标的确权，在专利局确权完了以后，当

事人有一次机会，到专利复审委员会，商标是到商标评审委员会，这两个委员会有权对专

利和商标的确权，做出一个决定。

当然这个决定的性质也有不同的争议，我学习专利法、商标法的时候是在十几年前以前，

当时的说法认为这是一种行政裁判，因为专利复审委员会或者商标评审委员会也好，不像

传统的行政机关，有点像司法机关，一个居中的关系。

所以专利复审委员会、商标复审委

员会是三角的关系，在行政机关当中，很少有这种情况。

但是专利和商标都有知识产权的特点。

所以第一类的知识产权的行政诉讼，就是指的这种

情况：

以专利复审委员会和商标复审委员会为被告的。

这是我们遇到的非常多的一种行政

诉讼。

⑵是由国家行政机关做出具体行政行为引起的，也是国家知识产权局和国家工商行政管

理局、商标局，这两个机关做出来的，但是这和确权没有关系的，或者在确权过程当中的

程序性的事宜，和前面的专利复审委员会、商标复审委员会完全是两种性质，不是涉及到

当事人能不能得到专利权、商标权，而是授权过程当中，会出现的一个行政行为。

⑶是由地方的知识产权管理机关，行政执法引起的。

这是最常见的行政诉讼。

比如说

工商局在市场检查当中，发现了有人假冒商标，做出一个处罚，但是这个人认为，这个商

标不是假冒的，是经过合法的许可或者授权，以工商局为被告进行的，当然还有以地方的

知识产权局为被告提起的情况。

（二）知识产权的刑事诉讼

按照我国刑法，只有七个罪名。

在知识产权的刑事诉讼当中，只有假冒注册商标罪、

销售假冒注册商标的商品罪、非法制造销售的注册商标标识罪。

商标是一个、著作权两个，

一个商业秘密。

知识产权刑事业务：

1、是可以协助被害人进行举报。

这个涉及的比较多，经常有权利

人找到律师说我们的知识产权被侵害了，我们看了以后，觉得可能构成刑事责任了，通常

律师会帮助他们提供咨询，甚至写一个举报材料，送到公安局或者是检察院。

剩下的就不

是律师的事情了。

2、是担任犯罪嫌疑人的辩护人，这是比较少见的，基本没有做过。

3、代理被害人提起刑事诉讼。

原来是没有的，但是因为立法的原因、实践当中的问题，

慢慢的也有这方面的事情出新。

（三）知识产权仲裁

主要是合同的仲裁。

特殊情况下，如果当时有约定，也可以就权属或者侵权进行仲裁。

（四）知识产权诉讼的特点

1、诉讼主体很广泛

在知识产权诉讼当中，除了知识产权的权利人是诉讼主体之外，权利的受让人、被许可人

以及其他的利害关系人，都有可能成为诉讼的主体。

《专利法》专门讲到了专利权人和利害

关系人，可以作为原告起诉。

最高法院专门有司法解释来说利害关系人，包括商标也是一

样。

著作权的权利就很多，每一种权利有不同的权利主体。

国外有人说著作权法是玄学，

也有人说是鬼学，就是因为太复杂了。

2、法律关系很复杂

在知识产权诉讼当中，因为知识产权是一种财产权，用大陆法系的概念说，它是一种物权

或者叫准物权。

往往既涉及到财产权利，又涉及到人身权利。

在著作权当中，人身权利是

很重要的一个权利，在专利当中也有。

虽然人身权非常的少，署名的权利。

但是也有规定，

也有由此产生的纠纷，商标当中的人身权几乎是没有。

在侵权的诉讼当中，既有侵权的纠纷，又有权属的纠纷，还可能和第三人合同的纠纷。

各种的法律关系错综复杂，也可能出现当事人各自拥有不同类型的，知识产权形成权利冲

突。

知识产权的权利冲突，前几年一直是实践当中很关键的问题。

最高法院也多次开会研

究、解决，甚至专门有司法解释。

2008 年初专门有个司法解释，规范知识产权各个权利之间，发生权利冲突的问题。

最

典型的就是商标权和著作权、外观设计权、知名商品的商号，这些之间的权利冲突很复杂，

在实践当中一度引起很大的争议和混乱。

现在虽然好了一些，但是在实践中也大量的存在。

除了权利冲突，还可能出现统一个违法行为引起的不同的法律责任，比如说这个违法

行为既引起侵权的责任，又引起合同上的责任，甚至行政责任。

举一个例子：

一个作家甲与出版社乙签订了出版文学作品的合同，合同签订以后，出版社

违反了合同，擅自将这个作品改版为剧本进行发行，后来剧本的改编人又和某影视机构丙

签合同，排成了电影。

作家甲与出版社乙之间的出版合同的法律关系，又有作家甲与改编人丙之间的改编作

品的权属法关系。

改变作品产生一个演绎作品，演绎作品的权利归谁就很复杂。

还有甲与

影视机构丁之间的侵权的法律关系。

丁没有得到最初作者的同意，就拍成了电影，这种情

况甲可以告知侵权的。

出版社乙与改编人丙，改编人丙与影视机构丁之间也有一些法律关

系。

这里面的关系太复杂了。

3、专业技术性非常强

知识产权诉讼，通常作为原告的律师要解决的第一个问题，是确定权利的归属。

其次要确

定权利的范围。

像专利是非常典型的，像手机的专利，手机是有诸多的技术构成的，不能

说手机就是一项专利，因为手机里面有各种各样的技术。

也只能具体到某一个技术，某一

个技术还要划定它的范围。

专利的申请文案里面有权利要求书，它就是专门划定自己权利的范围。

对这个权利要

涉及到一个解释，就是来确定这个范围的。

这个问题就是一个很复杂的问题。

权利要求书

如何能解释的合适，都牵扯到一些专业性的问题。

同样的道理，知识产权诉讼当中，会大量的出现委托专家做鉴定。

现在也有很多的鉴定机

构，关于鉴定的问题，我也是有不同的看法。

大家知道，英美法系和大陆法系有诸多的不

同。

像英美法国家，特别是美国，做专利审判都是普通的法官审判，不需要有技术上的背

景。

他如何来解决技术问题呢？

他是通过当事人和律师，法官不懂技术就坐在这听，原告把你

的技术讲清楚，我听不懂，那就败诉。

被告抗辩的时候，把技术问题讲不清楚，让我听不

懂，对不起你败诉。

所以在英美法上，法官并不需要技术背景，更多的是律师要有很好的

技术背景。

如果律师没有很好的技术背景，要专家证人，通过那种方式解决。

大陆法系通常要一些有技术背景的法官，尤其是我们国家前几年也是在知识产权审判

当中，也提拔了一些理工科背景的法官，通常借助于有理工科背景的法官，也有的法院采

取人民陪审员的方式。

还有一种更常见的做法，就是找鉴定。

涉及到一个技术问题，把这个问题交给一个鉴定机

构，鉴定机构拿出鉴定报告来，法官照着鉴定报告判。

实践当中，我们发现有很的问题，当然这是与法官对于技术问题的认证能力不足造成的。

我个人是感觉，大量的依赖鉴定机构并不是一个好的办法，应当让当事人把自己讲清楚。

像美国的法官就不依赖鉴定机构，自己又没有技术背景，一样可以把专利案件判的非

常好，其实就是当事人应该有更多的责任，来解决这个问题。

4、举证和取证困难

我们经常会发现，证据保全在知识产权诉讼当中运用的比较多。

其实更多的是商业秘密和

专利，这两类诉讼当中的取证非常困难。

因为商业秘密通常是一些制造某个产品的方法，

这个方法只有在被告的工厂里面才有。

专利特别是方法专利，要看被告是不是用了这个方

法。

这种情况下怎么去取证？

因为它不像一个产品专利。

这种情况下，除了证据保全，申请法院做诉前证据保全，几乎没有办法。

现在也有一

些类似商业间谍的办法，有一些原告为了自己被告的侵权，绞尽脑汁想了很多办法，我们

的一些客户也有过这种情况，就是雇请商业间谍到被告厂里面去。

但是这种情况即使是摸

到情况，但是作为证据形式上的效力，是有问题的。

所以像这类的方法专利，以及商业秘

密的取证，实在是非常困难。

举证也有一些问题，也是在方法专利和商业秘密当中，因为这种取证很困难，法律也

有些规定，大家知道专利法当中，专门有一个关于方法站立的举证责任倒置，用这种方式

来解决当事人举证困难。

但是举证责任倒置实际上很多的法官，对诉讼法的证据规则，没

有严格的学习和训练，对举证责任倒置的理解根本就到位。

往往也混淆了举证责任倒置和

举证责任转移，所以导致原告有的时候是很麻烦的。

即使是申请法院做举证责任倒置，但

法院对这些问题的处理都很成问题的。

所以知识产权诉讼的收费比别的高一点，一个重要的原因是因为取证的成本太高了，

不像一个合同纠纷或者像债权纠纷，需要大量的证据。

5、侵权的种类和形式多种多样

以商标法和著作权法为例，商标法规定了 14 种侵犯商标权的情况，各不相同。

著作权

法的第 45、46 条，一共规定了 15 种侵权的情况。

6、赔偿数额难以计算

最高法院开了若干次会议，研究怎么解决知识产权赔偿数额的问题。

知识产权的赔偿，

会出现一些天价的赔偿。

后来最高法院出台了司法解释，叫法定赔偿。

实行了几年之后又

感觉到偏低，所以修改专利法的时候，率先把法律赔偿修改了。

所以知识产权诉讼当中，

经常会碰到审计，以审计结果来进行赔偿。

知识产权的特点是越来越专门化，没有接触知识产权诉讼，或者缺乏诉讼经验的律师

或者法官，难以把握里面的一些不同于普通民事诉讼的特点。

这些特点不仅仅源于知识产

权的实体法，因为它是无形的财产权，而且也体现在诉讼程序的诸多的环节当中，包括管

辖。

知识产权的管辖就是一个很有技巧的环节，因为侵权诉讼的管辖，是侵权行为地，侵

权行为地有多种解释，这就对于原告选择法院，有了很大的空间。

所以为什么知识产权诉讼比较集中？

是因为很多原告愿意把诉讼选择的管辖权在北京。

但是整个东部沿海城市，知识产权诉讼都比较多，这也是与经济发达有关系，同时也与原

告的选择管辖有关系。

除了管辖，包括审理了程序当中，都有一些很独特的特点，使得律师和法官对知识产

权诉讼的特点，形成一些比较相同的认识和思路。

比如专利诉讼当中的等同原则，就是两

个技术，并不是百分之百的相同。

商业秘密当中，还有接触加实质相似原则，这都是诉讼

当中形成的一些规律性的东西。

知识产权的特点还导致了当事人维权成本非常高。

以专利诉讼委例，我做的一个最长

的专利诉讼大概是九年，非常的漫长。

国外也是这样，美国由于专利诉讼把而公司拖垮的

例子很多。

从国际的跨国公司的知识产权诉讼，尤其是专利诉讼，往往都是以和解来收场。

三、知识产权的程序

（一）合同当事人

一是合同的当事人，二是权利人以及利害关系人。

最高人民法院关于审理商标案件的

司法解释，第四条里面专门规定了，商标法第 53 条所述的利害关系人，什么情况下可以向

人民法院提起诉讼。

最高法院并没有关于专利的侵权诉讼当中利害关系人的规定，但是它

在诉前停止侵害专利权行为。

知识产权当中专门有诉前禁令制度。

诉前禁令制度，其实大陆法系是没有这个东西的，都是英美法系的东西。

我们也一个

类似的制度叫先予执行，但实际上并不是大陆法系的禁令。

在台湾的诉讼法叫假扣押，日

本和台湾都有这种情况。

从法理上来讲，禁令制度在大陆法应该叫行为保全。

最高法院关系专利的利害关系人，在禁令的司法解释里面提到了，通常在侵权诉讼当

中，原告的选择也是参照这个进行的。

需要注意的是，诉前禁令和原告的要求不完全一样，

普通许可的被许可人，这个的要求稍微宽一些。

（二）管辖

专利诉讼，最高法院指定的是中级法院，叫专属管辖。

基本上是省会城市的中级法院，

和最高法院的一部分中级法院，一共有 71 个。

专属管辖是因为专利案件需要专业性和技术

的背景。

商标诉讼，所有的中级法院，以及经过高院指定的 61 个基层法院。

著作权和不正当竞争诉讼也是同样的情况。

全国一共有 61 个基层法院以及所有的中级

法院。

植物新品种诉讼也是专属管辖，全国一共有 38 个中级法院。

这些诉讼都比较少，有

的基本不涉及。

（三）证据

在知识产权诉讼当中，举证责任倒置的问题，一定要注意。

主要是方法专利，新专利

法 57 条规定了方法专利，在侵权诉讼当中的举证责任倒置。

专业鉴定，往往法官对一些问

题认知不足的情况下，可以通过鉴定来解决。

然后是评估和审计，对知识产权的价值是多少，做一个评估，对损失的计算做一个审

计。

证据当中的这些领域都很多。

证据的取得，采取证据保全，无论是用公正的方式还是

申请法院证据保全，也都大量的采用。

不正当竞争法，对商业秘密没有办法采用禁令，但实际当中商业秘密采取禁令的需求

还是很多的。

财产保全和普通的诉讼财产保全，完全不是一个概念，财产保全指的是知识产权的保

全，对权利本身的保全。

商标有一个专门的司法解释，对商标进行保全。

专利当中的诉讼

中止非常的常见，商标也有类似的情况。

行政诉讼程序，当事人不服行政裁判的，关于确权的。

另外一个是不服确权机关具体

行政行为的。

第三是不服地方知识产权行政管理机关的执法行为的。

管辖也有一些特殊的规定。

北京一中院对专利、商标确权行为的具体行政行为，引起

的行政诉讼。

国家知识产权局和国家商标局这两个确权机关，由于权利确权产生的行政诉

讼，都放在北京一中院。

71 家具有专利纠纷管辖权的中级法院，主要管辖由于地方知识产权管理机关执法行为

引起的行政诉讼。

对于专利的侵权，可以通过行政的渠道解决，叫专利纠纷的调解和处理。

（四）刑事——自诉

关于自诉，原来知识产权是没有自诉的，或者说从事没有人提到这个问题，都认为提

起公诉就可以了。

但是最近几年，商业秘密的案件比较多，在七个罪名当中，侵犯商业秘

密罪是其中之一。

所以很多当事人选择了侵犯商业秘密的，民事侵权行为用刑事手段来解

决。

最高法院和最高检察院有文件规定，对侵犯商业秘密，民事行为如果是数额巨大的，

造成巨大损失的、情节恶劣的是可以追究刑事责任的。

解释规定了损失造成 50 万以上属于

数额巨大，情节比较严重。

在这种情况下，侵犯商业秘密造成 50 万的损失，实践当中就比

较灵活。

所以就导致很多的当事人，采用侦查机关介入的方式，出现了很多的问题。

在这种情况下，公安机关发现自己被利用了，所以公安机关更多的回避这个事，提出

来要去自诉。

这是最近一两年的新动向。

四、专利诉讼

（一）专利侵权的行为

在专利法第 11 条和专利法第 58 条。

假冒他人专利行为，不仅是民事侵权，还有行政

上的责任。

关于外观设计，我们国家的专利立法，把外观设计放到了专利法当中，实际上大部分

国家并不是这样。

现在来看通过修改专利法也看到了，专利法当中也有一些问题。

专利权的保护范围，《专利法》第五十六条专门讲到了权利要求的范围。

我们通常简称

等同为功能、手段、效果。

专利就是大量的用语言来描述一个技术或一个动作，由于方法

专利往往是一个动作，到了具体的案件当中就会变得很复杂，要有本领域的技术背景。

等同之前应当强调的，是权利要求书记载的特征，等同只是作特征判断的一个方式。

判定规则首先要分解全部的必要性特征，就是把权利要求书做一个分解，以权利要求

书明确记载的必要记录特征所确定的范围为准。

然后把被控侵权物的特征列出来，进行对

比。

比对以后有五种情况：

1、完全相同。

2、被控侵权物的特征多于权利要求书的特征。

3、等同。

4、被控侵权物的特征少于权利要求书的特征。

这种情况侵权不成立。

5、完全不

同。

侵权也不成立。

（二）被告律师选择抗辩的理由

1、主体资格抗辩

2、权利瑕疵抗辩

3、专利无效抗辩

4、先属权抗辩

5、公知技术抗辩

6、权利用尽

7、不相同抗辩

8、诉讼时效抗辩

9、合同抗辩

10、善意使用抗辩

11、科学实验抗辩

12、临时过境抗辩

13、法定许可抗辩

（三）专利归属诉讼

职务开发纠纷：

是专利当中比较独特的情况，而且争议也很多。

单位的职工为完成本

单位的职工任务所做出的发明创造，专利法第六条专门有规定。

以前这方面的纠纷很多，

因为国有企业比较多，最近几年国有企业改制，国企越来越少了，私营企业推出一个技术

后，对这个事情很重视，会提前做出一个约定，或者和发明人签一个合同。

委托开发纠纷：

原来是技术合同法的规定，现在都纳到合同法当中。

在合同法第 339

条，一方委托另外一方做技术开发项目，取得了技术成果，对这个成果申请专利，应该怎

么归属。

专利法第 8 条也有类似的规定。

合作开发纠纷：

在合同法的 340 条有相应的规定。

后续开发纠纷：

也是技术开发当中的特殊情况，在合同法的 354 条。

共有专利权纠纷：

知识产权的共有，现在看来越来越是一个复杂的问题。