中国企业如何面对海外知识产权纠纷(以美国337调查为例).ppt

中国企业如何面对海外知识产权纠纷(以美国337调查为例).ppt

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中国企业如何面对海外知识产权纠纷中国企业如何面对海外知识产权纠纷（以美国以美国337337调查为例调查为例）王加斌博士2006年11月.海南内容提要l中国高技术企业频频面对国际知识产权纠纷l337调查l中国企业面临的337调查形势l主要抗辩理由及中国企业的应对策略知识产权：

国际经济舞台的通行规则lWTO-TRIPSl技术：

跨国企业的主要资产l知识产权：

构筑市场门槛的捷径l以美国为代表的知识产权诉讼l美国第一部联邦宪法1789年l第一部专利法1790年l发明时代思科vs华为2003年1月22日，思科系统公司（“思科”）在美国得克萨斯州Mashall联邦地方法院诉华为技术有限公司及其在美国的两家子公司（”华为“），指控华为侵犯其知识产权。

思科诉华为案被称之为中国入世以后中国企业在国外遭遇的最大一桩知识产权侵权案，其带给我们很多启示和思考。

该案以和解告终回顾l历史上，日本（60-70年代）、韩国（80年代）的企业在崛起的过程中都经历过被欧美大公司指控侵犯知识产权的诉讼，这成为企业国际化中不可避免的阵痛。

lIBM诉富士通案lIBM诉日立、三菱案lIntel诉NEC案中国企业开始成为国际知识产权纠纷中的重要角色l中国制造vs世界工厂l技术创新：

工业发展及经济进步的原动力l中国企业尚不熟悉知识产权规则及其运用第一部分337调查背景介绍l“337调查”源自美国的1930年关税法第337节而得名，系由国会授权的准司法行为l“337条款”授权美国国际贸易委员会（ITC）在美国企业起诉的前提下，对于进口贸易领域内的“不公平行为”和“不正当手段”拥有广泛的调查权和裁处权，即有权禁止这些产品进入美国市场。

l“337条款”分为一般性不公平贸易做法和有关知识产权的不公平贸易做法。

但几乎所有的“337调查”案件都涉及知识产权问题337337调查之法律基础调查之法律基础l有关知识产权的不公平贸易做法，是指进口到美国的货物侵犯了美国有效的专利权、商标权、版权或集成电路芯片布图设计专有权等行为。

l与知识产权有关的不公平贸易行为，并不要求实质损害或实质损害威胁为前提。

l对于非知识产权不公平贸易做法进行的调查，则要求原告方必须以实际损害为前提。

l几乎所有的“337调查”案件都涉及知识产权问题337337调查程序调查程序l证据开释阶段l审前阶段l开庭审理阶段l审后阶段l行政法官初裁lITC审议及终裁管辖l管辖权：

对物管辖权ITC的管辖权为侵权发生地以及美国本土非传统意义的进口方式也属于ITC的管辖范围内，比如，电子软件通过INTERNET的方式传入美国等。

救济措施l排除令：

针对国外生产企业有限排除令：

指针对造成违反337条款方。

l临时有限排除令：

在整个调查期间和总统审阅期间一般排除令：

针对整个行业，即便非涉案第三方l禁止令：

针对美国境内进口企业临时停止令。

337条款调查程序lITC行政法庭（74年设立），4名行政法官l调查程序三方组成：

起诉方、应诉方、ITC律师（StaffAttorney）l程序严谨、时限性强，一般12-15个月调查结束337条款调查的发起l由原告方向国际贸易委员提出申请lITC中的不公平进口调查办公室（OUII）对诉求进行商议，并就国际贸易委员会程序规则向原告方和应答方进行解释。

lITC应于30日内决定是否对诉求进行337条款查。

337条款调查的发起l一旦决定进行调查，该调查将移交给行政法官（ALJ）,并由ALJ在45日内决定调查的日程安排，结案日期.一般来说调查周期为12个月，但疑难复杂的案件为18个月。

答复l如ITC决定进行337条款调查应答者应于20日内进行答复。

l逾期不予回复或未说明不予回复理由的被视为未履行应答责任。

l应答方可以在ITC程序内进行反诉，但一般不会予以考虑第三方介入l从调查开始日起，任何第三方均可申请介入到337调查中l前提是基于ITC或ALJ的判断,337调查与该第三方利益直接相关临时救济lITC根据诉求可以决定是否给予原告方临时救济：

临时排除令禁止令lITC应于调查开始35日内决定是否实施临时救济。

l如决定实施应将诉求转交于ALJ，并应于10日内作出回复（复杂案件为20日）lITC应于实施临时救济后90日（复杂案件150日）内对调查作出最终判决。

调查时间表l从决定调查日起，ALJ作为ITC的代表应于45日内提出调查结束的具体日期。

l决定违反337条款的基本要素是：

进口产品侵犯了有效的美国知识产权；美国知识产权被使用于美国国内工业中美国国内工业l定义相当宽泛在美国有显著的厂房，设备，劳工和资本的投资；或其他实际开发知识产权的投资，如工程师，科研和许可等。

事前听证l事前听证会用以确立要求告知和听证会的原则，一般为两次。

第一次为ALJ接受337调查后的15日至30日内；第二次在正式听证会之前听证会（庭审）l听证会一般安排在确定调查之日后180日至210日之间。

听证会用于ALJ查询证据，旁听辩论，以决定违反337条款的事实是否发生。

相关的、可信的证据允许在听证会出示。

举证责任由提出支持或反对意见的各方承担。

听证会后，各方还被要求在2-4周内提出会后摘要和提议事实发现与法律结论。

初审裁定（ID）l一旦ALJ作出初审裁定，该裁定一般会自动适用为ITC的终审裁定，除非：

双方当事人一方向ITC提出申诉，或至少一名ITC委员提议，并在45日内进行复查。

*当前大多数案子原被告方均提出复审申请ITC复审及上诉l任何一方有权在初始裁定结束后14日内向ITC提交重新裁定的申诉；l如果ITC终审裁定作出，败诉方有权在60日内向联邦上诉法院提起上诉。

裁定后程序l总统审阅在ITC最终裁定违反337条款的事实发生后，还要将此裁定提交于美国总统进行审阅。

美国总统应在60日内作出答复，逾期未作出答复或放弃该权力的行使，被视为支持ITC的最终裁定。

即便美国总统较少行使该权力，但否定ITC裁定的案例仍时有发生。

其他议题l调查终止基于如下等原因发生：

双方同意以仲裁的方式解决纠纷双方和解协议被告方同意颁发禁止令第二部分中国企业面临337调查的形势两起最新的337立案涉及中国企业l2006年迄今共30起，涉及到中国企业的案子有13起。

其中珠海纳斯达电子公司被告两次，史所罕见。

l337-TA-587启动原件连接装置，中国亚德客集团，设计专利一项l337-TA-588，数字万用表（外形商标）深圳Everbest仪器工业有限公司深圳Hongda电子有限公司深圳胜利高电子科技有限公司（深圳Sinometer工具有限公司美国美国337337调查及中国企业涉案情况调查及中国企业涉案情况l从1974年至2006年8月底，共有575起337调查案l涉及中国大陆产品的调查共计54起，占调查总量的8.7%l美国对中国大陆337调查的第一案始于1986年针对中国大陆产品的针对中国大陆产品的337337调查调查l针对中国大陆产品的337调查近年来呈现明显上升趋势2002年1月1日以前只有15起，占调查总量的3.22002年1月1日以后共计39起，占同期调查总量的36针对中国大陆产品的针对中国大陆产品的337337调查调查针对中国大陆产品的针对中国大陆产品的337337调查调查针对中国大陆产品的针对中国大陆产品的337337调查调查l在全部58起涉及中国大陆产品的337调查案中：

53起涉及专利7起涉及商标3起涉及版权4起涉及商业外观1起涉及商业秘密2002200220062006年美国对华年美国对华337337调查案件统计调查案件统计案件号案件号产品名称产品名称被控事由被控事由337-TA-473电视游戏系统及其附件专利侵权337-TA-476收音机及其零部件注册商标侵权337-TA-477八钼酸铵专利侵权337-TA-478接地电路故障断路器专利侵权337-TA-480嵌板紧固件专利侵权337-TA-486农用拖拉机和割草机商业外观侵权337-TA-487农用车辆及其零部件注册商标侵权、商标淡化337-TA-489昔多芬专利337-TA-490功放芯片和宽带调谐芯片专利侵权337-TA-492塑料包装袋专利337-TA-493无汞碱性电池专利侵权337-TA-498捕虫器专利侵权337-TA-500橡胶手套注册商标侵权337-TA-506光盘控制器芯片和芯片组专利侵权2002200220062006年美国对华年美国对华337337调查案件统计调查案件统计（续续）337-TA-509计算机和服务器专利侵权337-TA-511宠物食品专利侵权337-TA-514塑料食品包装专利侵权337-TA-516光驱及其零部件专利侵权337-TA-518护耳用具专利侵权337-TA-519个人计算机，监控器及其零部件专利侵权337-TA-521稳压电路专利侵权337-TA-522标记笔注册商标侵权、商业外观侵权337-TA-525半导体装置专利侵权、侵占商业秘密337-TA-533橡胶防老剂及其制品专利侵权337-TA-536撞球杆及其自动节配件和零部件专利侵权2002200220062006年美国对华年美国对华337337调查案件统计调查案件统计（续续）337-TA-538音频处理集成电路及其制品专利侵权337-TA-542DVD/CD播放器录音机，彩色电视接收器、显示器及其零部件专利侵权337-TA-543基带处理芯片及芯片组、传输器接收机芯片、能源控制芯片及其制品包括移动电话手机专利侵权337-TA-545强化木地板专利侵权337-TA-547个人计算机、显示器及其零部件专利侵权337-TA-551激光条码扫描器、扫描仪及其零部件、相关产品专利侵权337-TA-563便携式蓄电池及其包装专利、商标、版权337-TA-564电压调节器、零部件及相关产品专利侵权337-TA-565墨盒及其零部件专利侵权337诉讼成为中美贸易焦点l中美贸易顺差，贸易保护主义的抬头337调查本身并非贸易保护主义产物l中国产业结构的调整及出口产品结构的变化由低成本、低附加值的产品向高附加值产品的转变“数量出口”向“质量出口”的逐步转变l中国企业技术创新能力提高及自主知识产权的逐步建立，给国际竞争对手带来压力第三部分中国企业的应对策略337337调查中的常见抗辩理由调查中的常见抗辩理由以专利侵权为例以专利侵权为例l申请人专利无效l不侵权l申诉人的专利不具有执行性l国内产业不存在申请人专利无效申请人专利无效l主要抗辩点：

因在先技术而具有“在先权”与公知技术相比：

“非显而易见性”缺少足够的书面描述或可实行性*举证责任在被告方，成本比较高不侵权不侵权l最常见，且比较实际的做法l主要抗辩点：

被指控的产品并不“完全”符合专利保护要求的范围尽量指明对方专利弱点，压缩对方专利的权利要求的解释范围被指控产品与要求保护的专利并不“等同”针对产品特征，分析对方的专利，找出产品与专利产品的关键差别*举证责任在原告方申诉人的专利不具有执行性申诉人的专利不具有执行性l申请人的专利通过欺诈获得，存在“不公正行为”l申请人获得专利后存在不当使用该专利的行为，违背反垄断法l在专利授权范围以外实施专利等国内产业国内产业l一般容易判断l经济条件：

原告方在美国存在经济行为厂房和设备的显著投资；劳动力或资本的显著利用；实施专利的实质性投资，包括工程设计、研发、技术许可等l技术条件：

上述经济行为的实施利用了涉案知识产权中国企业应诉策略中国企业应诉策略l企业应当积极应诉337调查的救济措施非常严厉l禁止令、排除令被诉企业不应诉或放弃应诉：

缺席判决积极应诉取得的成绩选聘有经验的中美两国律师选聘有经验的中美两国律师l由于337诉讼的专业性和时间性，需要企业与专业律师的通力合作l中国企业应接触并聘用擅长337诉讼并有丰富实战经验的律师事务所企业应诉策略的定位企业应诉策略的定位l以打击对方专利无效为出发点，集中力量进行不侵权抗辩l并不必然以寻求对方专利无效，但必须以此为基点，取法乎上，得乎其中和解和解l和解为商业性谈判，内容可超出案件范围l1995年至2002年：

23的案件被裁定侵权17的案