专利侵权的认定.docx

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专利侵权的认定

专利侵权的认定

一、侵权认定的比较

在明确了某一行为属于专利侵权行为的范畴，并且也基本确定了专利权的保护范围后。

接下来的事情就是进行比较，认定该行为是否构成专利侵权。

既然是比较，首先就要解决用什么与什么比的问题。

这个问题本来不应称之为问题，我国专利法第五十七条给专利侵权行为下的定义是：

未经专利权人许可，实施其专利。

所以侵权认定的比较就应该是在实施行为所指向的对象与专利权内容之间进行。

但是由于我国实行专利法的时间不长，公众的专利知识比较欠缺，加上执法人员的素质参差不齐，在司法实践中，常常会出现将被诉侵权产品与专利产品进行比较，或者将被诉侵权人的在后专利的内容与在先专利内容进行比较等现象。

前一种做法将专利权的保护范围缩小到了专利产品这样一个技术点上，认定侵权的可能性就会大大降低。

而后一种做法则是将被诉侵权产品的技术特征从一个点放大到了一个技术面，从而增加认定侵权的可能性。

当然，随着专利知识的普及，专利制度的不断完善，这类适用专利法出现偏差的情况会逐渐减少。

如何将专利权保护范围这样抽象的文字描述内容与被诉侵权产品的具体技术结构进行比较是侵权认定需要解决的第二个问题。

对此，我国一位资深知识产权法官提出了“特征分析法”，即，将专利权利要求中构成完整技术方案的全部必要技术特征找出来，或将技术方案分解成各个组成部分。

再把被诉侵权产品的全部技术特征也分别找出来，列出数量和名称。

然后将这两组技术特征按对应关系排列，对这些技术特征逐一进行比较。

“如果被控侵权产品或方法缺少一项技术特征，字面侵权就不成立。

如果被控侵权产品或者方法除了权利要求里的全部技术特征之外，还增加了一项或者一项以上的技术特征，专利侵权成立。

”[5]特征分析法简单明了，应用在条理清楚、结构简单、各技术特征之间关系描述准确的技术方案上效果明显，它对于我国那些缺少技术知识背景的法官而言是一个便于掌握的判断手段，因而逐渐被其他法官或专利行政管理机关的执法者借鉴或应用到专利侵权纠纷案件的处理实践中去。

但是对于那些结构复杂、各技术特征之间关系不能简单进行分割的技术方案，此时对技术特征的理解还要将技术特征结合成一个整体进行考虑，有时甚至要考虑到专利说明书中关于发明目的及有益效果部分的描述等等。

因此，在这种情况下，单纯依靠特征分析法，就难以达到准确认定的目的。

二、等同原则

在专利侵权认定中通常按照由易到难的两个步骤进行，即先判断是否构成相同侵权，如果不是，再适用等同侵权的认定原则。

相同侵权可称之为文字含义上的侵权，是指在被控侵权的产品或方法中能够找出与权利要求中记载的每一个技术特征的对应特征。

因此其适用原则就称为字面侵权原则或全部技术特征覆盖原则。

在这里，“对应特征”的含义并不仅仅指与权利要求中记载的全部必要技术特征相同的特征，还包括以下情况：

若专利独立权利要求中记载的必要技术特征采用了上位概念特征，而被控侵权的产品或方法采用的是相应的下位概念特征时，也构成“对应特征”。

此外在专利权利要求的全部必要技术特征的基础上增加新的技术特征构成的技术方案，也同样适用字面侵权原则。

即使该技术方案获得了专利权，它也只是从属专利，其专利权人并不能撇开在先专利的权利人独立地实施该从属专利。

从这个角度来说，专利权不是一种“独占性”的权利，而只是“排他性”的权利。

在排除了相同侵权的可能性之后，就应该考虑适用等同原则进行侵权认定。

所谓等同原则，是指被控侵权的产品或者方法中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，这种情况下，就可以认定被控侵权的产品或者方法落入专利权的保护范围。

在现实生活当中，完全相同的东西毕竟是少数。

而且侵权者通过实践也在不断变换侵权的方式。

从早期的完全照搬照抄，变换成对专利的技术特征作某些改动以逃避侵权的指控。

对于这类现象，如果仅仅因为实施行为的对象与专利权利要求书的内容相比有一些非实质性的不同，就认定侵权不成立，将大大缩小专利权的保护范围，难以保障专利权人的利益，专利制度也将形同虚设。

因此，等同原则的确立对于专利权的保护有着重要意义。

在各国专利法实施过程中出现过一些类似等同原则的做法，但是真正现代意义上的等同原则是美国最高法院在1950年的格里夫油罐生产公司诉林德航空产品公司一案中确立的。

在判决中美国最高法院指出：

“在确定被控侵权产品是否构成专利侵权时，法院首先必须看权利要求的文字。

如果被控侵权产品被权利要求所覆盖，专利侵权成立。

”

“但是，还必须意识到如果允许他人在稍加变动后就可以利用专利发明，那么专利保护就会变得空洞无用了，因为完全一模一样的照抄是十分少见的。

如果专利权人在任何情况下都要受到其权利要求文字内容的支配，那么专利权人的利益就得不到切实的保护，专利制度鼓励公开发明的目的就会落空。

”

“等同原则正是顺应这种需要提出的，其核心在于防止他人盗用专利发明的成果。

等同原则不仅适用于首创性发明，也同样适用于改进型发明。

”

“在确定两个技术特征是否等同时，应当考虑专利文件的内容、现有技术的状况、以及每一个案子的特定环境等诸多因素。

等同的概念不能拘泥于某种僵化的模式，也不能脱离具体案情来凭空地进行论述。

……确定等同的一个重要因素是所属技术领域中普通技术人员是否认为两个技术特征是可以彼此互换的。

”

在该判决中，还提出了一个认定等同的准则，即“以基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果。

”这一准则对我国的专利审判实践也产生了重大影响。

在上述北京市高级人民法院的京高发[2001]229号通知中就明文规定判断构成等同特征的条件是：

被控侵权物中的技术特征与专利权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生了基本相同的效果；对该专利所属领域普通技术人员来说，通过阅读专利权利要求书和说明书，无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征。

此外，如果被控侵权人故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，这样，虽然不完全符合前述“方式—功能—效果”准则，也应当适用等同原则，认定构成侵犯专利权。

在适用上述“方式—功能—效果”的准则时会遇到一个问题，那就是该准则应该应用在技术方案的整体上，从整体技术方案是否具有相同或相似的方式、功能、效果来认定等同；还是将该准则应用在技术方案内的每一个技术特征的对比上，逐个比较各技术方案是否具有相同或相似的方式、功能、效果，然后认定是否等同。

我国最高人民法院的杨金琪法官在他编著并于1995年1月出版的《专利、商标、技术合同疑难案例评析》一文中提出：

“……所属领域的普通技术人员仔细研究了专利说明书、附图和权利要求书，而又不需经过创造性的劳动所能联想到的技术方案或技术特征，其目的、功能、效果与权利要求里记载的技术方案或技术特征的目的、功能、效果相同或基本相同的情况下，按照公平原则，这部分技术内容也应属于专利权的保护范围。

”[7]可见，在杨金琪法官看来，等同原则既适用于整体技术方案的比较，也适用于技术方案中每一个技术特征的逐一比较。

但是，这两种情况是不相同的，如果技术方案中每一个技术特征的逐一比较具有相同或相似的目的、功能、效果，那么，从整体来看，技术方案基本上也应该是相同或相似的。

反之，如果整体技术方案具有相同或相似的目的、功能、效果，则不能断言技术方案中每一个技术特征也具有相同或相似的目的、功能、效果。

因此杨法官的观点并没有解决前述问题。

对于这个问题，各国都有不同的看法。

美国在这两种做法之间来回徘徊了几十年，美国联邦巡回上诉法院在早期判决中提出在判断等同是应该将权利要求所要求保护的发明作为一个整体来看待，也即提出了“整体等同”的概念；同时它还认为侵权判断中不仅需要将被控侵权行为的客体（也许称为“对象”更为准确）与专利技术之间进行比较，而且还需要在被控侵权行为的客体与现有技术之间进行比较，判断被控侵权行为的客体是更接近专利技术，还是更为接近现有技术，其结论对侵权判断的结论有一定的影响。

但是运用“整体等同”的原则将使得被控侵权在法院作出判决前无从得知自己的实施行为是否会被认定侵权。

这样公众对专利权保护范围的理解缺少确定性。

所以经过一段时间的实践，他们认识到“包含在独立权利要求中的每一个技术特征对于确定专利权保护范围来说都是重要的，因此等同原则应当针对权利要求中各个技术特征，而不是针对发明作为一个整体。

……在运用等同原则时，即使对单个的技术特征，也不允许将保护范围扩大到这样的程度，使得实质上是在忽略记载在权利要求中的该技术特征。

”所以目前美国法院又趋向于采用在全部技术特征中适用等同的原则。

当然经过多年的发展，他们的认识也不仅仅局限在对这两种做法的选择上，在侵权认定中也不局限在上述“方式—功能—效果”的准则内，而是要综合考虑一些因素。

比如，从本领域普通技术人员看被控侵权物与专利技术之间是否存在实质性的差别；被控侵权人是有意抄袭专利技术，还是投入了大量人力、物力、财力来进行研究开发。

我国长期以来，并没有关于这一问题的成文规定。

北京市高级人民法院的京高发[2001]229号通知中对此第一次作出明确：

等同物（等同特征）应当是具体技术特征之间的彼此替换，而不是完整技术方案之间的彼此替换。

而且等同物代替包括对专利权利要求中区别技术特征的替换，也包括对专利权利要求中前序部分技术特征的替换。

因此，适用等同原则认定侵权，仅适用于被控侵权物（产品或方法）中的具体技术特征与专利独立权利要求中相应的必要技术特征是否等同，而不适用于被控侵权物（产品或方法）的整体技术方案与独立权利要求所限定的技术方案是否等同。

根据北京市高级人民法院的这一司法准则，如果结合上面提及的特征分析法，将专利技术方案和被控侵权物的技术特征分拆后对应列出，在否定相同侵权后，再逐个比较各技术特征，如果存在相同或相似的方式、功能、效果，则可以认定等同侵权成立。

当然，前述“整体等同”也不是完全没有道理，对于那些首创性的发明创造，将“整体等同”作为考虑的一个方面，对于准确认定侵权将会有一定的意义。

所以在上述通知中，就规定：

进行等同侵权判断，对于开拓性的重大发明专利，确定等同保护的范围可以适当放宽；对于组合性发明或者选择性发明，确定等同保护的范围可以适当从严（在这里“发明”二字应理解为“发明”或“实用新型”）。

我国虽然实行专利法的时间不长，但是可以通过借鉴发达国家在这方面摸索出来的经验，使我们在专利制度的完善过程中少走弯路。

建立一个与国际接轨的专利制度不难，难就难在如何准确实施这一制度。

制度是死的，案件是活的。

法官们能够根据具体案情，在把握基本原则的基础上准确适用这套先进的制度，才是我国专利侵权认定水平真正的进步。

三、禁止反悔原则和多余指定原则

伴随着等同原则的适用，禁止反悔原则和多余指定原则也相应产生。

法院一方面运用等同原则使专利权利要求字面描述的保护范围适当扩大，充分维护专利权人的利益；另一方面要运用禁止反悔原则，避免专利权人将在专利申请阶段为了获得授权排除了的技术内容用到侵权认定中来，使得专利保护范围不适当地扩大，损害公众的利益。

在北京市高级人民法院的京高发[2001]229号通知中对禁止反悔原则所下的定义是：

所谓禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中（我国现行专利法已取消撤销程序），专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

这个定义给出了适用禁止反悔原则时的几点注意事项。

第一、是明确只有当专利申请人或者专利权人在专利审批、撤销或无效程序中为了避开现有技术，使其权利要求具备新颖性和创造性而进行的修改或意见陈述才会产生禁止反悔的作用。

这与美国最高法院1997年对希尔顿·戴维斯化学公司诉华纳·邓肯公司一案的判决中提出的见解一致。

有一种观点认为，只要作出了修改或意见陈述，就应该适用禁止反悔原则，而不论其修改或意见陈述的目的。

通常专利申请人或者专利权人在专利审批、撤销或无效程序中进行修改或意见陈述的原因大致有两种：

一种是因为发现了影响其专利或专利申请的新颖性或创造性的对比文件，被迫对专利权要求的保护范围作出限制或者部分地放弃了保护。

另一种是与现有技术无关的修改或意见陈述，而是在专利申请文件的撰写过程中，出现了不符合专利法形式方面而非实体内容方面要求的情况。

比如为了克服权利要求不清楚简明的缺陷、使之符合专利法实施细则第20条第1款的规定而进行的修改或意见陈述；为了使独立权利要求包括为实现发明目所需要的必要技术特征而作出的修改或意见陈述；为了使权利要求书的内容得到说明书的支持所进行的修改或意见陈述等等。

专利法对这一类专利申请程序中修改的限制是不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对于撤销或无效程序中进行修改或意见陈述的限制是在上述限定基础上不能将权利要求书中没有记载而说明书中记载了的内容补充到修改后的权利要求书中去，即修改只能在权利要求书的范围内进行。

由于有了这些限制，加之修改或意见陈述所针对的是形式上的修改，基本不对权利要求书所表述的整体技术方案的实体内容构成影响，所以基本不会对侵权认定中等同原则的适用造成影响，只需将禁止反悔原则应用在第一种情况下就足够了。

上述关于禁止反悔原则定义的另一点注意事项是明确了禁止反悔原则作用的范围，就是禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容通过等同原则的运用重新纳入专利权保护范围中来。

可见当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则认定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则认定自己不构成侵犯专利权的情况下，优先适用禁止反悔原则。

我国专利制度中没有关于禁止反悔原则成文规定，只是部分法官在审判实践中从诚实信用原则、公平原则出发自发地在适用禁止反悔原则。

比如在王某就“一种建筑装饰粘合剂”专利侵权诉森陌公司一案中，王某在其专利权利要求书中明确记载该建筑装饰粘合剂的填料为硅灰石粉，其在专利审查过程中，向中国专利局作意见陈述时，特意区分了硅灰石与石灰石的不同，导致最终获得授权。

经查明被告森陌公司产品中填料采用的是石灰石，石灰石的主要成分为碳酸钙和碳酸镁。

在专利侵权诉讼中，专利权人主张碳酸钙和碳酸镁与硅灰石粉属于同类，二者构成等同物替代。

可见，专利权人的主张与其在申请阶段所作陈述构成了一种反悔，法院依据了上述禁止反悔原则认定二者不构成等同物替代。

但是，并不是所有被控侵权人都能得到这样的公平对待。

在2001年广州出口商品交易会上，一个山东的专利权人就一种玩具的加工方法对另一客商提起专利侵权的投诉。

在其专利申请程序中，专利权人应审查员的要求将玩具头部骨架的加工方法限制为注塑一种成型工艺，并由此获得了授权。

但是在侵权投诉时，专利权人将被投诉人通过发泡甚至用其他材料拼装而成的产品都列入侵权投诉的范围。

而交易会内的行政执法人员却完全支持专利权人的意见，强令被投诉人将产品撤出展台，给被投诉人的利益造成极大的损害。

我国的这种执法标准的不一既与执法者素质有一定关系，也与专利档案公开不充分有关。

专利法实施细则第一百一十七条规定，经国务院专利行政部门同意，任何人均可以查阅或者复制已经公布或者公告的专利申请的案卷和专利登记簿，……”但是只有最大限度地方便公众查阅到这些集中在北京国务院专利行政部门的材料，才能帮助大家逐步建立这方面的意识，使专利侵权认定更加客观、公平。

如果说禁止反悔原则是被控侵权人的一种抗辩依据，多余指定原则则是更多维护专利权人的利益。

多余指定原则也是起因于专利权的取得。

在专利权的取得过程中，申请人为了获得对自己最有利的专利保护范围，本应该在申请文件撰写时将为实现发明目的所必不可少的技术特征写入独立权利要求，但是由于疏忽或者对技术方案理解上的偏差或别的原因，将本应写在从属权利要求中的附加技术特征写进了独立权利要求，因而造成保护范围上的瑕疵。

所谓多余指定原则，是指在专利侵权认定中，在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时，将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征（即多余特征）略去，仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围，认定被控侵权物（产品或方法）是否覆盖专利权保护范围的原则。

多余指定原则等于由法院这个非专利审查机关给了专利权人一个在专利申请审查程序之外的实质上修改权利要求的机会，它与专利法实施细则第二十一条关于独立权利要求的规定相矛盾。

专利法实施细则规定独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，所以可以认为凡是写入独立权利要求的技术特征都应该是必要技术特征，附加技术特征只存在与从属权利要求当中。

如果法院在侵权认定中适用多余指定原则，也必然动摇专利法中“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”的侵权认定基础，增加专利权保护范围的不确定性。

北京市高级人民法院的上述规定一公布就引来了不少争议。

正因为适用多余指定原则会减少独立权利要求中的技术特征，扩大专利权的保护范围，并由此对公众利益产生一些不利影响。

所以在北京市高级人民法院的关于多余指定原则的九条规定中，有八条是对适用该原则的限制性条款。

比如，认定记载在专利独立权利要求中的某个技术特征是否属于附加技术特征，应当结合专利说明书及附图中记载的该技术特征在实现发明目的、解决技术问题的功能、效果，以及专利权人在专利审批、撤销或者无效审查程序中向国家知识产权局专利局或者专利复审委员会所作出的涉及该技术特征的陈述，进行综合分析认定。

对于在专利独立权利要求中有明确记载，但在专利说明书中对其功能、作用未加以说明的技术特征，不应认定为附加技术特征。

而且法院不应当主动适用多余指定原则，而应以原告提出请求和相应证据为条件。

我国实行专利法的时间不长，无论是专利申请人还是专利代理人的专利文件撰写水平都有待进一步提高。

因此在专利独立权利要求中写入非必要技术特征并不少见。

结合我国的现状，从公平以及维护专利权人利益的角度出发，在侵权认定中适用多余指定原则也有一定的道理。

但是如果以破坏原有法律原则、法律体系而且牺牲公众利益为代价，那么在引入这一原则时就应该慎之又慎。

当然北京市高级人民法院第一次以成文的形式引出这样一个专利法不曾涉及、实践中又难免会遇到的概念，其规定本身就是一个进步，但是在实际适用时能否真正使专利侵权认定作到兼顾专利权人和公众的利益、公平合理，那就需要时间来检验。