从发明目的谈专利说明书在权利要求解释中的适用.docx

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从发明目的谈专利说明书在权利要求解释中的适用

案例048

参考

文/李新芝袁秀挺

案例16/2011

从发明目的谈专利说明书在权利要求解释中的适用

【裁判要旨】

在审理专利侵权案件时，人民法院对于权利要求，可以运

用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释，说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

当权利要求的用语存在多种理解时，结合说明书解释得出的技术方案应当与发明所要解决的技术问题及取得的预期技术效果相适应。

■案号一审：

（2008）沪一中民五（知）初字第182号

二审：

（2009）沪高民三（知）终字第122号

块的源代码”。

2006年，被告明导

【案情】

原告宋建文于2007年获得了专利号为ZL200410018626.1的发明专利。

该专利的独立权利要求1为：

“一种利用图形界面快速完成端口连接的方法，该方法包括以下步骤：

（1）读取各模块定义的源文件，分析每个模块对外的输入输出端口；

（2）在屏幕上画出图形界面；（3）在图形界面中的相应位置填写所需操作的模块名和端口名，每个模块中的输入输出端口排列在一列上，当列过长时可以分多列显示；（4）待上述内容填写完毕后，在界面上对互相匹配的端口进行连线操作，同时定义整个模块的对外端口；以及（5）自动生成该顶层模

（上海）电子科技有限公司在其产品HDLDesigner中提供了“the

空白行，在该行于两个模块所属的两个列的交点上，分别标注上该模块需要被连接的端口名，并在行首标注连线的名字。

之后，被告开始在其IBD工具的新版本中推出了包含原告专利技术的新特征，相比之前版本做出了一些改进，其中主要的一点就是增加了未连接端口列表的功能，即在模块下方按列方式排列输入输出端口（对应原告专利权利要求1中的第3步骤），从而使其快速连接以及其他功能（对应于原告专利权利要求1的第4步骤）得以实施；最后生成顶层模块的源代码（对应于原告专利权利要求1的第5步骤）。

因此，原告认为，被告的产品完全覆盖了原告专利权利要求1的保护范围，构成对其专利权的侵犯。

被告上海贝尔阿

nextgenerationinterfacebasedde-signeditor”（下一代基于接口设计

的编辑器）技术，并进行了销售。

被告的IBD（基于接口设计）编辑器和原告专利技术都属于EDA（电子设计自动化）工具领域，主要用于集成电路芯片设计过程中提高对各个模块的端口进行连接操作的工作效率。

被告在推出2006年新版本工具之前，其工具使用如下方法工作：

根据输入建立一张由若干行和列组成的表格（对应原告专利权利要求中的1、2步骤），行代表模块端口之间的连线（也叫信号），不同列表示不同模块。

当要连接两个模块中的端口时，任选一个

案例16/2011

案例

049参考

义。

因为上诉人该项发明的目的就是克服现有技术的缺陷，从而使“对待处理的模块经过解析后，显示为紧凑的图形界面形式，使有限的显示器屏幕上可以同时显示更多的模块端口”。

上诉人显然不能放弃其必要技术特征中的发明点，而求得与被控侵权软件作业方法之相同。

因此，被控侵权软件不具备“当列过长时可以分多列显示”这个技术特征；被控侵权软件单独在IBD界面或BD界面状况下，也不会同时具备“每个模块中的输入输出端口排列在一列上”和“连线操作”两项技术特征。

被控侵权软件在IBD界面下，虽然模块的输入输出端口是排列在一列上的，但是不具备“连线操作”这项技术特征。

被控侵权软件在BD界面下，虽然在端口间可以实现连线操作，但默认状态下输入输出端口总是分别排在模块的两侧，需要人工拖拽才能将输入输出端口移到一列。

而根据说明书的解释，上诉人的该项方法专利是在一种图形界面下实现的，即在一种界面环境下，应当同时具备前述技术特征。

综上，被控侵权软件与系争专利必要技术特征不完全一致，足以证明被控侵权软件技术方法与专利方法并不相同，上诉人的指控不能成立。

原审法院认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法。

上诉人的上诉请求与理由无事实和法律依据，遂判决驳回上诉，维持原判。

【评析】

本案中，两审法院结合涉案专利说明书中记载的发明目的，将权利要求1中的技术特征“当列过长

时可以分多列显示”解释为“当列过长时分多列显示”。

由于在专利文件中“可以”通常理解为专利权人提供了两种可供选择的技术方案，而此案的两审判决却依据专利说明书中记载的发明目的对专利权利要求进行了限缩性解释，从而得出了与本领域普通技术人员对于术语“可以”的惯常理解不同的解读。

这实际上涉及专利说明书在权利要求解释中的适用问题，也是目前颇有争议的问题。

为此，笔者结合本案，对专利侵权判定中说明书在权利要求解释中的适用作一初步探讨。

一、美、日等国专利侵权判定中说明书对权利要求解释的作用

从美国专利权利要求的解释来看，除了权利要求书本身之外，说明书和专利审查档案是法院解释权利要求时首先使用的内部证据。

而且说明书包括专利的所有信息，例如发明的主题、现有技术、附图、摘要、对发明所解决的问题的描述、对发明的描述及与实施例的关系、使用发明所取得的进步等。

对于如何利用说明书对权利要求进行解释，美国法院确立了一些解释的准则，其中之一就是不能将书面描述中的限制读入到权利要求中去，另一准则是应当根据说明书来重新阅读权利要求书，可以根据说明书界定权利要求中的用语。

从美国法院的判决来看，使用说明书和优选实施例限定权利要求的情形主要有两种：

一种情形是专利权人在说明书中对权利要求的用语进行了界定，也就是说专利权人是自己的词典编纂者。

例如，在

尔卡特股份有限公司、奥肯思（北京）科技有限公司分别使用了被告明导（上海）电子科技有限公司的

HDLDesigner产品，也构成对其专

利权的侵犯。

故请求法院判令三被告立即停止使用其专利方法，停止制造、使用、许诺销售、销售、进口侵犯其专利权的产品。

【审判】

上海市第一中级人民法院经审理认为，在原告就专利审查员的第一次审查意见所作的意见陈述书中，陈述现有技术的缺点在于“由于其松散的模块显示方式，造成了本来就有限的屏幕空间的浪费，在稍大规模的设计中，往往需要频繁动作（例如频繁滚动屏幕甚至切换页面来寻找需要连接的端口）”，而且“由于所连接的端口过于分散，也不易查看连接关系处理得是否正确”。

因此，如果将原告专利权利要求中的“可以分多列显示”解释为“也可以不分列显示”，那么原告专利的保护范围就包括了其发明所要克服的现有技术的缺陷，不符合原告专利的发明目的。

关于三被告销售或者使用了2006.1版HDLDesigner软件的问题，由于不存在原告专利权利要求中的“连线操作”这一步骤，因此不能认为使用了原告的专利方法。

法院遂依照专利法第十一条第一款之规定，判决驳回原告宋建文的诉讼请求。

宋建文不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。

上海市高级人民法院经审理认为，上诉人权利要求中“当列过长时可以分多列显示”应当理解为当列过长时分多列显示，否则就失去其发明意

①133F.3d1459（Fed.Cir.1998）

Phonometrics，Inc.v.NorthernTele-com，Inc.①案中，法院对于权利要

案例050

参考

求中术语“电话费用记录手段”的解释和在Lockwoodv.American

利权利要求使用了lipase，但专利说明书中只提及了Ralipase，专利审查员和复审审查员拒绝授予专利权。

日本最高法院在有关该案的判决中指出：

“本案诉讼的要旨应当根据专利权利要求的记载确定，除非有特殊的情况。

同样，专利说明书中的详细描述，也只有在特殊情况下才可以给予考虑，例如权利要求的记载不能通过单一且清楚的方式理解，或者与专利说明书中的描述相比，一眼看上去权利要求的记载有明显的错误。

”虽然日本最高法院在lipase案中提出，只有在特殊情况下才可以参考说明书对权利要求进行解释，之后，下级法院在有的案件判决中也以权利要求中用语没有明确的唯一含义为条件参考说明书和附图进行解释，但因为日本最高法院的判决是在日本专利法第70条第

（2）项的规定前作出的，且日本最高法院的判决是针对行政案件作出的，故它并没有约束下级法院。

日本下级法院的大量判决也证实了这一点。

有学者将此称之为“无前提条件说”，即并不以权利不清楚或具有特定术语作为前提。

④因此，参考说明书和附图解释权利要求的术语，并没有特定的条件，法院在解释权利要求时可以直接参考说明书和附图进行解释。

二、我国在专利侵权判定中对权利要求解释的有关规定及其解读

关于专利说明书在权利要求

案例16/2011

解释中的适用，我国专利法第五十九条第一款明确规定：

“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求的内容”。

同时依据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释［2009］

Airlines，Inc.①案中法院对于权利要

求中术语“客户”的解释即属于此；另一种情形是专利权人对权利要求中用语的含义进行了明示或暗示放弃。

例如在BellAtlanticNet-

workServices,Inc.v.CovadCom-municationsGroup,Inc.②案中，联邦

巡回上诉法院指出，即使说明书没有提供明显的定义，也可以对权利要求的含义提供指导。

如果某一用语在说明书中连续使用的是狭义的含义，可以暗示该用语的含义就是该狭义的含义。

但联邦巡回上诉法院在关于权利要求解释的最新判例Philipsv.AWHCorp.③案中指出，“法院在对权利要求进行解释时严重依赖说明书作为明确权利要求含义的指南是完全正确的”，即法院在解释权利要求时，不能只是在个别情况下根据说明书界定权利要求的含义，而是在任何时候都根据说明书阅读权利要求书，将权利要求书与说明书结合起来确定权利要求的含义。

从日本专利权利要求的解释来看，日本专利法第70条第

（2）项明确规定了在解释专利权利要求范围记载的用语的意义时，应参考专利申请书附属的说明书以及附图。

例如，1991年日本最高法院审理的lipase案是一起要求撤销专利局不授权决定的案件，其中涉及权利要求中术语的解释。

该案涉及使用Ralipase诊断高脂血的方法，专

①107F.3d1565（Fed.Cir.1997）②262F.3d1258（Fed.Cir.2001）③415F.3d1303（Fed.Cir.2005）

21号）第3条规定：

“人民法院对

于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。

说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。

”由此可见，我国专利法及相关司法解释均已明确了说明书在权利要求解释中的适用，而且该司法解释认为专利说明书及附图、权利要求书的相关权利要求是专利授权文件的组成部分，其与权利要求的关系最为密切，因而是澄清争议用语的最佳指南。

虽然专利审查档案不是专利授权文件的组成部分，但公众可以查阅，且权利要求用语在专利审查过程中和专利侵权诉讼中应当具有相同的含义，因此专利审查档案也被认为对权利要求具有重要的解释作用。

此外，《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节明确规定，权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。

一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。

在特定情况下，如果说明书指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围，此时，

④张鹏：

“论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法”，载《专利法研究（2009）》，知识产权出版社2010年版，第269页。

⑤闫文军：

《专利权的保护范围：

权利要求解释和等同原则适用》，法律出版社2007年版，第446页。

案例16/2011

案例

051参考

进行解释，以维护专利权利要求书的公示作用，从而增加专利保护范围的可预测性，避免造成公众的无所适从以及裁判标准的不确定性。

在依据专利说明书对权利要求中的多义术语进行解释时，应当以权利要求中明确记载的技术特征为基础，结合专利说明书背景技术、发明目的、发明所要解决的技术问题及取得的预期技术效果等综合考虑，通过解释得出的技术方案应当与发明所要解决的技术问题及取得的预期技术效果相适应。

不应通过解释将权利要求中未明确记载的技术特征附加到权利要求中，同时也不应将权利要求中的上位概念直接解释为说明书实施例中的下位概念。

三、发明目的在本案权利要求解释中的适用

本案中，对于权利要求1之步骤（3）中的技术特征“当列过长时可以分多列显示”，专利权人认为，“当列过长时可以分多列显示”既可以理解为“当列过长时分多列显示”,也可以理解为“当列过长时不分多列显示”，以与专利权利要求的技术方案相区别。

为此，两审法院借助专利权人在说明书中对于专利发明目的的记载，将当事人有争议的权利要求1之步骤（3）中的“当列过长时可以分多列显示”解释为“当列过长时分多列显示”，从而判定被诉侵权人所使用的技术未构成专利权的侵犯。

由于该案借助专利说明书的发明目的对权利要求中出现的“可以”进行解释，因此具有较好的典型意义。

但需要说明的是，在我国目前大量的国内授权专利中，专利权人在说明书中的发明目的部分或者发明所要解决的技术问题部分总是习惯进行夸大或罗列堆积多个发明目的，而事实上其中部分发明目的是无法实

现的，即发明所提供的技术方案仅仅解决了部分发明目的。

而按照目前的审查实践，此时说明书所提供的技术方案是满足充分公开的要求的。

在此情况下，法院完全依赖发明目的来解释权利要求应当是十分谨慎的，否则容易出现解释偏颇。

譬如，按照本案专利说明书的记载，其发明目的也表现为两个方面，其中一个方面如二审法院判决书所述，“使有限的显示器屏幕上可以同时显示更多的模块端口”，另一方面则是“能够自由配置连线的规则，从而使软件绘图技术中的连线过程快速简便”。

其中，本案两审法院主要借助于上述第一个发明目的，将权利要求1之步骤（3）中的“当列过长时可以分多列显示”解释为“当列过长时分多列显示”，并认为如果当列过长时不分列显示，则无法实现上述第一个发明目的，从而排除了当列过长时不分多列显示的技术方案。

实际上，列过长时不分多列显示的技术方案虽导致本专利上述第一个发明目的无法实现，但还需进一步注意当列过长时不分多列显示能否实现其中所述的第二个发明目的，这其实还是值得商榷的。

当然，本案的两审法院另外还借助于专利审查档案等禁止反言的内部证据对本案专利权利要求进行解释，从而得出了较为客观的结论。

总之，目前对于说明书在权利要求解释中的适用问题，各国采取了不尽相同的标准。

在具体案件审理过程中，有必要综合考虑各种因素，对于说明书在权利要求解释中的适用进行深入的分析和论证，以作出正确的判断。

（作者单位：

国家知识产权专利复审委员会法院）

上海市第二中级人民

因说明书中对该词的说明而使该词被限定的足够清楚，故这种情况也是允许的。

也就是说，《专利审查指南》的此节规定也强调了专利说明书对于权利要求用语的特别界定作用。

但对于如何运用说明书解释权利要求，目前法院的做法并不统一，主要存在以下几种情况：

（1）使用说明书解释权利要求中有争议的用语的含义。

当事人对权利要求中用语的含义出现争议时，说明书是解释该用语的首选工具。

（2）使用说明书对权利要求做出限缩性解释。

（3）使用说明书对权利要求做出扩大性解释。

此外，对于使用说明书解释权利要求的时机也没有明确规定。

目前法院对于使用说明书解释权利要求是否以权利要求的内容不清楚为条件，存在着不同的做法，缺乏统一的标准。

对此，笔者认为，我国专利法及相关法律规定中对于权利要求的解释并没有作出具体、明确的规定。

根据词源，对于权利要求的解释，应当包括“理解、澄清和特殊情况下的修正”等方面的含义，即帮助对权利要求书中的技术术语进行理解；澄清因权利要求书中的技术术语在表述上存在的不清楚之处以及弥补技术术语多义理解的缺陷；在特定情况下，对权利要求书技术术语的理解进行修正。

其中，对于权利要求书中技术术语的理解以及技术术语在表述上存在的不清楚之处，法官必然要借助于说明书、附图等相关文件对权利要求进行理解，因此不存在所谓的权利要求的解释时机问题。

而对于权利要求书中技术术语存在多义理解的情况时，对该技术术语的解释首先应由争议当事人提出，一般情况下法院不应主动借助说明书以及专利审查档案等对权利要求

本期

导读

被BENQIDAODU告人未取得医生执业资格，擅自为他人进行摘取节育器手术，致人重伤。

公诉机关认为重伤属于严重损害就诊人身体健康;法院认为严重损害就诊人身体健康的认定标准在刑法体系中是统一的，应根据伤残等级，参照卫生部《医疗事故分级标准（试行）》进行判定,不能以重伤替代严重损害就诊人身体健康。

请看———《严重损害就诊人身体健康的认定标准》P007执行案件中，常见第三人对执行标的即被执行人名下财产提起异议的情形。

如果第三人与被执行人在其他法院就执行标的达成了确权协议，第三人向执行法院提交了其他法院就此出具的民事调解书，那么，该民事调解书能否作为执行法院认定事实的有效证据进而对执行标的不予执行呢？

请看———《对非房屋登记所有权人执行异议的审查》P079我国公司法确立了股东分期缴纳出资的制度，规定股东可在章程中约定分期缴纳，完成首期出资后经办理股东登记即取得股东资格。

此时，仅缴纳首期出资的股东可否转让股权？

是否还需承担补缴剩余出资义务？

未经股权变更登记的受让人可否以公司名义作出意思表示？

请看———《分期缴纳出资股权转让中的几个问题》P087

因果关系是保险损害赔偿中的重要原则。

具有法律效力的保险免责事由条款对于认定保险合同因果关系具有重要意义。

保险法上的因果关系具有哪些特点？

对此认定应当把握怎样的原则？

免责事由在认定保险因果关系中具有怎样的作用？

请看———《保险免责事由在认定保险因果关系中的应用》P094在审理专利侵权案件中，当权利要求的用语存在多种理解时，法院结合说明书解释得出的技术方案应当与发明所要解决的技术问题及取得的预期技术效果相适应。

但在我国目前大量的国内授权专利中，发明所提供的技术方案仅仅解决了部分发明目的。

在此情况下，法院完全依赖发明目的来解释权利要求应当十分谨慎。

在具体案件审理过程中，法院有必要综合考虑各种因素，对于说明书在权利要求解释中的适用进行深入的分析和论证，以作出正确的判断。

请看———《从发明目的谈专利说明书在权利要求解释中的适用》P048

无处分权人处分他人房屋并办理了登记，真实的房产权利人主张撤销房屋登记，而第三人主张善意取得相关房产权利时，善意取得制度在房屋抵押登记行政案件中是否适用、如何适用，是法院在处理本案中所考虑的主要问题。

善意取得制度适用的理论基础、事实条件、法律依据是什么？

请看———《善意取得在房屋抵押登记中的适用》P055

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