日本专利申请中的注意事项.docx

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日本专利申请中的注意事项

日本专利申请中的注意事项

日本作为我国产品的最主要的出口国之一，必将成为中国企业申请专利的主要国家。

然而，由于专利制度和专利审查实践不同，按照在中国申请专利的思路去处理日本专利申请可能会遇到很多问题。

为此，本文将特别着眼于与中国专利申请的不同点，介绍日本专利申请中的注意事项。

　　一.日本的专利法系统简介

　　在我国，《专利法》、《专利法实施条例》、《专利审查指南》构成专利法系统的三大宝典。

其中，《专利法》规定了发明、实用新型和外观设计三种权利的最基本事项。

《专利法实施条例》虽然是行政法规，但事实上与《专利法》同等重要，规定了例如驳回理由、无效理由在内的重要事项。

此外，作为国务院部门规章的《专利审查指南》也具有非常重要的地位，在专利行政诉讼中，专利局的行政行为是否符合《专利审查指南》经常成为争议焦点，而原告对《专利审查指南》本身的合法性提出质疑的案件非常罕见。

　　与此相比，在日本，《特许法》、《实用新案法》、《意匠法》分别对发明、实用新型、外观设计进行了规定（但《实用新案法》和《意匠法》中存在很多条款通过“准用”的方式援引《特许法》的规定）。

以发明专利为例，虽然日本也存在《特许法实施条例》、《特许法实施令》等其他规范性法律文件，但包括驳回理由、无效理由在内的绝大多数重要事项都规定于《特许法》当中。

此外，虽然日本专利局也发布了《审查标准》，但该标准对法院不具有约束力，因此在专利行政诉讼当中专利局不能以符合《审查标准》为由主张其行政行为合法。

　　应当指出，日本的实用新型专利与我国的情况有很大的不同，专利权人等必须出示专利权评价报告进行警告后才可以行使权利，而且具有高度的调查义务，如果警告或者行使权利以后该实用新型专利权被宣告无效，很有可能需要承担损害赔偿的责任，因此日本企业很少申请实用新型专利。

鉴于以上情况，本文将围绕发明专利申请进行说明。

　　二.日本发明专利申请中的驳回理由

　　日本发明专利申请的驳回理由如下：

　　违反公序良俗、公共卫生

　　申请人不是依法能够在日本申请专利的外国人

　　申请人不具有申请专利的权利

　　申请专利的权利为多人共有的情况下，没有由全体共有人申请

　　违反先申请原则

　　不具备新颖性、创造性、实用性

　　抵触申请（但不适用于发明人或者申请人相同的情况）

　　对说明书、权利要求、附图的修改超出原始记载的范围

　　被评价专利性的权利要求与修改后的权利要求不满足单一性的关系

　　外文书面申请中，说明书、权利要求、附图超出外文书面记载的范围不具备单一性说明书的记载不清楚、不完整或者没有达到本领域技术人员能够实现的程度

　　权利要求书的记载不清楚、不简要或者得不到说明书的支持

　　没有在说明书中记载申请人申请时已知的现有技术信息，经过通知后仍然不记载

　　违反条约

　　当审查员发现专利申请具有上述驳回理由时，应当发出“驳回理由通知书”，并且给予申请人修改申请文件和陈述意见的机会。

相反，如果审查员没有发现上述驳回理由，则必须做出授予专利权的决定。

　　三.驳回理由通知书的答复

　　在日本,审查意见通知书被称为“驳回理由通知书”，包括“最初的驳回理由通知”和“最后的驳回理由通知”两种类型。

专利局第一次发出的驳回理由通知书一定是“最初的驳回理由通知”，而当第二次以后的通知书中仅包含由于申请人答复时进行的修改而导致需要通知的驳回理由时，则发出“最后的驳回理由通知”。

典型地，“由于申请人答复时进行的修改而导致需要通知的驳回理由”是指，申请人的修改超范围、修改导致权利要求不清楚、由于申请人附加了技术特征导致审查员需要补充或者更换对比文件重新评价专利性的情况。

因此，即使是第二次以后的“驳回理由通知书”，如果通知书中包含审查员原本应当在“最初的驳回理由通知”通知的驳回理由（例如被审查遗漏的驳回理由），则审查员必须再一次发出“最初的驳回理由通知”。

当申请人收到的“驳回理由通知书”中没有记载诸如“本通知书为最后的驳回理由通知”等提示，则表明该通知书为“最初的驳回理由通知”。