上海市律师协会《律师提供商标法律服务业务操作指引》.doc

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上海市律师协会《律师提供商标法律服务业务操作指引》

（2007年12月18日业务研究与职业培训委员会会议通过）

1.商标和我国商标法律制度概述

1.1商标定义

商标是商品经济的产物，是随着商品生产和商品交换的发展而出现的。

现代意义上的商标是指商品的生产者和经营者或者服务提供者，为了标明自己提供的商品或者服务与市场上其他生产者或经营者生产提供的类似商品或者服务的区别，在其商品或者服务上使用的一种标记。

商标的主要特性是具有识别性。

1.2商标分类

现代商标形式多样：

根据商标构成要素不同，可分为文字商标、图形商标、字母商标、数字商标、三维标志商标和颜色商标，以及上述两个或两个以上要素同时构成的组合商标。

随着技术的发展，还出现了气味商标。

根据我国现行《商标法》第8条的规定，我国接受注册的商标包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合的商标，尚不承认纯色商标和气味商标。

根据商标使用的对象不同，可分为商品商标和服务商标。

根据商标使用的目的不同，可分为联合商标和防御商标。

根据商标所有人的不同，可分为集体商标和证明商标。

根据商标是否注册，可将商标分为注册商标与非注册商标。

根据商标是否驰名，可将商标分为驰名商标和非驰名商标。

1.3我国现行商标制度

我国目前施行的是注册商标与非注册商标并行的商标制度，只有注册商标才享有商标法规定的商标专用权。

我国注册商标采自愿注册原则，但有例外，即根据《商标法》第六条规定的“国家规定必须使用注册商标的商品，必须申请商标注册，未经核准注册的，不得在市场销售”，目前主要是药品和卷烟这两类商品使用的商标必须为注册商标。

我国注册商标制度具体包括：

①商标的主体和客体制度；

②商标注册制度，包括商标注册的申请、审查、核准、续展、变更等；

③注册商标争议和撤销制度；

④商标专用权制度；

⑤商标管理制度；

⑥驰名商标特殊保护制度；

⑦地理标志保护制度；

⑧商标国际注册制度等。

1.4我国的商标主管机关

我国1982年颁布《商标法》伊始，即规定工商行政管理部门对商标实行集中注册、分级管理的制度。

1.4.1商标局

国家工商行政管理局下属的商标局集中接受全国的商标注册，同时负责商标管理工作。

国家商标局的主管事项主要有：

商标注册、变更、续展、补正、注销、撤销、转让登记、许可合同备案等；商标异议裁定；查处商标侵权行为；认定和保护驰名商标；负者商标国际注册等事宜。

1.4.2商标评审委员会

国家工商行政管理局下设商标评审委员会，主要职责是处理商标争议事宜，具体受理四种案件：

不服商标局驳回商标注册申请决定申请复审的案件；不服商标局异议裁定申请复审；对已注册商标请求裁定撤销；不服商标局撤销注册商标的决定申请复审。

另外，根据《商标法实施条例》第五条的规定，商标评审委员会可以依法认定和保护驰名商标。

1.4.3地方各级工商行政管理局

各省、市、县级工商行政管理局分级管理各自辖区内的商标管理工作。

地方工商局主要负责管理本辖区内商标日常使用情况，同时监督商品质量。

除工商局系统负责商标管理工作外，各级海关部门负责商标的边境保护；各级法院也通过审理商标相关案件行使其商标司法权。

2.我国现有商标立法、相关规定及国际条约

应注意，广义上的商标法不仅包括狭义商标法即有商标命名的法律法规，还包括分散在其他法律法规中的有关商标的相关规定，尤其是一些司法解释和行政规章。

2.1《中华人民共和国民法通则》（1987年1月1日）

2.2《中华人民共和国商标法》（2001年10月27日）

2.3《中华人民共和国反不正当竞争法》（2002年8月3日）

2.4《中华人民共和国刑法》（1997年3月14日）

2.5《中华人民共和国商标法实施条例》（2002年8月3日）

2.6《知识产权海关保护条例》（2004年3月1日）

2.7《驰名商标认定和保护规定》（2003年4月17日）

2.8《集体商标、证明商标注册和管理办法》（2003年4月17日）

2.9《马德里商标国际注册实施办法》（2003年4月17日）

2.10《商标印制管理办法》（2004年9月1日）

2.11《商标评审规则》（2005年9月26日）

2.12《最高人民法院关于人民法院对注册商标权进行财产保全的解释》（2001年1月2日）

2.13《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（2001年1月9日）

2.14《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》（2002年1月19日）

2.15《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002年10月2日）

2.16《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2004年11月2日）

2.17《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（2006年12月30日）

除上述与商标相关的主要法律法规和司法解释外，关于与商标相关的国际条约，我国于1985年加入《保护工业产权巴黎公约》，1989年加入《保护商标马德里协定》，1995年加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》，同时按照《巴黎公约》和《马德里协定》的规定，接受来自外国的商标申请；1988年开始使用尼斯国际商品分类，并于1994年加入《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》；2001年加入世贸组织WTO，我国承诺履行《与贸易有关的知识产权协议》。

3.商标非诉讼法律服务

商标非讼法律服务主要涉及企业商标管理、商标许可和商标转让等内容。

3.1指导客户进行企业商标管理

律师作为企业法务或者为企业打造品牌出具法律意见时，关于企业商标在注册和使用中的管理，可以注意下列因素：

3.1.1提醒企业及时申请注册商标，加强商标注册工作。

3.1.2单一品牌战略。

集中打造单一商品比较容易创出品牌，一般有利于新产品的推广。

3.1.3多品牌战略。

企业根据不同产品的性质、特点，在其生产的不同商品上使用不同的商标，多商标经营有利于分散风险。

3.1.4主副商标结合使用战略。

企业对于某一种产品同时采用多个商标。

在这多个商标中，某一个商标是作为主打商标，而其他几个商标起衬托作用或定位于中低档市场，前者称为主商标，后者称为副商标。

3.1.5联合商标战略。

联合商标是指同一商标所有人在同一种或类似商品上注册的若干近似商标。

与普通商标不同，联合商标其实是几个互相近似的商标的组合，在这些商标中有一个商标是主商标或称正商标，而其他则为联合商标。

联合商标的存在是为了保护正商标不被变相抄袭使用。

联合商标的使用扩大了注册商标专用权的范围，有利于防止他人的商标与自己人的商标的近似而在市场上被消费者误认。

3.1.6防御商标战略。

防御商标是指某一注册商标的所有人在该注册商标核定使用的商品（服务）或类似商品（服务）以外的其他多个类别的商品（服务）上注册或在所有商品（服务）类别上进行全类注册的商标。

注册防御商标有利于企业的长远发展，阻止他人在其他商品（服务）上进行抢注。

3.1.7商标使用许可战略。

企业品牌发展到一定程度，可以建议其考虑进行商标许可，借此可以提高许可人的商标知名度，尤其是通过商标许可比较容易地冲破贸易壁垒，顺利地实现市场渗透，扩大市场占有率，进一步增强市场开拓能力；对被许可的企业而言，可以借他人有一定知名度的商标发展自己，当然，商标许可中控制产品质量是关键。

3.1.8商标、商号、域名统一战略。

商标和商号作为企业主要的商业标识，关系密切；随着电子商务的发展，域名作为一种新型的权利，也成为企业与消费者关联的一个重要途径。

因此建议企业确立商标、商号、域名统一战略具有重大意义，企业可以将商标作为商号和域名的一部分使用，

便于消费者在记住商标的同时记住企业的商号与域名，同时还可以防止一些投机分子将他人商标作为商号使用或者将商标进行域名注册牟取不正当利益。

3.1.9驰名商标战略。

企业商标若达到驰名状态，则可以享受商标法的特殊保护，可以建议企业在市场选择、产品销售、售后服务以及广告宣传等过程中突出本企业主要商标的宣传，培养商标的声誉，以追求达到驰名状态。

3.1.10企业商标维权。

企业商标维权，主要是指打击假冒和仿冒产品；同时，要注意防止本企业的商标被淡化，具有识别性或显著性的标识才能作为商标使用，如果一个商标被广泛地引用描述某种商品以致成为该商品的通用名称时，该商标即已失去作为商标的价值，所以企业尤其是拥有知名商标的企业要警惕自身商标被淡化的危险。

3.2指导客户进行商标许可

3.2.1商标许可概述

商标许可，是指商标注册人通过合同方式，允许他人使用其注册商标的行为。

我国现行《商标法》第四十条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标；许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量，被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量；经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地；商标使用许可合同应当报商标局备案。

商标许可的类型一般分为三类：

3.2.1.1独占使用许可

商标权的独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。

独占使用许可的被许可人取得该注册商标在合同约定的时间和地域范围内的独占使用权，同时也取得独立的诉讼权利，即在合同有效期间，在商标许可的地域范围内发现他人侵犯该注册商标，独占使用许可的被许可人有权请求工商行政管理部门处理，或单独向人民法院提出诉讼，当然被许可人也可以与商标权人一起获取救济。

3.2.1.2排他使用许可

商标权的排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。

排他使用许可的被许可人在合同授权范围内，是唯一的被许可人，但是不能排斥商标权人本人在合同约定的期间和地域范围内使用该注册商标。

排他使用许可的被许可人的诉讼权利小于独占使用的被许可人，作为该注册商标的利害关系人，在发现侵权行为时，可以单独或与商标权人一起请求工商行政管理部门处理，或者与商标权人共同起诉，但只有在商标权人不起诉的情况下，才能单独向人民法院提起诉讼。

3.2.1.3普通使用许可

商标权的排他使用许可，普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。

商标的普通使用许可在合同授权范围内可能存在多个被许可人，普通使用许可的被许可人，不能排斥商标权人以及其他被许可人以合同约定的方式在合同约定的期间和地域范围内使用该注册商标。

普通使用许可的被许可人作为该注册商标的利害关系人，在发现侵权行为时，可以单独或与商标权人一起请求工商行政管理部门处理，但只有在经商标权人明确授权时，才能向人民法院提起诉讼。

3.2.2商标使用许可合同的签订

商标使用许可是基于当事人意思自治，双方可以在合法的前提下，自由协商合同的内容。

律师在起草商标许可使用合同时，可以注意下列因素：

①主体条款，包括双方当事人的名称、地址等内容。

②使用许可的注册商标，包括其注册证编号。

③授权范围，包括使用许可该注册商标的方式，在哪些商品或服务上许可使用该注册商标，使用许可的期限，使用许可的地域范围等等。

④许可费，包括许可费用的计算方式和支付方式等。

⑤商品质量保证和监督条款。

⑥合同到期后的存货处理。

⑦侵权、违约、争议解决。

⑧特别授权条款，即是否允许被许可人许可第三方使用合同项下的注册商标等问题。

3.2.3商标使用许可合同的备案