上海市律师协会《律师提供专利法律服务业务操作指引》文档格式.docx

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申请人能够要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”，但决不是实质的完整的专利爱护。

直到正式授予发明专利权后，专利申请人才正式“转正"

为专利权人，孕有真正的完整的专利权。

因此，发明专利权的全面的爱护期限实际上应当从授予专利权日起开始。

同理，有用新型专利权和外观设计专利权的全面爱护期限也开始于授予专利权日起。

1.4我国专利权的爱护客体和爱护内容

1.4.1爱护客体

并非所有的发明制造都能够被授予专利权，依照我国专利法，第一，对违反国家法律、社会公徳或者妨害公共利益的发明制造，不授予专利权；

其次，对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发觉；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法：

（四）动物和植物品种一但其生产方法，能够依照专利法规定授予专利权：

（五）用原子核变换方法获得的物质。

1.4.1爱护内容

发明和有用新型专利权被授予后，除另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营U的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售.销售、进口依照该专利方法直截了当获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营U的制造.销售、进口其外观设计专利产品。

我国专利法还规定：

发明专利权和有用新型专利权的爱护范畴以其权益要求的内容为准，讲明书及附图能够用以讲明权益要求。

外观设计专利权的爱护范畴则以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

1.0我国的专利主管机关

依照《专利法》第3条的规定，国家知识产权局治理全国的专利工作；

统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。

省、市、县（含县级市、区）人民政府治理专利工作的部门负责本行政区域内的专利治理工作。

2.我国现有专利立法、相关规定及国际条约

2.6《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律咨询题的若干规定》（2001.7.1施行）

2.7《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干咨询题的解答》（1992.2.9施行）

2.&

《最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖咨询题的通知》（1987.6.29施行）

2.9《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干咨询题的讲明》（2004年11月2日施行）

2.15

《国家知识产权局行政复议规程》（2002年9月1日起施行）

除上述与专利相关的要紧法律法规和司法讲明外，关于与专利相关的国际条约，我国于1985年加入《爱护工业产权巴黎公约》，1993年加入《专利合作公约》，2001年加入世贸组织WTO,我国承诺履行《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）。

3.专利非诉讼法律服务

3.1专利治理

在专利非诉讼法律服务中，指导客户建立专利治理机构，进行有效的专利治理是知识产权律师重要的工作内容。

3.1.1确定专利治理机构的职责范畴

专利治理机构的职责范畴通常包括以下内容:

1相关技术领域最新专利信息的收集与分析。

2国内外专利申请的办理。

3专利文件的整理与归档治理。

4专利价值评估。

5参与专利战略的制订。

6参与专利诉讼的进行。

3.1.2.指导客户制定专利战略

专利战略的内容包括专利调查战略、专利申请战略、专利实施战略和专利诉讼战略等方面。

其中专利调査战略通常包括技术动向调査.专利性调査、专利法律状态调査、同族专利调査、监视调查等。

专利申请战略通常包括差不多专利战略、外围专利战略、抢先申请战略等。

专利实施战略要紧包括专利实施战略、专科转让战略、专利许可转让、专利引进战略等。

3.1.3.指导客户进行专利培训

律师应当专利治理机构门定期安排有关课程对职员进行专利知识培训，培训的内容包括专利相关法律法规，相关案例，最新专利信息等。

3.2指导客户进行专利转让和实施许可业务

3.2.1依照专利法的的规定，专利申请权和专利权都能够转让。

在办理专利申请权和专利权转让业务时，应注意以下儿点：

（1）中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。

（2）转让专利申请权或者专利权的，让与人与受让人应当订立合同。

该合同为要式合同，即必须以书面形式订立。

对转让专利申请权或者专利权的合同，除专利法或有关行政法规另有规定的以外，应适用《中华人民共和国合同法》的有关规定。

（3）转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后，应当向国务院专利行政部门办理登记。

专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。

需要指出的是，当事人办理登记，是专利申请权或者专利权转移生效的要件,而不是转让合同生效的要件。

依照合同法的规定，依法成立的转让专利申请权或者转让专利权的合同，自成立时即生效，当事人一方不得以未经登记为山主张合同无效。

合同成立后，因未向国务院专利行政部门办理登记手续使转让不生效的,当事人应当依法补办登记手续。

（4）按照国务院公布的《国防专利条例》的规定，国防专利申请权和国防专利权只能向国内的中国单位或者中国公民转让，禁止向国外的单位或者个人转让。

转让国防专利申请权或者国防专利权的，属于全民所有制单位的，须经该单位上级主管部门批准；

属于集体所有制单位或者个人的，须经国防专利局批准。

向中外合资经营企业.中外合作经营企业转让国防专利申请权或者国防专利权的，须向国防专利局提出申请，山国防专利局报国防科工委批准。

3.2.2按照彼许可人取得的实施权的范畴以及被许可人孕有的权益，能够将专利实施许可分为以下5种类型：

（1）独占实施许可（简称独占许可）是指在一定时刻内，在专利权的一定地域范畴内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，而且专利权人自己也不得实施该专利。

独占实施许可被许可人的地位与专利权人有相似之处。

独占实施许可的彼许可人能够依照合同的约定独占地实施专利技术，排除专利权人的实施行为，也能够在专利权人不起诉的情形下单独提起侵权诉讼，或者要求人民法院采取诉前临时措施。

（2）排他实施许可（简称排他许可）也称独家许可，是指在一定时刻内，在专利权的一定地域范畴内，专利权人只许可一个被许可人实施其专利，但专利权人自己有权实施该专利。

排他许可与独占许可的区不就在于排他许可中的专利权人自己孕有实施该专利的权益，而独占许可中的专利权人自己也不能实施该专利。

（3）一般实施许可（简称一般许可）是指在一定时刻内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权益。

如此，在同一地域内，被许可人同时可能有若干家，专利权人自己也能够实施。

一般许但是专利实施许可中最常见的一种类型。

一般许可的被许可人能否作为原告提起侵权诉讼，能否申请人民法院采取临时措施，关键在于实施许可合同的具体约定。

（4）分实施许可（简称分许可）是针对差不多许可而言的，即在被许可人与专利权人订立实施许可合同的基础上，被许可人依照与专利权人的协议，作为许可人再许可第三人实施同一专利，被许可人与第三人之间的实施许可确实是分许可。

被许可人签订这种分许可合同必须得到专利权人的同意，否则无权订立分许可合同。

（5）交义实施许可（简称交义许可）也称作互换实施许可，是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。

这种许可，两个专利的价值大体是相等的，因此一样是免交使用费的，但假如二者的技术成效或者经济效益差距较大，也能够约定山合同一方当事人给予列一方当事人以适当的补偿。

交义许可的性质，既能够是一般许可，也能够是独占许可或排他许可。

3.3代理专利行政维权

3.3.1.代理客户提起行政处理要求

我国《专利法》第57条的规定，专利权被侵犯的救济方武包括：

（1）协商,即专利侵权纠纷能够山当事人协商解决；

（2）司法救济，即专利权人或者利害关系人向人民法院提起民事诉讼；

（3）行政救济，即专利权人或者利害关系人要求治理专利工作的部门处理，要求责令停止侵权行为，也能够就赔偿额要求调解。

治理专利工作的部门对专利侵权纠纷的处理包括以下职能：

一是应当事人的要求，对专利侵权纠纷进行处理，认定侵权行为成立的，责令侵权人赶忙停止侵权行为，这是具体行政行为，当事人不服的，能够依法提起行政诉讼。

侵权人期满不起诉乂不停止侵权行为的，治理专利工作的部门能够申请人民法院强制执行。

二是在行政处理的过程中，应当事人的要求，就专利侵权的赔偿额进行调解。

这是一种调解，不具有约束力，调解不成的，当事人能够依法提起民事诉讼。

律师在指导客户向专利治理部门提出行政要求，要紧包括以下工作内容：

起草行政要求书、指导客户收集必要的权益证据和侵权证据等。

3.3.2.代理客户进行海关知识产权爱护备案

依照《知识产权海关爱护条例》的规定，海关依照国家有关法律规定，在边境执法中爱护与进出境物资有关并受中华人民共和国法律行政法规爱护的知识产权，其中包括专利权。

律师在代理当事人办理知识产权海关备案时应注意，权益人向海关总署提出海关爱护备案申请，应事先向海关领取备案申请书。

权益人或其代理人应按照要求填写申请书，并随附有关文件，送交或寄送海关总署。

权益人提出备案申请，应按照一项权益一份申请的原则提出，即每份申请书只能就一份权益证书上的专利提出申请。

申请书应用中文填写，并保证交验的申请文件真实、有效。

权益人在提交申请时应当同时附送下列文件：

①专利权人的身份证明文件；

授权托付书；

②专利证书的复印件，经专利局登记和公告的专利转让合同副本，专利实施许可合同副本：

③海关总署认为需要附送的其他文件。

交验的文件为外文的，同时提交中文译本。

3.4专利申请代理

3.4.1国内专利代理

依照专利法规定，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，能够托付专利代理机构办理。

因此，具有专利代理资格的律师事务所能够以事务所身份从事专利代理法律服务的；

而没有专利代理服务资格，但确有能力从事专利代理法律服务的，能够参照民事诉讼中类似公民代理的方式，从事专利代理工作。

专利代理依照申请专利类型的不同而有所不同。

申请发明专利的，一样包括如下儿个时期：

1、撰写发明申请文件并递交申请：

与客户建立托付关系后，第一与客户进行沟通，进行技术交底；

然后对相关技术进行检索，确定相关发明的发明点：

正式撰写申请文件，包括权益要求书、讲明书等：

递交正式申请。

2、专利审查中的代理：

1、初步审査程序中的代理：

协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的治理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；

2、实质审查程序中的代理：

要紧为关心客户做好对专利局针对申请文件可能作出的实质审査意见通知书的答复。

3、授权时期的代理：

对最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的治理。

申请有用新型或外观设计专利的，一样包括如下儿个时期：

1、撰写申请文件并递交申请：

与客户建立托付关系后，第一与客户进行沟通，进行技术交底：

然后对相关技术进行检索，确定相关发明制造的发明点；

正式撰写申请文件；

递交正式申请。

2、初步审查程序中的代理：

协助客户做好初审程序中对文件、期限和费用的治理，对可能的程序或其他瑕疵进行补正；

对最终获得授权的发明申请，应协助客户做好对相关文件、期限和费用的治理。

3.4.2涉外专利代理

在涉外专利申请实务上，一样分为国内向国外申请（内向外）和国外向国内申请（外向内），其形武一样分为PCT模武和优先权模式。

鉴于篇幅和其服务的专门性，此处不做展开。

3.5专利行政复议代理

依照规定，公民、法人和其他组织，认为国家知识产权局的具体行政行为侵犯其合法权益的，能够向国家知识产权局申请复议。

复议申请人、第三人能够托付代理人代为参加复议。

因此，律师能够代理复议申请人、第三人参加国家知识产权局的行政复议。

有关专利行政复议的具体事项，可参照相关律师从事行政复议指引及《国家知识产权局行政复议规程》规定。

3.6专利复审代理

理论上，专利复审是一种专门的专利行政复议程序。

依照专利法.专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，能够自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会要求复审。

专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。

在复审代理中，要紧工作包括：

1、分析确定要求复审的理山，撰写并向专利复审委员会提交复审要求书，必要时，可对专利申请文件进行修改以排除驳回决定指出的缺陷；

2、对专利复审委员会合议组可能发出的复审通知书进行认真研究并答复,必要时，可对专利申请文件进行修改以排除复审通知书指出的缺陷;

3、参加复审程序中可能发生的口头审理。

4、收到复审决定书后，若坚持原驳回决定的，应协助客户认真分析；

客户对专利复审委员会的复审决定不服的，能够自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

3.7专利无效代理

理论上，可将专利无效归入为一种专门的专利行政复议程序。

专利法规定：

自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，能够要求专利复审委员会宣告该专利权无效。

实务中，专利无效常常成为专利侵权诉讼中，被告的一种诉讼手段。

专利无效代理包括代理专利无效申请人和代理专利无效被申请人。

代理专利无效申请人的律师要紧工作包括：

1、与客户建立托付关系，依照无效要求的U的确定无效代理中的整体策略；

2、分析相关专利及公知技术，决定无效宣告要求的理山，并组织证据，按规定撰写并提交无效要求书及相关证据,并及时缴纳费用；

3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审査通知书；

4、参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步结合证据阐述无效理山；

5、关心客户分析无效要求审査决定，以确定是否可能提起诉讼；

若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续计策。

代理专利无效被申请人的律师要紧工作包括：

1、与客户建立托付关系，分析无效宣告要求书的理山、证据，确定无效代理中的整体策略；

2、按规定撰写并提交针对无效要求书的意见陈述书，必要时，应协助客户修改被申请无效发明或冇用新型专利的权益要求书；

3、答复复审委员会无效合议组可能发出的审查通知书；

4、参加可能的口头审理程序，对相关证据、事实进行质证、辩论，进一步反对无效宣告要求书无效理山；

5、关心客户分析无效要求审查决定，以确定是否可能提起诉讼；

若与侵权诉讼有关的，应依此确定在侵权诉讼中的后续计策©

不管是代理专利无效申请人依旧代理专利无效被申请人，律师都应当按无效中的策略判定是否进行和解。

4.专利诉讼法律服务

4.1专利民事诉讼

4.1.1专利权归属纠纷

此类案件要紧包括专利申请权纠纷案件、专利权权属纠纷案件、职务发明制造发明人、设计人奖励、酬劳纠纷案件和发明人、设计•人资格纠纷案件等。

律师代理此类案件应注童以下儿个咨询题：

4.1.1.1管辖

法院对专利权属纠纷的管辖，山被告住宅地人民法院管辖。

4.1.1.2,与专利侵权纠纷能否并案审理

在实践中，往往遇到专利权属纠纷与专利侵权纠纷交错在一起，比如，原告起诉要求分学被告（专利权人）的专利权，同时要求法院追究被告转让或实施该专利的侵权责任。

法院在审理此类案件是，通常会对两个纠纷案件分案审理。

4.1.2专利合同诉讼

此类案件要紧包括专利申请权转让合同案件、专利权转让合同纠纷案件、专利实施许可合同纠纷案件等。

律师代理此类案件应注意以下儿个咨询题：

4.1.2.1.管辖

依照《合同法》规定的"

或裁或审”原则，律师应当指导当事人选择合适的争议解决方式。

同时，就应注意按照合同约定的法院来确定管辖，假如约定不明或约定违反级不管辖或专属管辖的，约定无效。

4.1.2.2准确定位合同类型

专利合同纠纷涉及多种不同的合同类型，其法定的权益、义务也各不相同。

因此，律师应认真分析争议合同的真正类型9然后确定当事人的权益义务及相应的违约责任等。

要紧包括专利证书、讲明书及其附图、专利缴费单据、专利登记簿副本、专利实施许可合同等，以确认原告是否有诉讼主体资格。

4.1.3.1.2侵权证据的收集与整理

专利案件的侵权证据要紧是指侵权产品及与其相关的资料，如网页、销售广告、销售合同等。

权益人在收集侵权证据时必须采取合法的手段；

关于一些关键的证据，建议采纳公证取证的方法。

4.1.3.1.3专利侵权分析

综合前述权益证据和侵权证据，进行专利稳固性以及专利与侵权产品技术特点对比分析，出具专利侵权分析报告，初步判定诉讼可能性，并确定是否采取下一步的诉讼措施。

4.1.3.1.4诉前临时措施的运用

假如企业决定通过诉讼途径解决侵权纠纷，则能够考虑使用诉前临时措施。

诉前临时措施，包括诉询禁令、财产保全和证据保全三种。

诉前禁令，能够依照具体悄形，申请采取查封.扣押或法律规定的其它方法。

财产保全，能够依照具体悄形，釆取査封、扣押、冻结或法律规定的其它方法。

证据保全，能够依照具体悄形，采取查封、扣押、拍照、录像、录音、复制、鉴定.勘验等方法。

4.1•3.1•5起诉

律师在了解案悄后，应确定专利侵权类型及被告，在考査诉讼时效后确定管辖法院提起诉讼。

级不管辖上，中级以上人民法院对一审专利案件具有管辖权。

地域管辖上，专利侵权纠纷案件，山侵权行为地和被告住宅地人民法院管辖。

假如存在多个被告，能够选择其中一个被告的侵权行为地或被告住宅地人民法院管辖。

需注愆,依照不同案悄及被告采取的对应描施，在被告提起无效的悄形下参加相应无效程序及无效所应当采取的策略；

参与侵权诉讼合议庭可能提起的中止案件听证等。

4.1.3.1.6举证期限终止后，依照合议庭的安排，参加庭审。

针对争议较大的技术咨询题，可申请鉴定。

4.1.3.1.7—审判决后，分析判决内容并依照客户的要求，提起上诉或或舍弃上诉。

4.1.3.2.作为被告代理人律师实务

4.1.3.2.1原告权益确认。

在收到起诉状副本后，第一应该査证对方的详细信息9同时进行相关的专利检索，对权益人的主体资格、专利有效性进行确认。

4.1.3.2.2自我审査

审查自己的被控产品否侵权对方的专利权。

将涉嫌侵权产品与专利的技术特点进行比较，进行专利侵权分析，出具法律报告。

审查已有技术，以确定是否应针对涉案专利权是否提起无效，并参与无效程序：

通过无效程序，申请法院中止侵权案件的审理。

假如发觉本企业确实差不多侵犯对方的专利权且无效可能性较低，则应当在诉讼及无效过程中与对方进行协商，尝试以和解解决纠纷。

针对庭审中争议较大的技术咨询题，可申请鉴定。

4.1.3.2.3应对原告申请的“诉前临时措施”

假如对方差不多申请了“诉前临时措施”，关于财产保全，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定，向法院提供担保，山法院决定解除财产保全。

关于诉前禁令和证据保全，假如确定本企业没有侵权行为，应该积极应诉,尽量缩短诉讼时刻，同时预备向对方提出赔偿要求。

4.1.3.2.4侵权抗辩

当企业在专利侵权诉讼中作为被告被控侵权的时候，能够采取以下儿种方法进行抗辩：

滥用专利权抗辩、不侵权抗辩.已有技术抗辩、诉讼时效抗辩。

4,2专利行政诉讼

山于作出行政决定的机关不同、决定的内容不同，专利行政案件能够分为以下三类：

（1）以专利复审委员会作为被告的专利行政案件，包括①•不服专利复审委员会坚持驳回申请复审决定的案件。

②不服专利复审委员会专利权无效宣告要求决定的案件。

（2）以国家知识产权局专利局为被告的专利行政案件，包括①•不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可决定的案件。

②不服国家知识产权局专利局作出的实施强制许可使用费裁决的案件。

③不服国务院专利行政部门行政复议决定案件。

（3）以治理专利工作的部门为被告的专利行政案件，包括①不服治理专利工作的部门做出的责令停止专利侵权行为的案件。

②不服治理专利工作的部门做出的处罚假冒他人专利行为的案件。

③不服治理专利工作的部门做出的处罚冒充专利行为的案件。

④不服治理专利工作的部门做出的对专利代理机构或者专利代理人的惩戒行为的案件。

4.3专利刑事诉讼

4.3.1罪名概述

4.3.1.1《中华人民共和国刑法》第二百一十六条，假冒专利罪。

假冒专利行为包括:

（1）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人专利号的；

（2）未经许可，在广告或者其他宜传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人专利技术的；

（3）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人专利技术的；

（4）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件的。

4.3.2刑事案件的具体操作

（1）

作为侵犯假冒专利罪案件的被告辩护人，律师能够注意以下儿个方面的咨询题：

原告提供的证据不能证明其学有专利权，具体要点参照民事部分。

犯罪构成要件不满足:

①不具备犯罪构成的主观要件。

主观上没有犯罪的有意，不构