律师提供商标法律服务业务操作指引Word文档格式.docx

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（1）注册商标所有人享有商标专用权，其有权在核定使用的商品上排他性地使用注册商标，未经其许可其他人不得在相同或类似商品上注册、使用相同或近似的商标，否则即构成对商标专用权的侵害，并应承担相应的法律责任；

（2）未注册商标使用人对未注册商标的使用只是一种事实，而非一种权利，无权排除其他人在相同或类似商品上注册、使用相同或近似的商标，且未注册商标的使用一旦与注册商标相混同，即可能构成侵权，除非非注册商标已成为驰名商标。

1.2.2.2驰名商标和非驰名商标

驰名商标，是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

驰名商标和非驰名商标的区分意义在于，法律赋予了驰名商标更宽的权利范围，对于驰名商标的保护力度更大。

对于非驰名商标，我国《商标法》仅对注册商标进行保护，禁止他人在相同或类似商品上的注册和使用注册商标，而并不保护非注册商标。

但是，不论注册与否，我国《商标法》均对驰名商标进行保护，其中：

对于未注册的驰名商标，禁止他人在相同或类似商品上注册、使用；

而对于已注册的驰名商标，不仅禁止他人在相同或类似商品上注册、使用，而且禁止他人在不相同或者不相类似商品上注册、使用。

根据我国《商标法》、《驰名商标认定和保护规定》等有关规定，驰名商标的认定机构包括工商行政管理局（具体为商标局、商标评审委员会）和人民法院（具体为省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院及直辖市辖区内的中级人民法院）。

上述机构在认定驰名商标时，应当综合考虑下列各项因素，但不以全部因素为前提：

（1）相关公众对该商标的知晓程度；

（2）该商标使用的持续时间；

（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；

（5）该商标驰名的其他因素。

1.3主管机关

自我国1982年颁布《商标法》伊始，即规定工商行政管理部门对商标实行集中注册、分级管理的制度。

1.3.1商标局

商标局隶属于国家工商行政管理总局，承担商标注册与管理等行政职能，具体负责全国商标注册和管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标的认定和保护工作，负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护，研究分析并依法发布商标注册信息，为政府决策和社会公众提供信息服务，实施商标战略等工作。

1.3.2商标评审委员会

国家工商行政管理总局设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜，主要受理下列商标评审案件：

不服商标局驳回商标注册申请决定申请复审的案件；

不服商标局异议裁定申请复审；

对已注册商标请求裁定撤销；

不服商标局撤销注册商标的决定申请复审。

此外，商标评审委员会可以在处理商标争议时，根据当事人的申请依法认定和保护驰名商标。

1.3.3各地工商行政管理机关

各省、市、县级工商行政管理局分局管理各自辖区内的商标管理工作。

地方工商局主要负责管理本辖区内商标日常使用情况，同时监督商品质量。

1.3.4海关

海关总署及各直属、隶属海关主要负责商标专用权海关保护，商标进出境保护与管理。

海关主要通过商标专用权备案、扣留侵权嫌疑货物、没收侵权货物等方式对商标进行保护。

1.4注册商标专用权

1.4.1注册商标专用权的概念和权利范围

注册商标专用权，是指商标所有人在核定商品上独占使用该注册商标的权利。

注册商标专用权包含两方面的内容，一方面是商标所有人享有在指定的商品上使用其注册商标的权利，而且这种使用不承担任何侵犯他人注册商标专用权的风险，更无须承担侵权责任；

另一方面，商标所有人享有禁止他人在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的权利。

1.4.2侵权行为及其判定标准

根据我国《商标法》、《商标法实施条例》等有关规定，有下列行为之一即构成侵犯注册商标专用权：

（1）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（2）销售侵犯注册商标专用权的商品的

（3）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（4）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（5）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（6）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的；

（7）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；

（8）复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；

（9）将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的；

（10）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

1.4.3法律保护途径

1.4.3.1民事保护途径

注册商标的民事保护途径主要有和解、调解、诉讼以及仲裁等几种。

（1）和解

和解，是指在没有第三方介入的情况下，注册商标权利人与侵权人自行协商解决纠纷的活动。

我国法律规定，和解可以在起诉前或者诉讼进程中的任一阶段进行。

（2）调解

调解，是指经过第三方的排解疏导、说服教育，促使注册商标权利人与侵权人依法自愿达成协议，解决纠纷的活动。

与和解不同，调解是在第三方参与的情况下而达成的和解。

根据第三方的不同，调解可分为：

民间调解、法院调解、行政调解以及仲裁调解。

（3）诉讼

诉讼是由人民法院依据法律对当事人之间争议事实进行审理，通过司法程序解决争议的活动。

我国法律规定，商标民事纠纷第一审案件，由中级以上人民法院和最高人民法院批准的基层人民法院管辖。

（4）仲裁

仲裁，是指当事人事先或事后达成的仲裁协议，自愿将争议提请仲裁委员会进行裁决，并执行该裁决的方式。

相比诉讼，仲裁具有极大的灵活性、便利性和极强的保密性。

1.4.3.2行政保护途径

（1）商标投诉

根据《商标法》、《商标法实施条例》及其他有关规定，对于他人侵犯注册商标专用权的行为，注册商标所有人可以向工商行政管理部门投诉或举报；

工商行政管理部门认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。

（2）申请撤销已注册商标

根据《商标法》、《商标法实施条例》及其他有关规定，已经注册的商标违反《商标法》相关规定的，有关当事人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

（3）海关保护

根据《知识产权海关保护条例》等有关规定，注册商标所有人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向海关申请扣留侵权嫌疑货物。

1.4.3.3刑事保护途径（各种商标犯罪、立案标准）

根据《刑法》的有关规定，侵犯商标专用权可能构成假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪等罪名。

（1）假冒注册商标罪

未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

①个人假冒他人注册商标，非法经营数额在十万元以上的；

②单位假冒他人注册商标，非法经营数额在五十万元以上的；

③假冒他人驰名商标或者人用药品商标的；

④虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假冒他人注册商标的；

⑤造成恶劣影响的。

（2）销售假冒注册商标的商品罪

销售明知是假冒注册商标的商品，个人销售数额在十万元以上的，单位销售数额在五十万元以上的，应予追诉。

（3）非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪

伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、非法制造、销售非法制造的注册商标标识，数量在二万件（套）以上，或者违法所得数额在二万元以上，或者非法经营数额在二十万元以上的；

2、非法制造、销售非法制造的驰名商标标识的；

3、虽未达到上述数额标准，但因非法制造、销售非法制造的注册商标标识，受过行政处罚二次以上，又非法制造、销售非法制造的注册商标标识的；

4、利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。

2.1商标代理相关业务

2.1.1商标检索

律师在为客户提供商标法律服务时，应当首先做好商标检索工作。

通过商标检索了解目标商标的申请注册情况，包括申请人、申请日期、目前法律状况等，是申请注册商标、提起商标异议、商标撤销以及进行商标管理的基础。

目前，国家商标局网站提供免费的商标检索查询服务，此外，也可以通过互联网查询国外一些国家的商标注册情况。

中国国家商标局官网查询

此外，一些常用的海外官方商标检索网站有：

欧盟商标及设计注册局

http:

//oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

美国国家专利商标局

//www.uspto.gov/

新加坡知识产权局

//www.ipos.gov.sg/topNav/hom/

香港知识产权署网上检索系统

//ipsearch.ipd.gov.hk/index.html

台湾经济部智慧财产局商标查询系统

2.1.2商标注册

2.1.2.1国内注册

依照《中华人民共和国商标法》的规定，目前在中国申请注册商标，按照申请人的国籍，可以分为两种情况：

国内申请人申请注册商标和国外申请人申请注册商标。

依据《商标法》的规定，国内申请人可以自行申请或者委托商标代理机构申请。

国外申请人（包含外国公司、组织及自然人，目前我国港澳台地区商标申请人代理业务比照国外申请人办理）必须委托商标代理机构代为申请。

2.1.2.1.1国内申请人申请注册商标

2.1.2.1.1.1国内申请人应当提交的申请文件如下：

1.申请人签字盖章的商标代理委托书及申请人相关证件（企业营业执照复印件等）；

2.商标注册申请书+5份图样；

3.报送商标注册申请事项清单

2.1.2.1.1.2注意事项，

1.目前商标代理机构可以向商标局邮寄申请文件。

国内申请人自行向商标局申请注册商标的，应当到位于北京市西城区山里河东路8号商标局注册大厅内办理。

2.自然人申请商标注册的，应当符合下列条件，否则不予受理（仅针对国内自然人，国外自然人申请注册商标不受限制）：

（1）个体工商户可以以其《个体工商户营业执照》登记的字号作为申请人名义提出商标注册申请，也可以以执照上登记的负责人名义提出商标注册申请。

以负责人名义提出申请时应提交以下材料的复印件：

①负责人的身份证；

②营业执照。

（2）农村承包经营户可以以其承包合同签约人的名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：

①签约人身份证；

②承包合同。

（3）其他依法获准从事经营活动的自然人，可以以其在有关行政主管机关颁发的登记文件中登载的经营者名义提出商标注册申请，申请时应提交以下材料的复印件：

①经营者的身份证；

②有关行政主管机关颁发的登记文件。

（4）自然人提出商标注册申请的商品和服务范围，应以其在营业执照或有关登记文件核准的经营范围为限，或者以其自营的农副产品为限。

2.1.2.1.2国外申请人申请注册商标

2.1.2.1.2.1国外申请人申请注册商标必须委托代理机构，应当提交的文件如下：

1.商标代理委托书；

2.商标注册申请书+5分图样；

如果该商标申请人符合《商标法》规定，还可以提供优先权证明文件并提出申请，以享有优先权。

注意事项：

1.公证认证。

国外申请人提供文件不需公证、认证。

2.申请官费。

目前商标局还不接受以律师身份代理商标申请注册，故除协助客户选任商标代理机构外，也可以以客户名义提起商标注册申请。

目前申请注册商标官费为人民币1000元一个类别，如果申请注册的商品/服务超过10项，则每增加一项，官费增加人民币100元。

2.1.2.2国外注册

律师代表国内客户在国外申请注册商标的，一般均应该通过国外代理机构进行。

律师应当协助客户确定商标申请图样、所申请注册的类别，以及所申请注册商品/服务名称，配合国外代理机构制作相应委托书和申请文件。

2.1.3商标异议

商标异议是《商标法》及《商标法实施条例》明确规定的对初步审定商标公开征求社会公众意见的法律程序，其目的在于监督商标局公正、公开地进行商标确权。

任何人对初步审定的商标有不同意见的，可以在初步审定公告之日起3个月异议期内向商标局提出异议。

商标异议申请人应当提交的文件有：

1、商标异议申请书；

2、明确的请求和事实依据，并附有关证据材料，异议理由书应有异议人的签字或加盖公章；

3、被异议商标初步审定公告的复印件（可从网上下载）；

4、异议人的身份证明。

若在异议期内因时间紧迫，无法准备全部证据材料，可以先行提供异议申请书和异议理由书，与三个月内后补证据材料。

2.1.4商标撤销

商标撤销程序是撤销申请人针对已经被核准注册的商标违反《商标法》有关规定，向商标评审委员会申请撤销注册商标的程序。

提交的文件有：

1.注册商标争议裁定申请书

2.商标评审代理委托书

3.明确的请求和事实依据（如：

1、构成商标的文字、图形或者其组合违反了《商标法》第8条的规定（即商标禁用条款）；

2、注册申请人采用了欺骗手段或其他不正当手段取得商标注册。

根据《商标法实施细则》第25条的解释），并附有关证据材料。

若在提出申请时无法准备全部证据材料，可以先行提供申请书，与三个月内后补证据材料。

2.1.5商标续展

注册商标的有效期为10年。

注册商标有效期满后需要继续使用的，应当在期满前的6个月内申请续展注册。

在此期间未能提出申请的，还有6个月的宽展期。

宽展期内仍未提出申请的，期满后商标局将予以注销。

申请人可以委托商标代理机构办理，申请商标续展应提交的申请书件为：

1.《商标续展注册申请书》

2.申请人的身份证明文件复印件（营业执照、身份证等）

3.委托代理的提交《代理委托书》，直接在受理大厅办理的提交经办人的身份证复印件

4.注册证复印件。

2.2合同业务

2.2.1商标许可合同

商标许可合同是指商标所有人或者依法获得商标授权的人作为许可方，许可另一方即被许可人在约定的范围内使用其商标，被许可人依约支付使用费所订立的合同。

当然，商标所有人也可以将其所有的非注册商标许可他人使用，但鉴于其商标未经注册，对此类非注册商标的许可本文不予讨论。

2.2.1.1许可合同类型

依据对商标许可的限制程度的不同，商标许可合同可分为以下的不同类型：

1.普通商标许可合同：

是指商标许可人许可被许可人在约定的范围内使用许可商标时，商标许可人有权在同一时期同一约定范围内向其它的第三方就同一许可商标继续许可使用。

2.排他商标许可合同：

是指商标许可人在向被许可人许可商标使用的同时，仍允许商标所有人本人在同一时期同一约定的范围内继续使用该已经许可的商标。

3.独占商标许可合同：

是指商标许可人仅许可被许可人在同一时期内在约定范围内独家使用该许可的商标。

商标许可人也不得在同一时期内在约定范围内使用该已经许可的商标。

2.2.1.2主要条款

商标使用许可合同的内容是合同当事人在平等互利、协商一致的情况下依法自己设立的，其合同的主要条款如下：

1.许可人和被许可人的名称、地址

许可人与被许可人的名称和地址均为经工商行政管理部门依法登记的企业名称（包括法人或者非法人）和工商业场所地址。

因此，通常情况下特别是被许可人应核实其营业执照等公司登记信息。

2.许可使用的注册商标、注册证号、注册商标的有效期限

应与商标注册证原件上的相关信息进行核实。

特别应注意所注册商标的适用类别，注册商标的有效期限与许可合同中的许可使用期限是否一致。

如果注册商标的有效期限少于商标许可的使用期限，被许可人应在许可合同中特别约定，仅当许可人对其注册商标到期时能成功续展的情况下，被许可人才能继续有效地使用被许可商标，否则，被许可人有权选择终止许可合同。

3.商标许可/授权的使用范围

不论是对独占、排他或者普通使用许可，许可人与被许可人都可以就注册商标的许可使用范围做进一步的约定。

如被许可商标使用的商品或者服务的范围；

许可人许可被许可使用许可商标的地域范围或使用许可商标的产品数量和产品销售地区等。

4.许可商标使用的期限

许可商标使用的期限是指许可人将其注册商标许可给被许可人使用的期限。

通常，这一许可使用的期限不应超出注册商标本身的有效期。

5.许可使用的商品范围和名称

许可人与被许可人应就许可商标使用的特定的商品类别或名称作进一步的约定。

如果没有约定或约定不明，被许可人则会将许可商标在其所有的合适的商品上予以使用。

6.商品质量要求和质量监督办法

为保证商品质量而约定的有关措施：

如技术设备、技术指导、技术服务等等。

对于许可人而言更为重要。

实践中更多的是被许可人想通过某一知名商标来提升其商品的销售，而往往忽视对商品质量本身的监控。

而对于许可人而言，其目的应主要是通过与被许可人的合作，进一步提高该许可商标在更广范围内的知名度。

但是，如果被许可人的商标质量不过关，反而会损害到许可人商标的内在价值。

7.许可商标使用的特别条款

许可人将注册商标许可给被许可人使用后，因其续展或被许可人的商品未能及时售完或有库存等特殊情况，双方事先对此作出特别的安排。

如：

许可商标到期续展，许可人应不得在许可合同存续期间注销被许可商标；

对于被许可人在许可合同存续期间仍未销售完的商品给予可能的特别安排。

8.商标标识的印制或供应方式及要求

商标标识的印制以及如何向给被许可人供应该标识等，应有明确的约定及管理与安排；

或者当许可合同到期时，被许可人应将未使用的商标标识清点并移交给许可人，防止其不适当地流入市场造成混乱。

9.其它条款

商标许可合同通常还会包含以下条款：

合同终止或解除条件、商标使用费（许可资）数额及支付办法、违约责任、法律适用及争议的解决方式、合同生效日期、合同签约日期及地点、许可人和被许可人签字、盖章，以及合同应当约定的其他条款。

2.2.1.3注意事项

1.被许可商标必须是注册商标，许可人必须是注册商标的注册人

就商标本身而言，一般未注册的商标也是可以许可的，如第2.2.1所述，实际上由于未注册的商标自身都难以得到法律的有效保护且容易引起纠纷。

因此，通常情况下，被许可的商标应是注册商标，而且许可人必须是注册商标的所有人。

在签署商标许可合同前，被许可人应认真检查商标注册证，自己或委托有关代理机构到商标登记机关仔细核对。

如果许可人的许可商标并不是自己申请注册的而是通过其它方转让过来的，此时被许可人还应核实有关转让的过程，比如转让过程是否完成，转让商标是否有备案登记等。

2.注意被许可商标的注册类别

按尼斯协定的规定，注册商标共计有45类，除非是驰名商标，通常所注册的商标仅在其注册的类别上使用，如要在其它类别上使用，也必须在该类别上注册。

因此，被许可人考虑使用许可的商标时，其商品或服务必须与该许可商标所注册的类别相一致。

3.经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

由于客观条件和技术水平等方面的限制，被许可人生产的产品或者提供的服务，毕竟与许可人的产品或服务有一定的差别，为了方便消费者识别和购物便利，法律规定被许可人在其使用许可商标的商品上标明自己的名称和地址是必要的。

《商标法》第４０条规定：

“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。

许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。

被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。

2.2.1.5许可合同的备案

商标经核准注册后，商标注册人对该商标享有专用权。

商标注册人将其注册商标许可他人使用的，必须与使用人就该注册商标的使用问题签订商标使用许可合同。

许可人与被许可人应当在合同签订之日起3个月内，由许可人报送商标局办理商标使用许可合同备案。

许可人可以直接到商标局办理商标使用许可合同备案，也可以委托国家认可的商标代理机构办理商标使用许可合同备案。

但当许可人是外国人或者外国企业的，应当委托国家工商行政管理局指定的商标代理组织代理。

2.2.1.5.1备案的程序

按国家工商总局商标局的有关流程，商标许可合同通常的备案程序如下：

第一，委托商标代理机构办理商标使用许可合同备案的，申请人可以自愿选择任何一家国家认可的商标代理机构办理。

所有在商标局备案的商标代理机构都公布在“代理机构”一栏中。

但在委托商标代理机构办理的情况下，商标局不会直接与申请人发生任何书件往来，所有书件都寄发给该商标代理机构

第二，许可人直接到有关的商标注册大厅办理商标注册申请的，可以按照以下步骤办理：

1.准备申请书件2.在商标注册大厅受理窗口提交申请书件3.在打码窗口打收文条形码