专利代理人考试实务复习资料手打.docx
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专利代理人考试实务复习资料手打
2014年专利代理实务答案
一、总体考虑
2014年专利代理实务包括四道题。
其中，第一题要求考生撰写提交给客户的咨询意见，逐一解释发明专利申请文件的权利要求书和说明书是否符合《专利法》及《专利法实施细则》的相关规定并说明理由，着重考察考生对专利代理实务中经常涉及的几个基本法律概念的理解、掌握程度和灵活运用的能力。
第二题要求考生撰写答复第一次审查意见通知书时提交的修改后的权利要求书，主要考察考生对权利要求修改要求的掌握和运用情况。
第三题要求考生撰写权利要求书，主要考查考生是否具备根据给定的素材撰写申请文件的能力，能否在满足《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定的前提下，撰写出既能够为委托人谋求尽可能大的保护范围，权利又相对稳定的权利要求书。
该题还要求考生撰写分案申请的独立权利要求，并陈述分案或合案理由，主要考查考生对单一性、分案申请的理解和实际运用能力。
第四题主要考查考生是否掌握了分析、归纳总结专利申请相对于现有技术所解决的技术问题以及所取得的技术效果的基本功。
二、撰写咨询意见
2014年专利代理实务考试的第一道题要求考生撰写提交给客户的咨询意见，逐一解释发明专利申请文件的权利要求书和说明书是否符合《专利法》及《专利法实施细则》的相关规定并说明理由。
题目中共给出五份素材，包括发明专利申请文件、第一次审查意见通知书和三份专利文献（对比文件1-3）
1、判断第一次审查意见通知书中的各项理由是否成立
（1）权利要求1-4相对于对比文件1-3是否存在新颖性、创造性问题
在权利要求新颖性和创造性的判断中，首先要核实审查员提供的对比文件能否用于评述权利要求的新颖性和创造性。
经核实，对比文件1的申请日早于该房名专利申请的申请日，但是授权公告日晚于该发明的申请日，因此对比文件1不构成该发明专利申请的现有技术，仅能用于评述该发明专利申请的新颖性，而不能用于评述权利要求的创造性。
对比文件2、3的授权公告日早于该发明专利申请的申请日，因此构成该发明专利申请的现有技术，能够用于评述权利要求的新颖性和创造性。
分析对比文件1-3公开的技术内容，并及该发明专利申请的权利要求1-4进行对比，结论是对比文件1构成该发明专利申请中权利要求1和4的抵触申请，能够影响权利要求1和4的新颖性，但是不能影响权利要求2和3的新颖性；对比文件2和3的结合有可能影响权利要求2的创造性；对比文件2和3的结合不能影响权利要求3的创造性。
（2）权利要求1-5是否存在其他缺陷
经分析可知，该发明专利申请的独立权利要求1的技术方案缺少解决技术问题的必要技术特征，权利要求3的主题名称及其引用的权利要求1的主题名称不一致，权利要求4有可能得不到说明书的支持，权利要求5的主题属于不授予专利权的客体。
2.给出如何修改权利要求书的建议及理由
在前述分析的基础上，可以得出：
独立权利要求1的技术方案缺少解决技术问题的必要技术特征；即使补入所缺少的必要技术特征，权利要求1相对于对比文件1也不符合《专利法》第二十二条第二款的规定‘权利要求3不符合《专利法实施细则》第二十二条第一款的规定；权利要求4有可能不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，但通过分析发现，即使目前的权利要求4得到了说明书的支持，其所要保护的技术方案也不符合《专利法》第二十二条第二款的规定；权利要求5不符合《专利法》第二十五条第一款的规定，由此，为克服该发明专利申请的权利要求所存在的上述缺陷，需要对权利要求书作出修改。
针对第一次审查意见通知书所确定的修改策略为：
将权利要求3的技术特征补入权利要求1，权利要求2引用修改后的权利要求1；对于权利要求4.将其改为引用修改后的权利要求1；删除权利要求5。
3、准备咨询意见的具体撰写
在前述分析的基础上，着手撰写咨询意见。
咨询意见的撰写应当条理清楚、逻辑性强、有理有据、行文流畅。
可以按照如下格式进行：
首先对权利要求所涉及的法律概念为客户进行简要的解释说明；然后结合第一次审查意见通知书的内容具体分析客户所撰写发明专利申请的权利要求为何不符合所述规定。
对权利要求书中存在的问题，可以从多个角度进行分析，以给客户提供全面的咨询意见供其参考。
给客户的咨询意见撰写例
尊敬的A公司：
很高兴贵方委托我所代为办理有关空气净化器的专利申请案，经仔细阅读申请文件及现有技术，我认为贵公司目前的发明专利申请文件存在一些不符合《专利法》和《专利法实施细则》规定的问题，将会影响本发明专利申请的授权前景。
1、关于对比文件1-3的核实
首先核实审查员提供的对比文件能否用于评述权利要求的新颖性和创造性，即：
用于评述权利要求新颖性或创造性的对比文件1-3是否构成该发明专利申请的现有技术；抑或相对于该发明专利申请而言，属于申请在先，公开灾后的仅能用于评述权利要求新颖性的专利文献。
经核实了，对比文件1的申请日早于该发明专利申请的申请日，但授权公告日晚于该发明专利申请的申请日，因此对比文件1不构成该发明专利申请的现有技术，仅能用于评述权利要求的新颖性，而不能用于评述权利要求的创造性。
对比文件2、3的授权公告日早于该发明专利申请的申请日，因此构成该发明专利的现有技术，能够用于评述权利要求的新颖性、创造性。
2.关于权利要求1存在的问题
《专利法实施细则》第二十条第二款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。
目前本发明专利申请的权利要求1不符合《专利法实施细则》第二十条第二款的规定，原因如下：
本发明要解决的技术问题是利用空气净化器中的光催化剂板对空气中的有害气体进行催化氧化分解，然而光催化氧化是基于光催化剂在紫外光的作用下产生活性态氧，最终使空气中的有害气体进行分解，从而解决了上述技术问题。
因此，在光催化空气净化器内设置紫外灯是解决技术问题的必要技术特征，而目前申请文件的独立权利要求1中未记载必要技术特征，所以不符合《专利法实施细则》第二十条第二款的规定。
在权利要求1中补入必要技术特征“紫外灯”，虽然能够解决权利要求1不符合《专利法实施细则》第二十条第二款的问题，但是权利要求1还会存在不符合《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性问题。
《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性，实质该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国家知识产权行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
经对比分析，权利要求1不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性，原因如下：
对比文件1的申请日早于该发明专利申请的申请日，其授权公告日晚于该申请的申请日，因此对比文件1属于申请在先公开在后的专利文献，可以用来评述新颖性。
对比文件1公开了一种家用空气净化设备，该家用空气净化设备包括壳体1位于壳体下部两侧的进风口2、位于壳体顶部的出风口3以及设置在壳体底部的风机4.所述壳体1内由下向上一次设置有除尘过滤网5、活性炭过滤网6、紫外灯8和光催化剂多孔陶瓷板。
由此可见，对比文件1公开了权利要求1所要求保护的技术方案的全部技术特征，且两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同。
因此，权利要求1不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。
3、关于权利要求2存在的问题
《专利法》第二十二条第三款规定，创造性，是指及现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
审查员认为权利要求2不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，这一结论值得商榷，我们可以及审查员作进一步的沟通、解释，原因如下：
由以上对比文件1-3的核实可知，对比文件2、3能够用于评述本申请权利要求的创造性。
权利要求2引用权利要求1，其附加技术特征进一步限定了：
“所述第一过滤网（5）是具有向下凸起曲面10的活性炭过滤网，所述第二过滤网6是PM2.5颗粒过滤网”对比文件2是最接近的现有技术，公开了一种车载空气清新机，其包括外壳1、位于壳体一端的进风口2、位于壳体另一端侧面的出风口3。
在壳体内从左往右依次设置有活性炭过滤网5、鼓风机4、PM2.5颗粒过滤网6、紫外灯8和格栅状导风板7所述导风板7靠近出风口3，在所述导风板7上涂覆有纳米二氧化钛薄膜。
权利要求2相对于对比文件2的区别特征为“所述第一过滤网5是具有向下凸起曲面9的活性炭过滤网”。
该区别特征实际要解决的技术问题是如何增大过滤网的过滤面积。
对比文件3公开了一种空气过滤器，并具体公开了“呈锥状设置的活性炭过滤网”。
审查员由此得出了权利要求2不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性的结论。
我们可以在答复审查意见通知书的意见陈述中强调：
“对比文件3的过滤网为锥形，及本申请的曲面过滤网形状不同，采用曲面结构相对于锥形结构除了具有加大接触面积外，还起到有助于降低噪音的作用，即所起的作用并不相同，这些不同使得权利要求2具备突出的实质性特点和显著的进步，具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
”争取能够说服审查员接收上述意见。
但是审查员可能会坚持认为该锥状设置的过滤网也是朝进风口凸起，其及具有向下凸起曲面的活性炭过滤网相比属于形状的简单变型，在对比文件3中所起的作用同样是增大过滤面积，并因此认定权利要求2不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
综上所述，关于权利要求2的创造性问题可以进一步及审查员争辩交流，但要做好审查员不接受时后续修改准备。
4、关于权利要求3存在的问题
《专利法》实施细则第二十二条第一款规定，发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：
（一）引用部分：
写明引用的权利要求的编号及主题名称；
（二）限定部分：
写明发明或者实用新型的附加技术特征。
目前从属权利要求3的主题名称“光催化剂板”及其引用的权利要求1的主题名称“光催化空气净化器”不一致，因此不符合《专利法实施细则》第二十二条第一款的规定。
这一问题通过修改权利要求3的主题名称即可解决。
5、关于权利要求4存在的问题
《专利法》第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
目前撰写的权利要求4不符合上述规定，原因如下：
权利要求4要求保护一种空气净化方法，该方法包括使空气经过光催化剂板进行过滤净化的步骤。
根据说明书记载的内容可知，该空气净化方法所采用的光催化剂板是利用？
“由两层表面负载有纳米二氧化钛涂层的金属丝网10和填充在两层金属丝网10之间的负载有纳米二氧化钛的多孔颗粒11组成”。
采用该光催化剂板的空气净化器均能解决发明所要解决的技术问题，达到本发明的技术效果。
因此，权利要求书4得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。
审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求4不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，但通过对比分析发现，即使目前的权利要求4得到了说明书的支持，其所要求保护的技术方案也不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。
对比文件1公开了一种家用空气净化设备的空气净化流程。
该流程包括使空气经过光催化剂多孔陶瓷板进行过滤净化的步骤。
由此可见，对比文件1公开了权利要求4所要求保护的技术方案的全部技术特征，且两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同。
因此，权利要求4不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。
6.关于权利要求5存在的问题
《专利法》第二十五条第一款规定，对于疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。
目前本发明专利申请的权利要求5不符合上述规定，原因如下：
权利要求5要求保护一种利用光催化空气净化器治疗呼吸道类疾病的方法，是以有生命的人体为直接实施对象，属于疾病的诊断和治疗方法，属于《专利法》第二十五条第一款规定的不授予专利权的客体。
综合上述分析，目前贵公司的发明专利申请文件存在较多问题，若要获得授权，需要对权利要求书进行修改。
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