TMT行业专利法律服务操作指引.docx
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TMT行业专利法律服务操作指引
TMT行业专利法律服务操作指引（2014）
（本指引于2014年12月14日市律协业务研究指导委员会通讯表决通过。
）
总则
一、制定目的
为促进本市律师为TMT行业提供专利法律服务，特制定本指引。
本指引由上海律协信息网络与高新技术业务研究委员会起草，并非强制性或规范性规定，仅供本市律师代理TMT行业专利法律服务时参考。
二、特别说明
本法律服务指引中所称TMT 是电信、媒体和科技（Telecommunication，Media，Technology）三个行业英文单词的首字母的缩写，即TMT代表了以移动互联网、社交网络、新媒体和电子商务为主的高新技术行业。
当代TMT行业与传统行业相比，具有自身的特点。
在技术层面上，当代TMT行业的兴起和发展离不开互联网的诞生和普及；互联网作为一架中间桥梁，将TMT行业中的有形产品和无形产品紧密地连接在一起；其中，有形产品主要是指为无形产品提供载体和支撑的电子产品，如个人计算机、手机、通信设备；无形产品是指运营在前述电子设备上的为消费者提供沟通、娱乐、信息和交易的服务类应用软件产品，如手机支付、交友平台、搜索引擎、网络游戏等。
在行业或产业经济层面，当代TMT行业与传统的消费品和服务类行业的不同之处在于，TMT行业满足消费者信息交流和信息融合的需求，往往位于产服务业的价值链的高端，该行业的科技含量较高，但也常常处于剧烈变动中。
著名的摩尔定律即总结反映了TMT行业技术及产业进步的革命性乃至颠覆性。
正是由于TMT行业以上的特点，针对TMT行业的专利法律服务亦有其特色，这也是本服务指引试图覆盖的内容。
中国专利法体系简介
一、专利权介绍
（一）专利权
专利权是指一个国家或地区专利主管机关依法授予专利申请人或其专利申请权继承人在法定时间中，在该国（或地区）地域内享有的对相应发明创造的独占性的权利，即在专利权存续期间，未经权利人许可，他人不得实施其专利，特别是为生产经营实施其专利。
（二）我国专利法保护的专利类型
我国现行专利法规定了三种专利权，即将专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。
发明是指对产品、方法或其改进所提出的新的技术方案。
发明专利既保护产品发明，也保护方法发明以及用途发明。
产品发明是指仪表、机器、设备、装置或者液态、气态、粉末状物质等人类创造的有形物。
方法发明是指制造特定产品或者实现特定技术目标采用的工艺流程、制造方法、技术手段以及开拓性的用途的发明创造。
实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
实用新型必须是产品发明创造，而方法发明创造及用途发明创造都不能申请实用新型专利；实用新型必须是具有固定形状和构造的产品发明创造；没有固定形状和构造的气态、液态和粉末、颗粒状物质以及单纯的线路等不能申请实用新型专利。
外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。
外观设计是一种以工业应用为目的，依附于以具体工业方法生产之产品的美学设计，可以是形状、图案、色彩三种要素的多重组合设计，但不包括主要起标识作用的平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合设计。
需特别注意，外观设计专利保护对象只是产品外观的美学设计，并不涉及产品的技术内涵。
由上所述可知，三种专利权的保护客体范围并不相同，发明的客体保护逻辑上外延最为广阔，而外观设计的保护客体则与发明和实用新型的客体内容内涵不一致。
这也是很多国家，并不将外观设计放入专利法体系的重要原因。
（三）我国专利权的期限
我国专利法规定：
发明专利权期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权期限都为10年，保护期限都从专利申请日起算。
但是如果更确切地讲，我国各类专利权的专利权实际保护期限要比上述年限短一些。
例如发明专利申请共经历了三个阶段，先是提出申请，再是专利申请文件早期公开，最后是批准授权与否。
在提出申请至早期公开这一阶段专利申请的技术内容还是保密的，法律只保护专利申请人因“申请在先”而依法产生的“先申请权益”，但对已申请专利的技术内容没有实质的专利权保护，这一阶段对相关技术内容的保护，仍然适用于技术秘密保护的法律规定。
在早期公开至批准授权与否这一阶段中，我国专利法规定只给予专利申请人以“临时保护”，即“申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”，但并非完整的专利保护。
直到正式授予发明专利权后，专利申请人才真正成为法律意义上的专利权人，享有完整的法律意义上的专利权。
所以，发明专利权的全面法律保护期限实际上应当从授予专利权日起开始。
同理，实用新型专利权和外观设计专利权的全面法律保护期限也始于专利权授予日。
二、专利法律保护
（一）我国专利权保护的客体
发明和实用新型的保护客体是技术方案，而外观设计的保护客体是适于工业应用的美学设计。
并非所有的发明创造都能够被授予专利权，根据我国专利法，首先，对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权；其次，对下列各项，不授予专利权：
（一）科学发现；
（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种－但其生产方法，可以依照专利法规定授予专利权；（五）用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
（二）我国专利权保护的内容
我国专利法规定：
发明和实用新型专利权被授予后，除另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
我国专利法还规定：
发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用以解释权利要求的内容。
外观设计专利权的保护范围则以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
（三）我国专利行政管理机构介绍
根据《专利法》第3条的规定，国务院专利行政部门即国家知识产权局管理全国的专利工作；统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。
国家知识产权局包括各审查部门，其工作职能为受理和审查专利申请并依法授予专利权；专利复审委员会，其工作职能为受理专利复审和无效工作。
省、市、县（含县级市、区）人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。
三、与专利有关的主要法律规定及国际条约
（一）我国专利立法、相关规定
1、《中华人民共和国专利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行，第三次修改后2009.10.1起施行）
2、《中华人民共和国民法通则》（1987.1.1施行）
3、 《中华人民共和国刑法》（1997.10.1施行）
4、《中华人民共和国侵权责任法》（2010.7.1施行）
5、《专利法实施细则》（2010.1.9施行）
6、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001.7.1施行）
7、《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（2001.7.1施行）
8、 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》（1992.2.9施行）
9、《最高人民法院关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》（1987.6.29施行）
10、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2004.11.2施行）
11、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（ 2010 年 1月 1 日 起施行）
12、《专利代理条例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）
13、《专利行政执法办法》（2011.2.1施行）
14、《中华人民共和国知识产权海关保护条例》（2010.4.1施行）
15、《国防专利条例》（2004.11.1起施行）
16、《审查指南》（2010年新版）
17、《国家知识产权局行政复议规程》（2012.9.1起施行）
18、《专利权质押登记办法》（2010.10.1施行）
（二）国际条约
除上述与专利相关的主要法律法规和司法解释外，关于与专利相关的国际条约，我国于1985年加入《保护工业产权巴黎公约》，1993年加入《专利合作公约》（PCT）， 2001年加入世贸组织WTO，我国承诺履行《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）。
1、PCT协议介绍
PCT是《专利合作条约》（PatentCooperationTreaty）的英文缩写，PCT于1970年缔结，1979年修正，并于1984年和2001年修订。
PCT对《保护工业产权巴黎公约》（1883年）的缔约国开放，缔约国或申请加入方必须要向WIPO总干事交存批准书或加入书。
根据PCT的规定，专利申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请，即申请人只要向特定的PCT受理局提交一件PCT国际专利申请，即可在为数众多的PCT成员国的每一个国家同时要求对发明创造进行专利保护。
专利非诉讼法律服务
一、指导客户制定专利战略
（一）专利战略综述
专利战略是企业综合利用技术创新、合理技术垄断与法律保护等多项手段以促进企业良性发展。
专利战略需要企业将与专利相联系的法律、科技、经济原则的结合，用于指导企业的研发方向，市场目标以谋求最大的利益。
（二）企业制定专利战略的目的
对于企业而言，尤其是高技术比重附加值或轻资产的TMT行业而言，如要在市场竞争中脱颖而出，就必须主动地利用专利制度提供的法律保护及其种种方便条件有效地保护自己，并充分利用专利情报信息，研究分析竞争对手状况，推进专利技术开发、控制独占市场。
因此，专利战略是制定者为了自身的长远利益和发展，运用专利制度提供的法律保护，在技术竞争和市场竞争中谋取最大经济利益、并保持自己技术优势的整体性战略观念与谋略战术的集成总和体。
也可以说，专利战略的根本作用及其存在依据在于，它以技术的产权激励为基础，有效地将技术创新的产权激励、市场激励、政府激励与企业激励四种主要激励源组织集成为一体，形成动态立体的兼顾进攻与防御双重功能的管理模式。
（三）专利战略分类及实施
企业专利战略按照技术一般可分为：
专利申请战略、专利防御战略、专利技术实施战略。
1、专利申请战略
一般而言，专利的申请战略，主要由四个问题组成：
（1）是否所有的发明创造都要申请专利？
（2）何时申请专利？
（3）在哪些国家地区申请专利？
（4）申请什么样的专利？
（1）针对第一个问题：
是否所有的发明创造或技术革新都要申请专利或者能够申请专利，尤其值得TMT行业的企业重视。
如前所述，TMT行业既包括科技含量较高的电子通讯企业、电脑设备提供商等，同时包括以满足消费者沟通分享需求的服务类应用产品企业。
前者生产出有形的产品，而后者主要是以软件、网页或界面的形式呈现于消费者面前。
电子通讯企业的产品及其数据传输协议、通讯方法、外观结构等均可以申请专利。
但是服务类应用产品是否能申请专利则首先需要判断其是否属于专利法保护的客体范围，即适格的技术方案。
这在专利代理中是非常复杂的问题。
如前所述，专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体。
根据《审查指南》中对是否属于技术方案的判断的说明“发明的目的是解决技术问题,使用了遵循自然规律的技术手段，获得了符合自然规律的技术效果”。
在判断了是否属于技术方案以后，还需要进一步判断是否属于智力活动规则和方法。
《审查指南》中智力活动规则和方法定义如下：
“智力活动规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法”。
在服务类应用产品满足了是一种技术方案且不属于智力活动规则和方法才能进行专利申请。
TMT行业所提供服务类应用产品必然与计算机或电子设备关联，即属于所谓的涉及计算机程序的技术方案，按《审查指南》，TMT企业在决定是否对此类技术方案申请专利时，必须首先作如下判断：
1）如果一项技术方案仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序，或者游戏的规则和方法，则该技术方案属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。
2）如果一项技术方案除其主题名称之外，其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者程序本身，或者游戏的规则和方法，则该技术方案实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。
必须注意，此处所说的计算机程序本身是指为了能够得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。
计算机程序本身包括源程序和目标程序。
计算机程序本身并不包含对计算机硬件的改变，若计算机硬件因上述计算机程序而改变的，则所涉及技术方案一般属于专利保护的范围。
例如，仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品，或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征，例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等，由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，因而不属于专利保护的客体。
但是，如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列。
进一步的判断可以参照下文中专利代理专章中列举的情况。
需注意，如果服务类应用产品不满足专利申请的条件，则一般应该建议企业以商业秘密的形式保护其相应知识产权。
（2）针对第二个问题，何时申请专利，这需要企业在专利战略中设定稳定且能长期有效执行的专利工作制度，即对不同类别技术方案采用不同的专利响应申请机制。
简单而言，对于独创性的基本发明，一般要等其应用研究和周边研究大体成熟后，再提出专利申请；防止其他企业在基本发明的基础上，作继续改进性研究，或抢先申请应用发明专利，而造成对自己基本发明的封锁保护。
但若所处细分行业竞争对手很多，或者市场需求量大，或者是容易被模仿的技术，则应尽快申请专利。
对本企业领先的不易被模仿的技术，则可以在竞争对手快要追上的时候再申请专利，一方面延长了保护期，另一方面也避免了技术过早地公开而给对手可乘之机。
（3）针对第三个问题，在哪些国家地区申请专利。
通常而言是以“市场导向”或“生产导向”。
市场导向是以销售市场作为专利申请的目的国家。
如果发明创造属于高技术范畴，如芯片等，只有极少数企业能够生产这种产品，在这种情况下，“市场导向”申请战略也许并不是最好的。
此时则应考虑“生产导向”申请战略，即在竞争对手从事生产经营的国家申请专利，一旦发生侵权，专利权人可以采取法律手段在原产地扣押侵权产品而不论其将要行销的国家。
对于有高度发达的工业又有广阔市场的国家，可以同时应用这两种战略。
总之，企业应当考虑在有潜在市场或潜在竞争对手的国家申请专利，以保护自己在这些国家的市场利益和竞争优势。
（4）针对最后一个问题，申请什么样的专利。
除了将专利划分为发明专利、实用新型专利、外观设计专利以外。
企业内部还应当对专利本身作出重要性评判，按照其技术领先程度、潜在市场表现，可以将专利划分为：
基础专利（核心专利）、改进专利（外围专利）、防卫专利（潜在专利）。
基础专利针对独创性非常高的（基本或基础）发明，它具有广泛应用的可能性和获取重大经济效益的前景。
对于此类专利，应该高度重视。
改进专利则指在基础专利的基础上再进行技术优化而产生的专利。
防卫专利则指企业暂时不使用但可能具有市场前景的专利。
2、专利防御战略
专利防御战略是指保护企业自身的专利优势不丧失。
专利防御战略具体包括以下几种：
（1） 异议无效战略：
对其他企业申请专利权可以采取经常性的妨碍活动，在专利申请阶段向国家知识产权局提异议，在专利授权以后请求专利复审委员会宣告无效。
（2）外围专利战略：
在竞争对手已经获得授权的基本专利的基础上开发质量更好的改进专利，或者申请大量的外围专利。
（3）绕开权项战略：
绕过对方专利权项，开发不相抵触的技术。
（4）期满使用战略：
有些基本专利无法突破，该基本专利若很快到期，可等到期满后再使用。
3、专利技术实施战略
专利利用战略包括对本企业申请获权专利的利用和对其他企业专利的利用及其他企业利用本企业专利三个方面。
具体战略的选择、运用、组合应科学分析本企业与竞争对手或者合作方的企业规模、企业类型、企业业绩、企业信誉、企业技术实力、企业品牌实力、企业信息能力、企业发展策略等多方面因素，在实践中灵活地选择和实施。
（1）专利独占战略，对任何国家的企业都不授予许可实施权，只追求专利权企业独家利益。
但该企业要能承担开拓市场的风险和具有投资的条件。
（2）许可实施战略，许可其他企业实施本企业专利，收取一定的费用，该战略在本企业无条件实施的情况下采用。
（3）许可使用战略，自身生产能力远远不能满足市场需求的情况下，可许可其他企业使用本企业专利，收取一定使用费用的战略。
（4）专利与产品相结合的战略，持有基本专利的企业，允许其他企业使用自己的专利，但作为交换的条件，把本企业的产品强加给对方以提高自己在市场竞争中的地位。
（5）专利与商标相结合的战略，商品投放市场后，为了更大利益，可以将专利权和相关商标权捆绑在一起出让或者许可。
商标的作用很大，可为了商标在市场上站住脚跟，需要一定的时间和投资。
为了减少商标的广告投资，可以采用强制使用商标作为使用专利权交换条件的战略。
（6）专利投资战略，以专利技术入股，与当地资本联合逐步在各国设立合资公司或合营公司，在该公司利用本企业的专利技术，从而掌握其支配权。
美国的杜邦公司擅长采用此战略。
（7）交叉许可战略，随着技术的复杂化、复合化发展趋势的加强，即使是大企业，也不可能独占技术，于是出现将各自拥有的技术互相靠拢，签订以相互的专利权交叉实施许可合同的战略，从而形成联合技术优势。
另外，在与同行也的其他企业的技术十分接近、甚至权力归属错综复杂的情况下，为了防止混乱，也可采用交叉许可战略。
可以是同类技术交换，也可以是不同的技术相互交换来弥补自身的薄弱环节。
（8）专利协作战略，各企业将相互拥有的专利权拿出来合作，是一种协同合作的战略。
多以生产合作的形式出现，以防止出现专利纠纷。
（9）引进专利战略，本企业自身不搞技术开发，专门引进其他企业优秀专利技术的战略。
（10）专利收买战略，将竞争对手的专利全部买下，从而达到独占市场的战略，与引进专利战略不同，收买专利的目的不限于引进技术，最终是为了独占市场，专利收买战略要适可而止，否则就可能违反“反垄断法”。
（11）专利出售战略，当本企业专利闲置，成为虚价值或者低价值资产存量时，可将专利权当作普通商品出售，达到盘活企业资本的目的。
（12）专利与标准相结合的战略。
二、指导客户进行专利培训
律师应当指导专利管理机构定期安排有关课程对员工进行专利知识培训，培训的内容包括专利相关法律法规，相关案例，最新专利信息等。
培训的具体内容通常包括：
（一）专利相关法律法规的内涵和外延，如何正确理解相关条款；
（二）提供与企业实际专利工作相类似的案例，供企业内部分析和学习；
（三）培育企业内的知识产权保护意识，加大员工对专利工作的认知力度；
（四）组织相关技术部门查找并分析专利信息等。
三、代理专利申请
（一）TMT企业可以申请专利的发明创造
如前所述，由于TMT行业的技术特性，其所涉及的发明创造往往与计算机或电子设备相关联，往往属于所谓的涉及计算机程序的技术方案，试将几种可以申请或不可申请专利的发明创造列举如下：
如果一项技术方案的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含符合要求的技术特征，例如在对一款软件及其装置等限定的内容中既包括软件方法与规则，又包括装置技术特征，则该技术方案就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当仅依据专利法第二十五条排除其为专利权的保护客体，可以申请专利。
例如，仅仅涉及汉字编码方法的一种汉语字根编码方法的技术方案属于专利法规定的智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。
但是，如果把汉字编码方法与该编码方法可使用的特定键盘相结合，构成计算机系统处理汉字的一种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法，使计算机系统能够以汉字信息为指令，运行程序，从而控制或处理外部对象或者内部对象，则这种计算机汉字输入方法或者计算机汉字信息处理方法构成专利法第二条第二款所说的技术方案，不再属于智力活动的规则和方法，而属于专利保护的客体。
如果涉及计算机程序的技术方案执行计算机程序的目的是解决技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该技术方案可以申请专利。
例如，某软件应用企业提供了一种技术方案，其执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制，通过计算机执行一种工业过程控制程序，按照自然规律完成对该工业过程各阶段实施的一系列控制，从而获得符合自然规律的工业过程控制效果，则该技术方案属于专利保护的客体。
如果涉及计算机程序的该技术方案执行计算机程序的目的是为了处理一种外部技术数据，通过计算机执行一种技术数据处理程序，按照自然规律完成对该技术数据实施的一系列技术处理，从而获得符合自然规律的技术数据处理效果，则该技术方案可以申请专利。
例如，一多媒体技术开发公司提供了“一种去除图像噪声的方法”，利用概率统计论中的原理，结合计算机程序处理有效去除图像噪声，且减少因去噪处理产生的图像模糊现象。
该方案利用了遵循自然规律的技术手段获得技术效果，可申请专利保护。
如果涉及计算机程序的技术方案执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能，通过计算机执行一种系统内部性能改进程序，按照自然规律完成对该计算机系统各组成部分实施的一系列设置或调整，从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进效果，则该技术方案可以申请专利。
例如，一TMT企业针对现有移动计算设备由于受到存储容量的限制而不能处理需要大存储容量的多媒体数据，而提出一种利用虚拟设备文件系统来扩充移动计算设备的存储容量的方法，该方案通过执行计算机程序实现对移动计算设备内部运行性能的改进，利用了遵循自然规律的技术手段，该发明技术方案可申请专利。
如果涉及计算机程序的技术方案执行计算机程序的目的不是解决技术问题，或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段，或者获得的不是受自然规律约束的效果，则该技术方案不属于专利保护的客体。
例如，一互联网游戏公司开发一种基于网络的成长类游戏，仅利用计算机执行改变游戏角色状态等方式，使游戏角色和环境在游戏中相应变化。
该方案未给涉及装置的内部性能带来改进，也没有给涉及装置的构成或功能带来任何技术上的改变技术方案，且游戏运行受人为控制并不受自然规律约束，因此不属于专利保护的范围。
（二）中国专利申请
根据专利法规定，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。
因此，具有专利代理资格的律师事务所可以以事务所身份从事专利代理法律服务的；而没有专利代理服务资格，但确有能力从事专利代理法律服务的，可以参照民事诉讼中类似公民代理的方式，从事专利代理工作。
专利代理根据申请专利类型的不同而有所不同。
申请发明专利的，一般包括如下几个阶段：
1、撰写发明申请文件并递交申请：
与客户建立委托关系后，首先与客户进行沟通，进行技术交底；然后对相关技术进行检索，确定相关发明的发明点；正式撰写申请文件，包括权利要求书、说明书等；递交正式申请。
2、专利
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