浅析商标的跨类保护doc.docx

1、浅析商标的跨类保护doc浅析商标的跨类保护 - 商标是不同的商品或者服务相互区别的重要标志之一。正是由于有了商标制度，才有了我们现在所称道的“百年老店”和各种名牌产品。作为一项重要的知识产权法律制度，目前各国都对商标有明确的立法予以保护，我国也不例外。 我国商标法颁布于1982年，之后分别于1993年和2001年做了两次修改。目前我国实行的是2001年商标法。根据商标法第52条的规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”的行为，属于侵犯注册商标专用权，应当承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉等民事责任。当然，侵犯注册商标专用权的行为达到一定的严重程

2、序也可以构成犯罪，受到国家的刑事制裁。 正是因为有了这样的法律规定，我们才不能任意去生产“可口可乐”牌的饮料、“红塔山”牌的香烟以及“贵州茅台”牌的白酒。也正因为受到了如此严格的保护，一些著名品牌的身价也昂贵地让人惊叹。仅据1994年世界十大商标价值排行榜提供的数据，“可口可乐”价值359.5亿元，“万宝路”价值330.45亿元，“雀巢”商标价值115.49亿元，“柯达”价值100.2亿元，”微软”价值98.42亿元，“Budueiser”价值97.24亿元，“凯洛格”价值93.72亿元，“摩托罗拉”价值92.93亿元，“吉列”价值82.18亿元，“Bacardi”商标价值71.63亿元。 这

3、些品牌昂贵的身价背后无疑隐藏着巨大的商业利益。它们往往在各自的商业领域里占据着巨大的商业份额，并引领着那个领域的消费时尚，甚至制定着那个领域的行业标准。有句古话，叫做“树大招风”，在商业领域当然也不例外，假冒名牌商品的非法活动往往屡禁不止。更有一些“聪明”的商家，他们大打擦边球既然在同种或者类似的商品上使用名牌是侵权，那么，我在与他们不同的商品上使用商标，是不是就不侵权了呢？ 于是，我们看到市场上出现了“可口可乐”牌的皮鞋、“长虹”牌的袜子 那么，在不同商品上使用他人的名牌商标，真的不构成侵权吗？ 这里有一个案例：在非酒精饮料领域，天津津美公司生产的“醒目”牌饮料算是非常有名的。2000年10

4、月，当津美公司发现北京定富康光学眼镜有限责任公司在第9类“太阳镜、眼镜片”等商品上申请注册的第1497916号商标“醒目XINGMU”侵犯了自己的商标权利，于是向国家工商总局商标局提出异议申请。国家工商总局商标局以（2002）商标异字第01404号裁定书做出裁定认为：异议人（指天津津美公司笔者注）商标“醒目”已获准注册，核定使用商品为第32类的“无酒精饮料、饮料制剂”。该商标字体独特，属非常规字体，具有较强的独创性，被异议人引证的“文鼎水柱体”与异议人商标字体在表现形式上存在差异，不能因此否定异议人商标的独创性。 1999年12月，异议人使用在“无酒精饮料”商品上的“醒目”商标被天津市工商行政

5、管理局认定为“天津市著名商标”，被异议人也承认异议人商标具有知名度，因此可以认定异议人商标在我国具有较高知名度，且被异议人明知异议人商标“醒目”及其表现形式。被异议商标由汉字“醒目”及其拼音“XINGMU”组成，其中汉字位于该商标的显著位置，起主要识别作用。被异议商标汉字“醒目”的字体与异议人商标“醒目”基本相同，被异议人将该商标申请注册在第9类“太阳镜、眼镜片”等商品上构成对异议人商标的复制，也容易误导社会公众。据此裁定：异议人所提异议理由成立，第1497916号“醒目XINGMU ”商标不予核准注册。 看来，在不同的商品上使用与他人注册商标相同的商标也会造成侵权，这就是商标的“跨类保护”。

6、不过，并不是所有的商标都可以享受到“跨类保护”的优待，换句话说，“跨类保护”是有条件的。下面我们根据享受到“跨类保护”的商标的不同情况，分别进行介绍：驰名商标的跨类保护驰名商标亦称周知商标，即为广大公众所熟知的商标。驰名商标是经过市场检验，具有比其他商标信誉更高、价值更大的商标。例如：可口可乐、海尔、熊猫、海信、TCL 保护工业产权巴黎公约第六条第二款规定：“商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，已经成为有权享有本公约利益的人所有，而另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混乱时，本同盟各国应依职权如本国法律允许或应有关当事人的请求，拒绝

7、或取消该另一商标的注册，并禁止使用。” 由上述条文可知，巴黎公约中并未对驰名商标给予“跨类保护”的优惠，而只是对于“相同或类似的商品上”的注册商标予以禁止。 进入九十年代以来，关税贸易总协定（世界贸易组织的前身）多边贸易谈判制订的与贸易有关的知识产权协议（简称TRIPS）中对驰名商标给予了更大范围的保护。目前，该协定已经成为世界贸易组织的最重要法律文件之一。该协议第十六条第三项规定：“使用商标于与其所注册之商品或服务不类似之商品或服务上，而会引起该等商品或服务与该注册商标所有人间之联想，且该注册商标所有人之利益可因该使用而受到损害，准用巴黎公约第六条对一之规定。”这条规定弥补了巴黎公约的不足，

8、使对驰名商标的保护及于不类似的商品或服务上。 加入WTO以后，我国既是巴黎公约的成员国，又是与贸易有关的知识产权协定的签字国，上述规定当然适用于我国。为此，在新修改的商标法中，我国专门规定了对驰名商标的跨类保护问题。 新商标法第十三条规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。” 由此可见，我国对于驰名商标也采用了跨类保护的原则。如果有人在皮鞋上使用可口可乐

9、商标，肯定会遭到商标局的禁止，甚至要被告到法庭上，落个赔礼道歉、赔偿商标注册人损失的下场。 由于我国对驰名商标采取了超出普通商标的保护水平，所以，国家对于驰名商标的认定也规定了严格的标准。认定驰名商标应当考虑以下因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。 除了规定严格的条件以外，目前世界各国还对驰名商标的认定规定了严格的程序。通常来说，各国规定了主动认定和被动认定两种程序。 “主动认定”是指，各国的商标主管机关依照自己的职权，对申请认定的商标进行审查

10、，将符合条件的商标认定为驰名商标，给予特殊保护。在我国，根据商标法和商标法实施细则的规定，我国的商标局和商标评审委员会均有权认定驰名商标。这种认定方式曾经是我国认定驰名商标的唯一方式。到目前为止，我国经过主动认定的驰名商标共有近三百件，我们所熟知的“同仁堂”、“贵州茅台”、“海尔”、“北极星”、“永久”、“大白兔”、“熊猫”等都名列其中。 “被动认定”是指，在发生商标侵权诉讼的过程中，对于未经主动认定为驰名商标的商标，如果法官认为该商标属于驰名商标，应当给予特殊保护，他有权在判决中直接认定该商标为驰名商标。由于这种认定方式是在侵权行为发生之后，在诉讼裁决中做出的，因此被称为“被动认定”方式。这

11、种认定驰名商标的方式被英美法系国家广泛采用，而我国只是在最近的司法实践中才采取了此种方式。 在很长一段时间里，我国有关方面一直认为，只有“国家工商行政管理局商标局负责驰名商标的认定与管理工作。（除此之外）任何组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。”（见国家工商行政管理局驰名商标认定和管理暂行规定） 2000年6月北京市第二中级人民法院作出一审判决的宜家（IKEA）公司诉“国网”域名侵权案，为我国通过“被动认定”方式认定驰名商标开了先河。 法院认为“宜家（IKEA）”属驰名商标，“国网”将“IKEA”注册为域名易误导他人认为该域名与驰名商标“IKEA”有某种关系，利用了附着于驰名商

12、标的良好商誉提高自己网站的访问率，也使“宜家”在互联网上行使其驰名商标权受到妨碍。 这一判决是首例由人民法院在审判中确认驰名商标的诉讼案，而以前驰名商标均由工商行政部门认定，这次确认的意义在于显示出司法权高于行政权。这也正是我国知识产权制度和国际接轨所必须做到的。 此次判决之后，人民法院又多次通过判决方式认定驰名商标，并给予跨类保护。与宜家公司一样，杜邦公司也因为域名被“国网”抢注，最终由法院认定杜邦为驰名商标。可以预期，随着我国商标法律制度与世界加速接轨，通过司法判决“被动认定”驰名商标的情况将越来越多地出现。 非驰名商标（知名商标）的跨类保护正如我们上面所讲，驰名商标的认定主要是由商标局、

13、商标评审委员会、司法机关依照各自的职权进行认定。未经上述机关的认定，不管商标有多大知名度，都不算是驰名商标。 但这并不是说，非驰名商标就不能够得到“跨类保护”。正如我们开篇讲到的“醒目”商标，它没有经过有关部门的认定，不是驰名商标，但却成功地防止了北京定富康光学眼镜有限责任公司在“太阳镜、眼镜片”等商品上注册“醒目”商标。 这种跨类保护，它的法律根据何在呢？ 我们可以把它称为“非驰名商标的跨类保护”或者“知名商标的跨类保护”。 我国法律中并没有知名商标一词的明确界定，但有相当一部分国家采用这一概念，如日本就有“知名商标”和“驰名商标”的分类，其“知名商标”的声誉和知名度低于“驰名商标”。 中国

14、对知名商标的提法衍生于“知名商品”。在1993年12月1日起施行的中华人民共和国反不正当竞争法第五条第（二）项中规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品属于一种以”不正当手段从事市场交易，损害竞争对手“的不正竞争行为。 在1995年7月6日发布的关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定（中华人民共和国国家工商行政管理局令第33号）第四条对“知名商品 ”的认定作了如下规定：“商品名称、包装、装潢被他人作相同或者近似的使用，足以造成购买者误认的，该商品即可认定为知名商

15、品。”同时还规定，“特有的商品名称、包装、装潢，应当依照使用在先的原则予以认定。” 由此，可以推断，知名商品的商标就是“知名商标”，或者说“知名商标”就是指知名商品所使用的商标。 2002年修改前的中华人民共和国商标法实施细则第二十五条第2项中将“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册”列为“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为”之一，可以依据商标法第二十七条第一款，由商标局撤销该注册商标，或者请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。在国家工商行政管理局后来下发的文件中，基本沿袭了这一提法。 我们前面提到的“醒目”商标之所以得到跨类保护，其法律根据也正

16、在于此。 在商标法及其实施细则修改之后，有关当事人仍然可以援引新商标法第九条的规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”。 如果经过长期的经营和宣传，某企业的品牌虽未达到驰名商标的程度，但已经具备了相当的知名度，便可以主张自己的“知名商品或者服务名称权”，以保护自己的商标被他人注册为不同类别的商品或服务的商标。 值得注意的是，由于非驰名商标的跨类保护主要源于其知名度和显著性，而不同的执法人员对上述指标的理解并不一致，同一个非驰名商标可能会在一个案子中被“跨类保护”而在另一个案子中却无法得到此种保护。例如，同样是“醒目”商标，却在另一起商标争议中未

17、能得到跨类保护：广东南海市梦美思化妆品有限公司于1999年在商标国际分类第3类化妆品、洗涤用品上申请注册了“醒目”等商标。2000年，梦美思公司注册的这些商标进入初审公告程序。天津津美饮料公司立即向国家工商总局商标局提出了商标的异议申请。 针对此商标异议申请，国家工商总局商标局在（2001）商标异字第1165号裁定书中认为：“醒目”为常用文词组，并非异议人独创，异议人主张被异议人申请注册被异议商标构成抄袭缺乏证据。异议人注册在先的第1065125号商标为“醒目”，核定使用商品为第32类的无酒精饮料，异议人无权排斥他人在非类似商品上将“醒目”作为商标注册使用。被异议商标“醒目”在第3类的香皂、化

18、妆品等商品上申请在先，依法应当获得初步审定。异议人商标虽然具有一定的知名度，但双方商标使用商品在功能、用途、生产工艺和销售渠道等方面存在明显差异，被异议商标的注册和使用，不会导致消费者发生商品来源误认。裁定异议人所提异议理由不成立，第1352670号“醒目”商标予以核准注册。 综上所述，驰名商标可以得到包括“跨类保护”在内的特殊保护，而非驰名商标在达到一定的知名度后，也可以得到相应的保护。不过，由于不同的执法人员对相关商标的影响度、知名度的理解并不一致，非驰名商标的跨类保护存在很大的偶然性。因此，笔者在这里提醒大家，在商标培育到一定阶段之后，尽快主动申请驰名商标认定。如果侵权行为已经发生，也可以在诉讼过程中请求人民法院依法判决认定。只有在被认定为驰名商标之后，相关商标才可以得到稳定的特殊保护。 作者声明：作者为北京市一格律师事务所首席律师。此文为个人观点，仅用于学术探讨，并不代表本人律师事务所及相关客户的观点，亦不应被作为法律依据。如有任何意见或者建议，请与作者联系，作者信箱：yuguofu .