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1、IPO案例学习笔记专利问题IPO案例学习笔记：专利问题2016-09-02拟IPO企业如何走出专利迷雾越来越多的企业因为专利问题或者止步 IPO，错失融资机会，或者因冒充专利受到行政处罚，承担民事责任甚至刑事责任。因此上市公司应提高知识产权保护意识，重视专利管理问题。1加强知识产权保护意识，提高企业战略眼光无论是高科技企业还是传统产业领域，企业的核心竞争力都是知识产权。但是如果没有保护知识产权的意识，缺乏知识产权战略眼光，知识产权往往会给企业带来致命打击。如创业板上市公司，有些企业因为要上市，必须符合一些硬性指标，所以在上市前突击申请专利，而不是从企业战略的角度建立知识产权战略意识，结果满盘皆

2、输，终被拒绝在创业板门外。2提高创新能力的同时，提高专利管理能力2008年 6月 5日国务院印发国家知识产权战略纲要指出，我国知识产权战略目标首要任务是：到 2020年，把我国建设成为知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家，特别将知识产权创造与运用作为战略重点。尤其是在创业板上市或想上市的中小企业，应切实注重加强专利管理。专利管理一般应注意以下几方面的工作：第一，专利申请决策。是否提出专利申请、何时提出专利申请、提出何种专利申请、哪些技术方案或产品方案提出专利申请，向哪个国家提出专利申请，这些都需要从企业发展的战略高度考虑。第二，专利申请管理。申请不等于授权。提出专利申请后，应该有人跟踪

3、积极与专利管理部门沟通，避免被动“视为撤回申请”情况发生。第三，专利权维护管理。专利获得授权后，每年要按时缴纳年费，避免因没有按时缴纳年费而导致专利效力终止。专利权是有时间性的，还要注意专利权是否期限届满。第四，专利权属管理。专利权是否因出资、转让等行为发生转移，是否涉嫌有侵权诉讼等等3培养专职知识产权人才创业板上市的中小企业，一般没有专职知识产权人才。联想、 TCL、海信等大公司都设立了专门的知识产权部门，世界 500强的企业更是重视知识产权工作。4诚实信息披露创业板上市公司的信息披露，不仅应在财务数据上保持真实性、有效性、完整性、及时性，而且也应在知识产权上保持真实、完整、准确。一、西点药

4、业IPO未获通过上市之路：成也专利 败也专利“科技人员紧张地检索，一行是明天的希望，十行是品种类雷同的迷茫，百行是深深的、宽宽的专利沟壑”这首名为跋涉的短诗是由吉林省西点药业科技发展股份有限公司（下称西点药业）董事长张俊在公司拟上市之前所作。尽管西点药业很清楚地看到了专利“沟壑”，却最终没能在上市过程中成功跨越过去。近日，从2016年第77次中国证券监督管理委员会发审委（下称发审委）会议上传出消息，西点药业首次募集资金（IPO）未获通过，主要问题之一是该公司核心产品的专利权权属不明。对此，专家建议，科技型企业在上市过程中，不仅要努力提升自身的创新能力，还应尽早明晰核心专利的权属关系，以免在上市

5、过程中因专利权权属不明影响上市进程。权属不明 IPO受阻西点药业是一家专注于化学药品原料及制剂研发、生产和销售的科技型医药企业，是吉林省2008年首批通过高新技术企业认证的医药企业之一。经过10余年发展，该公司目前已形成以抗贫血用药和治疗精神障碍用药为主、以抗肿瘤治疗辅助用药和心脑血管疾病治疗药物为辅的产品体系。据了解，西点药业从2012年起就着手为上市铺路。该公司招股说明书显示，其欲通过A股在上海证券交易所挂牌上市，拟发行不超过1805万股，发行后的总股本为7218.3万股。“若IPO申请顺利，根据西点药业招股说明书记载，其可将募集资金用于2个项目，一是固体制剂车间产能扩建项目，二是公司研发

6、中心建设项目。”北京集慧智佳知识产权咨询管理股份有限公司产业研究中心高级咨询师李可表示。西点药业同时还承诺，若此次发行募集资金不足，其将通过自有资金结合银行借款的方式自行解决，以确保项目的顺利实施。据了解，西点药业的核心技术产品为“益源生”和“可同”。“益源生”属于抗贫血用药，拥有中国发明专利；“可同”属于治疗精神障碍用药，是国内第一个取得同种类药品注册批件并上市销售的利培酮口腔崩解片药物。西点药业在招股说明书中强调，上述两大产品奠定了公司的业绩基础：2012年至2014年，该公司分别实现营业收入1.51亿元、1.93亿元和2.04亿元，净利润分别为3724.5万元、4031.8万元和5091

7、.7万元，其中“益源生”和“可同”在公司销售合计收入占比中分别为68%、74%和92%。业内人士表示，2015年全年发审委共审核企业272家，通过251家，过会率约为92.28%；2016年前5个月，发审会共审核97家企业的IPO申请，其中获得通过的企业达90家，过会率为95%。如此看来，西点药业凭借在市场上的良好表现，IPO申请获得通过应是十拿九稳。然而，就在业内看好其发展前景时，从发审委传出消息：西点药业IPO被否。针对西点药业的IPO申请，发审委提出了4点质疑，其中之一就是该公司的主要产品“可同”的专利使用事宜存在诸多不明之处。助力不成 反拖后腿据了解，西点药业自2001年开始从事医药生

8、产业务，在发展初期因缺乏资金、技术和人才储备，主要通过引进的方式获得药品的相关技术，如该公司产品外包装的“万全”商标以及“一种利培酮的口腔崩解片及其制备方法”专利均采用他方许可方式获得。那么，西点药业的研发实力究竟如何？“可同”的专利权是否为其所有？中粮营养健康研究院知识产权法务经理朱镜羲通过专利检索后发现，截至2016年6月3日，西点药业提交的中国专利申请已公开的有8件，其中5件专利申请已获得授权。就该公司提交的8件专利申请所涉及的领域来看，有4件涉及杂环化合物，3件涉及含有机有效成分的医药配制品，1件涉及以特殊物理形状为特征的医药配制品。西点药业的专利申请主要涉及医药制品，且这些专利申请均

9、为发明专利申请。“由此可见，西点药业在相关领域具有一定的创新实力。”朱镜羲介绍，但是她并未检索到西点药业提交关于“利培酮口腔崩解片”的专利申请文件。西点药业招股书披露，报告期内，“可同”产品存在使用他人资产情况，主要涉及产品的商品名、商标以及专利，上述许可使用资产均为自然人郭夏控制公司所有。据了解，2004年5月，西点药业与北京德众万全药物技术开发有限公司签订合作协议，有权从后者手中无偿、独家使用其利培酮口腔崩解片制造技术。随后，江苏万特制药有限公司从北京德众万全药物技术开发有限公司手中受让该专利申请权，并于2012年8月获得专利授权。2012年11月，江苏万特制药有限公司出具确认函，表示西点

10、药业在相关专利有效期内可以继续无偿使用该专利。据了解，北京德众万全药物技术开发有限公司与江苏万特制药有限公司均由自然人郭夏控制。在北京大成律师事务所高级合伙人申林平看来，西点药业与江苏万特制药有限公司等企业之间复杂的专利许可关系，对西点药业的上市进程产生一定影响。“核心产品的专利权竟然属于他人。若西点药业不再具有该专利使用权，则可能为公司的生产经营带来很大风险。”申林平表示。权属明晰 避免风险“就医药企业IPO的法律问题而言，拟上市企业应主动明晰相关专利权权属，避免产生争议或存在潜在纠纷。”申林平说，要想成功上市，相关企业不仅应高度重视自身的知识产权管理，还应规范与关联方的知识产权关系，必要时

11、可提前受让他人的专利权。李可建议，拟上市公司要做的第一件事情就是应对主板的目标和宗旨、市场制度、监管体系和交易特征等提前进行了解。“此番西点药业事件显示出发审委对科技型企业知识产权方面的尽职调查越来越严格、深入和专业。具体到科技型企业来说，在上市之前应对其知识产权等无形资产进行评估，并理清核心专利的权属关系。”李可表示，唯有跨过企业上市之路的专利“沟壑”，才能进入资本市场，以寻求更好的发展机遇。二、涉嫌专利侵权6月1日，曾经折戟IPO的广州通宇通讯股份有限公司，披露了新的招股说明书（预披露）。在新文件中，公司虽然修补了先前的问题（实控人占用资金），但又暴露了新的瑕疵：竞争对手状告公司涉嫌专利侵

12、权京信通信系统（中国）有限公司及京信通信技术（广州）有限公司起诉通宇通讯侵犯其三项专利。广州通宇通讯股份有限公司的上市进程受到影响。因专利问题造成的IPO进程受阻的事例还有很多，首次公开发行股票并上市管理办法在“主体资格”、“独立性”、“规范运行”、“财务与会计”及“信息披露”等方面都对企业的专利资产有严格要求，其中几个典型且明确的要求有：1、财务与会计发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。对于已产生的专利诉讼，可采取通过协商或者借助第三方与起诉者或者投诉者达成和解的办法解决。如果不能达成和解，则需论证该纠纷是否会对公司造成重大不利影响。可以通过第三方

13、机构论证不构成侵权，或者论证纠纷仅涉及公司部分不重要产品，对公司无实质不利影响。发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险。此问题主要表现在专利的有效性存在瑕疵：发行人尚未取得相关专利权，表现在未取得有效的权属证书。拟上市企业应将需要注册的发明创造尽早申请专利，并及时申请进行实质性审查(如需)。发行人的专利已经过期或者失效，这需要做好事先的预防，事后的补救可能性很小。2、独立性发行人的资产完整。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权

14、或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。举例来讲，某企业核心技术由关联方许可使用，且存在商业附加条件（即满足某条件时方能使用，否则关联方有收回权利）。此种情况就表现出对核心技术缺乏控制权，独立性不足。独立性不足还主要表现在专利的权属不清晰：专利权尚未完成过户。常见情况是公司的股东或者发起人以专利出资，或者公司从股东或者第三方购买/受让相关专利，但尚未完成专利或者商标的过户手续，此种情况应尽快办理过户手续，公司取得相关的权属证书。对专利的归属存在争议或者潜在纠纷。典型的情况是实际控制人或控股股东用作出资或者转让给公司的专利有可能属于职务发

15、明创造或者职务作品。由此可能产生权属纠纷，这就要求出资者与原单位就专利权的归属签署明确的协议或者确认函，并由出资者作出相关书面承诺。3、信息披露2010年，星网锐捷在IPO进程中自查发现，因相关工作人员的疏忽而未能及时向公司证券事务部告知公司专利法律状态的变更情况，由此导致招股意向书公告的部分实用新型专利和外观专利，因公司未续缴年费等原因而被终止的情况。由此，公司IPO被暂缓。2010年，苏州恒久招股说明书披露其共计拥有5 项专利，并列明了这5 项已授权专利的信息。但事实上，这5 项专利均因未缴年费而被终止失效。苏州恒久因此被证监会要求核查相关问题，以致未能如期上市。企业IPO知识产权信息披露

16、主要包括：知识产权使用以及权属情况，知识产权许可，知识产权纠纷，知识产权关联交易，知识产权数量、账面价值等财务信息（创业板适用），知识产权变化情况以及主要影响因素（创业板适用）知识产权变化时的应对措施（创业板适用）等。由于相关制度缺乏系统规范、尽职调查不当或者企业主观上不愿公开等原因，往往出现：专利信息披露不真实、信息披露不准确、信息披露不完整、信息披露不及时、信息披露不规范。这都是企业需严格把控谨慎对待的问题。打虎要平时练就硬功夫，厮杀前配备好各种装备。IPO中的专利问题，总的来说，需要企业做好日常专利培育资产积累工作、风险管控及应急体系、上市前期尽职调查到位。从意识上不轻视，行动上有战略，

17、才能防住IPO过程中的专利问题这条拦路虎。三、2010年6月：松德包装因专利侵权影响IPO1、案例基本情况原定于2010年6月10日下午开展的中山市松德包装机械股份有限公司的IPO计划审核被叫停。松德包装主要从事凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售，是一家在国内处于领先地位的凹版印刷机及其成套设备供应商。据悉，松德包装IPO上会被取消或与其同行公司的专利纠纷有关，松德方面涉嫌故意隐瞒重大潜在诉讼信息，其中主要涉及4项重要专利或无效。2、诉讼与仲裁情况2010年6月8日，广东仕诚塑料机械有限公司（简称“仕诚公司”）法定代表人张春华向国家知识产权局专利复审委员会（简称“专利复审委员会”）提交申

18、请，认为公司拥有的“流延膜机的主冷辊”、“流延膜机收卷机构的浮动辊装置”、“一种流延膜机组清理胶辊装置”、“一种流延膜机的次冷辊组件”四项实用新型专利抄袭了拥有的“流延辊的改良结构”、“一种超宽、高速、高精度流延膜机收卷装置”、“流延膜机的新型流延装置”三项实用新型专利，要求国家知识产权局专利复审委员会宣告公司上述四项专利无效。同日，仕诚公司委托广东龙浩律师事务所向公司发出关于敦促立即停止侵犯商业秘密、不正当竞争和专利侵权行为律师函，认为公司“以不正常高薪聘用仕诚公司多名高级技术人员，并对其知悉的仕诚公司技术秘密进行使用，从而生产、制造出与仕诚公司拥有的商业秘密、知识产权相同或类似的产品并大规

19、模的销售，从而给仕诚公司造成了巨大的经济损失”，要求公司“停止相关侵权行为、向仕诚公司赔礼道歉并赔偿经济损失”。2010年7月2日及7月5日，专利复审委员会出具无效宣告请求不予受理通知书，认为“无效宣告请求人未具体说明无效宣告理由、或者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由，或者未指明每项理由所依据的证据”，对张春华的申请作出了不予受理的决定。2010年7月21日，自然人徐震向专利复审委员会提交申请，认为公司拥有的上述四项专利与张春华拥有的上述三项专利相比，创造性和新颖性不足，请求专利复审委员会宣告公司上述四项专利权无效，专利复审委员会经形式审查后，分别于2010年8月10日和8

20、月16日发出四份无效宣告请求受理通知书，对徐震的无效申请进行受理；2010年9月2日，自然人张春华再次向专利复审委员会提交申请，请求专利复审委员会宣告公司上述四项专利权中的“流延膜机的主冷辊”、“一种流延膜机组清理胶辊装置”、“一种流延膜机的次冷辊组件”三项专利权无效，专利复审委员会经形式审查后，于2010年9月21日发出三份无效宣告请求受理通知书，对张春华的无效申请进行了受理。针对徐震和张春华提出的专利无效宣告请求，公司正在积极进行应诉和答辩准备，并分别于2010年9月25日和2010年11月5日将书面陈述材料提交至专利复审委员会。专利复审委员会尚未对该无效宣告请求进行开庭审理。虽然公司认为

21、上述四项实用新型专利与张春华所拥有的三项专利存在明显差异，但由于相关专利已进入无效宣告请求审查程序，公司存在专利被宣告无效及引致相关法律诉讼的风险。四、2011年11月：合纵科技（300477）受专利侵权纠纷影响二次方过会1、案例基本情况2011年11月25日证监会发布发审委2011年第74次会议审核结果公告，北京合纵科技股份有限公司(首发)未通过。公告虽并未披露合纵科技此次IPO被否原因，但据网媒关于合纵科技IPO过会问题分析的报道，其“故障指示器”产品涉及“短路故障指示器”就牵涉两起相隔十余年的专利诉讼案。鉴于专利权问题一直是IPO审核的重点，而合纵科技未在招股书中对专利侵权问题上给出明确

22、承诺和风险提示，这将成为其过会首要障碍；且涉案产品停产短期内拖累公司营收，也成为判断其是否具备持续经营能力的障碍之一。2、诉讼与仲裁情况公司与北京科锐之间因短路故障指示器发生了三次诉讼、一次专利无效宣告争议。具体情况如下：（一）1999年发行人与北京科锐之间发生的侵犯实用新型专利权纠纷1999年6月2日，北京科锐向北京市第一中级人民法院提起诉讼，诉原有限公司未经其许可制造销售原告已获得实用新型专利的产品（实用新型名称为电力线路短路故障寻址装置，专利号为ZL95220160.7），之后经双方协商达成和解，1999年8月26日，北京科锐向法院提出撤诉申请，经北京市第一中级人民法院（1999）一中知

23、初字第83号民事裁定书裁定准许。经查询国家知识产权局网站，北京科锐前述专利号为ZL95220160.7的实用新型专利电力线路短路故障寻址装置已经于2005年12月21日因有效期届满终止。（二）2010年北京科锐诉合纵科技专利侵权纠纷2010年10月19日，发行人收到北京市第一中级人民法院送达的北京科锐（原告）诉合纵科技（被告）的民事起诉状等诉讼材料。北京科锐认为，合纵科技生产的“FDS系列故障指示器”中型号为FDS-1A、FDS-2A、FDS-1T等产品的制造方法与其2000年5月18日被授予的“短路故障电流通路的检测方法及指示器”的发明专利（专利号为ZL95108848.3）的技术特征基本相

24、同，侵犯了原告的合法权益，诉请人民法院判令被告停止侵权、在指定媒体致歉、赔偿经济损失人民币1000万元、赔偿原告为诉讼支出的合理费用（律师费和公证费19.2万元）、承担本案诉讼费、保全费等。合纵科技认为其生产的“FDS系列故障指示器”中型号为FDS-1A、FDS-2A、FDS-1T等产品（以下简称涉案产品）的所用技术来源于已失效的“输配电网短路故障指示器”的专利（专利号为：ZL94246360.9），相关技术已成为公知共用技术。合纵科技未侵犯北京科锐的专利权，恳请人民法院驳回原告诉讼请求。2011年3月7日，合纵科技收到北京市第一中级人民法院的民事判决书，法院经审理认为，涉案产品所用技术落入原

25、告“短路故障电流通路的检测方法及指示器”发明专利（专利号为ZL95108848.3）的保护范围，构成专利侵权。据此，法院作出一审判决如下：自判决生效之日起，被告立即停止侵犯原告95108848.3号“短路故障电流通路的检测方法及指示器”发明专利权的行为；自判决生效之日起十日内，被告赔偿原告经济损失人民币37.2万元；驳回原告的其他诉讼请求。同时，本案案件受理费8.2952万元由原告和被告各承担4.1476万元并于判决生效之日起七日内交纳。合纵科技、北京科锐分别提出上诉合纵科技不服一审判决，于2011年3月15日向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销原判。2011年3月，北京科锐也提起上诉，请求

26、撤销一审判决第二项、第三项，请求法院支持其一审诉讼请求，即判令合纵科技赔偿其经济损失人民币1,000万元；由合纵科技承担本案全部诉讼费用。2011年6月15日，北京市高级人民法院作出终审判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费82,952元，由北京科锐负担41,476元（已交纳），由合纵科技负担41,476元（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费由北京科锐负担79,196元（已交纳），由合纵科技负担6,880元（已交纳）。（三）2011年北京科锐诉合纵科技专利侵权纠纷2011年12月，合纵科技收到西安市中级人民法院送达的北京科锐（原告）诉合纵科技（第一被告）和瑞科思创（第二被告）

27、的民事起诉状等诉讼材料。北京科锐认为，瑞科思创生产的“FSY系列故障指示器”中型号为FSY-1R的产品使用的检测方法和北京科锐拥有的发明专利（专利权编号：ZL95108848.3）的技术特征基本相同，侵犯了原告的合法权益。北京科锐提出的诉讼请求如下：（1）请求法院依法判令瑞科思创停止侵权产品的制造、销售；（2）请求法院依法判令合纵科技赔偿北京科锐经济损失600万元，瑞科思创赔偿北京科锐经济损失200万元；（3）请求法院依法判令二被告赔偿北京科锐为诉讼支出的合理费用（律师费、公证费）共计282,000元；（4）本案诉讼费等由二被告承担。2012年1月11日（原定开庭前一日），原告北京科锐向西安市

28、中级人民法院提出撤诉申请，法院裁定准许其撤诉。（四）合纵科技申请宣告北京科锐相关专利无效2011年12月19日，发行人针对2010年与北京科锐专利侵权案中涉案的北京科锐发明专利“短路故障电流通路的检测方法及指示器”（专利号为ZL95108848.3）向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。2012年6月25日，国家知识产权局专利复审委员会在对无效宣告请求和双方陈述进行审查的基础上，出具了第18883号无效宣告请求审查决定：“宣告专利ZL95108848.3号发明的权利要求1-2无效，在权利要求3-10的基础上继续维持该专利有效；当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，

29、自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。”2012年9月28日，北京科锐因宣告专利权无效行政纠纷将国家知识产权局专利复审委员会诉至北京市第一中级人民法院，诉求：撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第18883号无效宣告请求审查决定。2012年10月20日，北京市第一中级人民法院向发行人发出（2012）一中行初字第3589号第三人参加诉讼通知书，告知发行人有权作为第三人参加诉讼。发行人已向北京市第一中级人民法院提交了意见陈述书，并于2012年11月23日参加了庭审。2013年4月2日，北京市第一中级人民法院发出（

30、2012）一中知行初字第3589号行政判决书：维持国家知识产权局专利复审委员会于2012年6月25日作出的第18883号无效宣告请求审查决定。根据无效宣告请求审查决定，专利复审委员会认定北京科锐所有的ZL95108848.3号发明专利的独立权利要求1和要求2是无效的，而2010年北京科锐诉合纵科技专利侵权案件一审和二审法院认定合纵科技存在侵权行为的依据是合纵科技被控侵权产品工作过程使用的方法落入了北京科锐专利独立权利要求1的保护范围。综上，发行人认为，公司已停产短路故障指示器，且停产该产品对公司不构成重大影响；上述专利复审委员会无效宣告请求审查决定已最终生效，北京科锐ZL95108848.3号

31、发明专利的独立权利要求1和要求2已被认定无效，原则上判断公司原有“FDS系列故障指示器”中FDS-1A、FDS-2A、FDS-1T等产品生产销售构成侵权行为的依据已不存在。截至招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、除合纵实科外其他控股子公司、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼、仲裁事项。3、对发行人上市影响（一）合纵科技已根据二审判决赔偿北京科锐经济损失37.2万元、承担一审案件受理费4.1476万元；二审案件受理费0.688万元已在上诉时缴纳。以上经济赔偿及相关费用对发行人的财务状况和持续经营能力影响较小。发行人控股股东刘泽刚和第二大股东韦强已于2

32、010年11月4日出具承诺，若根据法院判决或和解协议，发行人需向北京科锐赔偿损失并承担相关费用的，全部经济损失由刘泽刚、韦强共同承担。刘泽刚、韦强已履行承诺，支付给合纵科技42.0356万元。合纵科技停产短路故障指示器的影响为将诉讼对公司经营的影响降到最低，虽然只有三个型号短路故障指示器涉案，但从生产的经济性考虑，发行人已从2011年3月8日起停产包括涉案产品在内的全部短路故障指示器。停产短路故障指示器的具体影响如下：对公司核心技术和竞争力的影响：短路故障指示器是市场上的成熟产品，厂家众多，可以在市场上按照市场价格进行采购，满足公司的产品配套需求，因此，公司停产短路故障指示器，不会对公司的核心技术及竞争力产生影响。对财务状况的影响：A)外销业务的影响停产全部短路故障指示器产品对公司影响不大。B）配套自用的影响公司内部配套使用的短路故障指示器成本占主营业务成本比例较低，公司停产该产品后，外购渠道畅通，停产全部短路故障指示器产品对公司经营状况和盈利能力影响不大。C)对公司非经常性损益的影响2010-2011年，因自产的短路故