专利代理实务备考整理版.docx

1、专利代理实务备考整理版 专利代理实务备考整理版 预祝专利同仁能过专代考试，为中国由专利申请大国变为真正意义上的专利质量强国而努力。请看连续 6 年考题及实务考试形式。年份 主题 题眼（技术特征） 考察形式 答题2006年衣架挂钩 “突起物宽度大于衣架本体宽度” 答复审查意见、撰写独权中增加技术特征2007年包装体 撕开包装体的带状部件 答复无效、撰写删除独权，从权合并2008年油炸食品、 真空离心 增加技术特征“真空离心” 答复审查意见独权中增加技术特征；分案；单一性论述2009年止鼾枕头 隔板、比较器 答复无效、撰写独权删除，从权合并，并列技术方案删除2010年豆浆机 引流罩，引流孔 撰写找

2、区别技术特征，新颖性，创造性论述2011年瓶盖 阻止尖刺部向下运动的部件 提无效、撰写无效理由；适当概括2012年冷藏桶 上盖、盖体上有窗口、上盖能打开和闭合窗口、可拆卸的冷源给客户意见书（内容大致同答复无效理由）、撰写无效理由是否成立分析；删除独权、合并从权；适当概况、单一性考察不要拘泥于考试的具体形式，融会贯通新颖性、创造性、单一性、优先权、必要技术特征等实务必考点。考试的关键在创造性。在实务中，没有相似，差不多。如果评判创造性你觉得了两个方案差不多，例如10 年考试的搅拌机和豆浆机；钓鱼钩与起重机挂钩，玩具飞机和飞机，那么创造性答复肯定会出问题，那么发明将不复存在，因为所有的发明都可以在

3、现有技术中找到相似的。创造性判断时，一定是技术特征相同，作用相同，技术领域相同（实用新型/发明）或相近（发明），只有当满足上述相同时，本领域技术人员才会容易的将技术特征与现有技术结合去解决技术问题，否则不能得出保护的技术方案。考试时，特别应具有时间敏感性，时间决定了对比文件是现有技术还是抵触申请，优先权是否成立，这些均影响着新创的论述。特别是优先权，要求优先权的，一定是将权利要求逐个和优先权文件说明书内容相比。优先权有部分优先权。无论是撰写、答复、无效过程中，均需要保证权利要求中的技术术语与原始公开的技术术语相同（撰写概况例外），特别是答复，否则存在修改超范围而导致倒扣分（倒扣分比少些技术特征

4、更多）。在实务中存在倒扣分的情况： 写的权利要求无新颖性，创造性；修改超范围；分案错误等严重错误。 答复审查意见通知书中权利要求书允许修改方式： 对权利要求书进行修改时，必须遵守专利法第三十三条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围这一基本原则外，还应当符合权利要求书撰写的各项要求，同时，不得增加新的权利要求。如果原申请文件中包括了很多其他的可以保护的技术方案，为了维护代理人的最大利益，应该进行分案申请。 独立权利要求的修改在一件专利申请的权利要求书中，独立权利要求所限定客体的保护范围是最宽的。独立权利要求的撰写与修改对于维护委托人的利益具有至关重要的意义。对独立权利要求进行修改时，

5、应当注意：修改后的独立权利要求所请求保护的技术方案应当具备专利法第二十二条第二款和第三款所规定的新颖性和创造性；修改后的独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，清楚并简要的表述请求保护的范围；在保证修改后的独立权利要求具备新颖性和创造性的同时，应当避免将非必要技术特征写入独立权利要求导致保护范围过窄而损害委托人利益。实务答复审查意见通知书中允许修改的方式如下：1 在独权中增加技术特征，对独权进一步限定，以克服原独权无新颖性、创造性、缺必特、未得到说明书支持等缺陷。只要增加了的技术特征的技术方案未超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。2 变更独权中的技术特征，以克服原独权未得到说明书支

6、持、未清偿限定专利保护范围、无新颖性、无创造性等缺陷。只要变更了的技术特征的技术方案未超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。3 变更独权中的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独权要求类型错误或无新颖性、无创造性等缺陷。只要变更后的独权要求的技术方案未超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。4 删除一项或多项权利要求，以克服并列独权间单一性问题；或两项权利保护范围相同；或其他问题。5 将独权与最接近的现有技术正确划界6 修改从权的引用部分，改正引用关系上的错误7 修改从权的限定部分，清楚限定该从权的保护范围以上修改为允许的修改。考试是常有的修改手段：1 在独权1 中增加一个技术特征2 权

7、利要求合并，将几个从属权利要求中的技术特征增加到合并后新的独立权利要求中，以避免权利要求无新颖性等问题3 权利要求删除4 答复审查意见通知书中，一般质疑新颖性或创造性的，基本上都很难保住答复审查意见通知书时如何添加技术特征当认真分析审查意见通知书后，如果全部的审查意见均成立，面临着所有权利要求被删除，此时应该在说明书中去查看实施例，将未写入权利要求的技术特征加入到独立权利要求中，解决独权因缺乏必要技术特征而带来的无新颖性、缺必特、得不到说明书支持从而导致的从权被删除的命运。增加进独立权利要求的技术特征，可以按照如下思路进行判断：如果有几个实施例，必然存在有的技术方案无新颖性，创造性的问题，但是

8、在每个实施例中，出现不同的技术特征组成的技术方案，每个技术方案可能存在一个技术特征，该技术特征可能是现有技术从未披露的，因此将每个实施例的核心内容写出，列成一个表，然后应特别关注技术特征带来的功能，如果仅仅是技术特征而无技术效果，则多半不是区别技术特征，然后将所有的实施例的核心内容组成的技术方案与对比文件进行比较，确定最终的区别技术特征。没有功能的技术特征，无法与现有的文件进行比较进行创造性的答复。特别应该注意的是，在实施例中出现的优先等语句，这些看起来是从权的技术方案，在答复无效的时候，可能成为挽救整个权利要求书的技术特征。该题的最好实例是 06 年的实务，该实务中在独权中加入实施例二的“所

9、述的突起物的宽度大于衣架本体的宽度”后，整个权利要求就具有了新颖性等08 年的实务，加入“离心过程是在真空中进行的”。答复审查意见通知书时形式错误修改在审查意见中，审查员一般仅指出该权利要求书中存在的明显的实质性缺陷，而将一些形式性缺陷作为考试隐藏的信息进行加分项，写出来即可以加分。例如在 08 年油炸食品评分标准中，已经指出权利要求中“例如马铃薯薄片”“特别是油炸马铃薯薄片”此类的语句的存在将导致权利要求保护的范围不清楚，因此在答复的时候，应该将这些情况进行删除，以避免其存在导致权利要求保护的范围不清楚。下列是审查指南写的容易引起保护范围不清楚的常见词语，审查指南中明确给出了导致权利要求不清

10、楚的情况： 权利要求的类型不清楚 权利要求的主题名称应该清楚的表明权利要求是产品权利要求还是方法权利要求，不允许采用模糊不清的主题名称，例如“一种.技术”，或者在一项权利要求中既包括产品又包括方法，例如“一种.的产品及其制造方法”。 权利要求的保护范围不清楚 权利要求中不得含有含义不确定的用语。如“厚、薄、强、弱、高温、高压、很宽范围”除非这些词在特定技术领域中具有公认的含义，例如“高频放大器”中的“高频”、电学中的“强电”。凡是权利要求中出现“例如、最好是、尤其是、必要时、约、接近、等、或类似物”及有括号，均应该在修改说明中明确的写出删除修改。撰写也应该避免上述问题，上述不清楚将直接导致权利

11、要求被扣分。答复无效宣告与审查意见的答复区别：无效宣告时，专利已经授权，权利已经固定，不允许将任何未授权的特征和技术方案加入到权利要求书中；答复审查意见通知书时，权利要求正在评审中，因此可以将原权利要求进行修改以获得专利权，只要修改后的权利要求不超过原权利要求书的保护范围。 答复无效宣告请求书答复无效宣告请求书的关键在权利要求的合并，合并后的技术方案要得到说明书的支持。答无效宣告请求书：1 先质疑证据，特别是复印件、外文翻译件；如果证据是专利文献，一般不用质疑，直接采用2 可以使用：即使材料真实，该证据对权利要求也无影响。3 无效宣告请求书不是官方的文件，因此存在胡搅蛮缠的情况，因此在以下几种

12、情况下，可以直接不予考虑：1) 证据和理由超过一个月后提交的，不予考虑2) 单一性不是无效的理由，答复时不予考虑3) 不是发明/实用新型保护的客体，该理由也不是无效的理由，答复时不予考虑因为你是专利权人战线的，是要维护专利权人利益的4) 无效理由只是列出了条款，没有具体分析，答复时也不予考虑5) 凡是不是专利法实施细则第 65 条无效理由的，均直接按照不是无效的理由，不予考虑为由答复。答复无效只有三种方式：权利要求的删除、权利要求的合并、并列技术方案的删除答复无效关键在技术方案的合并4 答复无效宣告请求书时，人家质疑什么，答什么，千万不要画蛇添足，站错队修改原则：除了三种修改方式外,不允许再修

13、改权利要求.1 不得改变原权利要求的主题名称2 不得扩大原专利的保护范围3 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围4 不得增加未包含在原权利要求中的技术特征修改方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除1 权利要求的删除，包括独权的删除和从权的删除2 技术方案的合并，指在独权未作修改的情况下，不允许对从权进行合并式修改。合并式修改指两项或两项以上、相互无从属关系、在授权公告文本上从属于同一独立权利要求的权利要求，才可以合并。3 技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上的技术方案中删除一个或以上的技术方案。权利要求中如果存在多个并列的技术方案，可能存在其中的某一个方案二导致整个权利要求不

14、清楚，无新颖性等问题，因此删除其中的一个，克服无效的理由即可。答复无效宣告请求书时，合并式修改应该注意合并后的技术方案能否得到说明书的支持很重要，如果不能得到支持，不能得分，因此应该将合并后的技术方案去说明书中去找支持的实施例。权利要求的合并式修改：只有在下列三种情况下，可以进行权利要求的合并1 答复无效宣告请求书时2 无效宣告请求人证据了新的证据和无效理由3 专利复审委证据了未列出的证据和理由 提无效宣告请求书无效宣告的法条考试法条应用 记不清楚详细的法条内容，可以仅列出法条款即可。例如法 22 条2 款等同于“新颖性规定”有理有节，规范答题，避免胡搅蛮缠常用法条：法 5 条:违法乱纪的法律

15、不授予专利权/新增加遗传资源的规定法 9 条：同样的发明创造只授予一项专利权/先申请制法 20 条：保密审查规定法 22 条2 款：新颖性法 22 条3 款：创造性法 25 条：不授予专利权的主题法 26 条3 款：公开不充分“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”法 26 条4 款：权利要求保护范围不清楚“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”法 33 条：修改不得超范围“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的

16、修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”法 45 条和实施细则第65 条： 无效宣告的法定理由 无效宣告模板：专利复审委员会：无效宣告请求人请求专利权人为，专利号为.，专利名称为.的发明/实用新型全部/部分无效。无效宣告请求人根据专利法第 45 条和专利法实施细则65 条的规定，请求宣告专利全部无效。无效宣告所用的证据如下：证据 1（对比文件1）：证据2（对比文件2）：优先权文件/抵触申请文件基于以上证据，无效宣告理由如下：1 权利要求1 相对与对比文件1 无新颖性。对比文件 1 公开了技术特征1（相当于权1 的特征1）、技术

17、特征2（相当于权1 的特征2），由此可见，对比文件1 已经公开了权1 的技术方案。两者技术领域相同，效果相同，因此权1 不具有新颖性。对比文件 1 公开了技术特征XX（相当于权Y 的X特征），因此权Y 不具有新颖性。因此权利要求 1 和权Y 不具有新颖性，不符合专利法22 条2 款的规定。2 权2 相对于对比文件1 和对比文件2 的结合不具有创造性。对比文件 1 为最接近的现有技术。对比文件 1 公开了技术特征1（相当于权1 的特征1）、技术特征2（相当于权1 的特征2），权1 与对比文件相比，区别技术特征为XXXXXX，基于该区别技术特征，解决的技术问题为XXXXX。对比文件 2 中公开了技

18、术特征XX（相当于权1 中的XXX），解决了XXXXXX 技术问题，由此可见二者的作用相同。两者属于技术特征相同，作用相同,技术领域相同。本领域的技术人员在对比文件2 的启示下，很容易想到将对比文件2 中的技术特征应用到对比文件1 中解决技术问题，获得权1 的技术方案，因此权1 技术方案相对与对比文件1 和2 的结合是显而易见的，不具有创造性，不符合专利法22 条3 款的规定。在权 1 不具有创造性的情况下，从属权利要求2-9 也不具有创造性。3 权3 的保护范围不清楚 看审查指南中明确给出了导致权利要求不清楚的情况： 权利要求的类型不清楚 权利要求的主题名称应该清楚的表明权利要求是产品权利要

19、求还是方法权利要求，不允许采用模糊不清的主题名称，例如“一种.技术”，或者在一项权利要求中既包括产品又包括方法，例如“一种.的产品及其制造方法”。 权利要求的保护范围不清楚 权利要求中不得含有含义不确定的用于。如“厚、薄、强、弱、高温、高压、很宽范围”以下除外：这种用于在特定技术领域中具有公认的含义，例如“高频放大器”中的“高频”、电学中的“强电”。凡事权利要求中出现“例如、最好是，尤其是，必要时，约，接近，等，或类似物”等词句，也最好不要有括号。4 权利要求缺少必要技术特征权利要求 1 想要解决的技术问题是XXXXX，但是根据权利要求1 的技术方案，无法解决该技术问题，因此该权利要求缺少解决

20、问题的必要技术特征，不符合专利法实施细则20 条2 款的规定。只有独权才会缺必要技术特征。5 权利要求得不到说明书支持权 X 概况了较大的保护范围，但是实施例仅公开了.，本领域的技术人员无法推知除实施例外的其他所有方式均能解决技术问题，事实上，其中.就不能解决该问题，因此权X 得不到说明书支持，不符合专利法26 条4 款的规定。综上所述，权 1 无新颖性，权2 无创造性，权3 保护范围不清楚。因此需按全部权利无效。 实务撰写注意事项 考试是对法律基础知识的考察，而非考技术，不要沉迷到技术中 考试的关键在创造性。在实务中，没有相似，差不多。如果评判创造性你觉得了两个方案差不多，例如10 年考试的

21、搅拌机和豆浆机；钓鱼钩与起重机挂钩，玩具飞机和飞机，那么创造性答复肯定会出问题，那么发明将不复存在，因为所有的发明都可以在现有技术中找到相似的。创造性判断时，一定是技术特征相同，作用相同，技术领域相同（实用新型/发明）或相近（发明），只有当满足上述相同时，本领域技术人员才会容易的将技术特征与现有技术结合去解决技术问题，否则不能得出保护的技术方案。独权撰写要求：对独立权利要求进行撰写时，应当注意：独立权利要求所请求保护的技术方案应当具备专利法第二是二条第二款和第三款所规定的新颖性和创造性；独立权利要求应当记载解决技术问题的必要技术特征，清楚并简要的表述请求保护的范围；独立权利要求具备新颖性和创造

22、性的同时，应当避免将非必要技术特征写入独立权利要求导致保护范围过窄而损害委托人利益。撰写独权独立权利要求的技术方案一般位于现有技术所面临的技术问题后面，即该发明所要解决的技术问题之后，使用了什么样的技术手段来解决现有技术的技术问题。考试时，应先读技术问题，在看技术效果，在问题和效果间的即为技术方案，基本的独权就得出了，然后使用缺失技术特征的方法，直到刚好解决技术问题的技术特征为止。多写非必要技术特征会导致扣分，但是写的独权没新颖性，创造性，不仅没分，还会扣倒分。 在权利要求的确定区别技术特征时，可以按照如下思路进行判断：如果有几个实施例，可能在每个实施例中，出现不同的技术特征组成的技术方案，因

23、此将每个实施例的核心内容写出，列成一个表，应特别关注技术特征后的功能，如果仅仅是技术特征而无技术效果，则多半不是区别技术特征，然后将所有的实施例的核心内容组成的技术方案与对比文件进行比较，确定最终的区别技术特征。区别技术特征一定是具有技术效果（好的技术效果）的，才能与现有技术进行比较，进行创造性的比较。如果考试不考察创造性，专利代理人考试将无可考点。考试时撰写独权，按照先写部件，再写连接/功能关系的原则进行撰写，严格避免仅出现一个干巴巴的部件而无连接/功能关系，否则很容易出现权利要求不清楚的问题。不会概况就抄，抄现有技术的共有的特征在前序部分，其特征在于，抄解决技术问题带来技术效果的特征（部件

24、，相互关系）。部件前最少应带一个功能限定的词语限定部件。 撰写的独立权利一定要有新颖性。哪怕你把非必要技术特征写进去一个，也只是扣分的问题，如果独立权利完全没有新颖性，根本无得分可能。方法步骤/设备连接关系根据 08 年的评分标准，可以看出无论是方法权利要求还是产品权利要求，对方法步骤的先后/设备之间的连接关系都是有分的，最好是按照材料的方案，里面的方案时按照何种步骤来进行的，就按照步骤撰写权利。 机械设备的撰写，设备的组成等直接抄说明书中对设备组成的描述即可。例如 2009 年撰写为例：1 一种止鼾枕头，包括音频检测器和用来使枕头晃动的止鼾装置，其特征在于该枕头还包括音频比较器，该音频比较器

25、将使用者打鼾时常见的声音频率段预先设定为标准值，比较器将音频检测器检测到的声音信号与预设的标准值进行比较，经判断属于预设的频率段，则比较器向止鼾装置输出信号，启动止鼾装置。该独权同技术方案，仅为语序上的调整。其中前序部分记载的是共有的特征，区别技术特征部分：比较器，为解决了技术问题带来技术效果的特征。在权利要求中对三者之间的连接关系/功能关系也进行了限定。多个技术问题与独权在材料中，可能会出现多个技术问题，例如在2009 年的材料中，会出现两个解决的问题，一个是音频检测器容易检测到杂音而启动振动器；第二个问题是振动器幅度过大，容易吵醒使用者，技术方案是先解决了第一个问题，再解决了第二个问题，因

26、此在写权利要求时候，是只写解决了一个技术问题的方案为独权，还是将两个问题都解决的方案为独权，需要考虑。问题的出发点是：“技术特征越多，权利要求保护范围越小”，两个问题都解决的方案保护的范围会明显小于只解决了一个技术问题的方案，因此，在撰写的时候，解决的技术问题有多个时，写解决一个问题的为独权，解决了第二个问题的为从权，依次类推。 题眼考试时，不考技术，一般不能自己归纳概括出原文件中未有的技术特征或/和部件。因此在每年考试时，会出现题眼。例如2006 年的“挂钩突起物的宽度”；2007 年的“用于撕开外包装的带状牵引部件”；2008 年的“离心实在真空中进行的”；2009 年的“在气囊和振动器之

27、间具有隔板”“音频比较器”；2010 年的“导流罩，罩上有导流孔”。这些均在提供的说明书中，不需要自己归纳概括，找到这些题眼后，照抄说明书中的技术方案原文即可。 撰写从权的提示在撰写过程中，在实施例中会出现从权的提示，经常可见的如下：“优选.；可以是；也可以是.；作为实施例X 的进一步改进.；不同之处仅在于，.最佳”；这些均提示后面跟着的技术方案是从权保护的，并且也限定了从权之间的引用关系。 撰写权利要求书主题 权利要求按照保护的对象，可以分为产品权利要求、方法权利要求，因此在读说明书的时候用红笔标出说明书中具有保护前景的主题，保护范围最大的为产品权利要求，其次为方法权利要求，因此撰写时候不应

28、该漏掉可以保护的主题。每漏一个主题，可能就会少 25-30 分。因为主题少后，从权就少了。考试时候应该按照产品、产品的制备方法、制备产品的专用设备、产品的用途来撰写。2008 年的实务，即有油炸食品、油炸食品的方法、油炸食品的设备2010 年的食品料理机，有产品、制浆方法权利要求以及控制电机运转的电路设备（分案）概括与分案在撰写实务中，经常会遇到多个实施例，常见的有 3 个或以上，例如2011 年实务的三个实施例；因此在遇到该情况时候，要考虑是将三个实施例概括成一个独权，还是将其中具有共同的，最接近的实施例概括在一起，差异很大的分案。考虑到专利事务考试中，一般忌讳进行高度概括，特别是功能性概括

29、。因此在考试的时候，把自己当白痴，进行撰写。撰写两个实施例时，将二者均有的技术特征进行适当概括，也应该使用功能性的词语，放在部件特征前，避免出现干巴巴的部件的现象。例如“撕开外包装的带状部件”“制止尖刺部向下的装置”单一性论述当一个撰写的申请中具有多个独权（独权1 和几个并列的独权），需要论述下单一性。一般按照“产品、制造产品的方法、专用以产品的设备”、“产品、用途”等论述。单一性的理由如下。 单一性与分案申请独权间有单一性独权 1 和独权X，因为有相同或相应的特定技术特征.，两种属于同一个发明构思，具有单一性，因此可以在同一申请文件中。答复审查意见后主动分案理由：分案理由：根据专利审查指南中

30、“答复审查意见通知书时不允许增加新的独立权利要求和从属权利要求”的规定，为维护发明人的权益，将说明书中的部分技术方案进行分案申请。分案的权利要求如下：权 1权2权3.分案的权利要求不能与主权利要求相同。也应该论述新颖性、创造性、单一性等问题，按照常规撰写思路进行撰写。撰写过程中无单一性主动分案分案理由：技术方案 1 与技术方案X 之间无单一性，为了维护专利权人的利益，扩大保护的范围，进行分案。实例如 08 年的实务，一种用于油炸食品的组合物；10 年的豆浆机的控制电机旋转的电路；这些技术方案如果写到撰写的权利要求中，可能不存在单一性的问题，但是可能导致权利人的保护范围明显缩小，如果分案，权利要

31、求可能不仅仅局限与上述使用的实施例。因此应该进行主动的分案申请。分案申请同常规撰写。 适用于撰写、答复无效宣告后的权利要求书、答复审查意见通知书后的权利要求书的新颖性、创造性答复模板：新颖性论述（模板）权利要求 1 相对于对比文件1 具备新颖性。权 1 与对比文件1 相比，区别技术特征为XXXXXXX，因此，权利要求1 相对于对比文件1 具备新颖性。权 1 与相对于对比文件2 具有新颖性。权 1 与对比文件2 相比，区别技术特征为XXXXXXXXX，因此，权利要求1 相对于对比文件2 具备新颖性。因此权 1 具有新颖性，符合专利法第22 条2 款的规定。在独权 1 具有新颖性的情况下，引用权1 的从属权利从权2-6 也具有新颖性。该句不能少。创造性论述（创造性三步法：最接近现有技术-区别技术特征及实际解决的问题-显而易见性判断）对比文件 1 作为最接近的现有技术。对比文件1 与发明技术领域相同，解决的技术问题相同，并且公布了最多的技术特征，因此对比文件1为最接近的现有技术。权 1 与对比文件相比，区别技术特征为XXXXXX，基于该特征，获得了AAAAA