1、专利侵权诉讼中的专利代理浅析专利侵权诉讼中的专利代理专利权是一种属于知识产权的无形财产,与其他有形财产一样,其权利主体专利权人对取得专利权的发明创造享有专有权,具有独占性和排他性。专利权人的这种无形财产与其他有形财产一样不允许受到侵犯,即未经专利权人的同意,不得实施该项发明创造。按照专利法第五十七条的规定,未经专利权人许可,实施其专利即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求地方知识产权局(或相应职能部门)处理。其中由人民法院审理的案件就是专利侵权诉讼。由于专利侵权诉讼涉及法律问题多种多样,而其中在确定是否构成侵犯
2、专利权行为时不仅涉及与专利法及相应法规有关的许多问题,甚至还包含所涉及的专业技术问题,因而在专利侵权诉讼中双方当事人不仅会委托律师更会委托专利代理人来办理。本章首先对专利侵权诉讼的基本知识作一简单介绍,然后重点说明双方专利代理人在专利侵权诉讼中如何做好专利代理工作。第一节 专利侵权诉讼的基本知识为便于专利代理人和其他读者更好地掌握专利诉讼程序中的专利代理工作,本节从专利侵权行为、不视为侵犯专利权的情况、间接侵权行为、专利侵权的民事责任以及专利侵权诉讼中的几个重要程序问题方面对专利侵权诉讼的基本知识作一介绍。一 专利侵权行为我国专利法第十一条对专利权的法律效力作了明确规定:发明和实用新型专利权被
3、授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。根据上述规定,作为专利侵权行为必须有被侵犯的专利权保护客体以及被指控侵权的实施行为。专利侵权行为的认定就是判断该实施行为是否侵犯了一项已授权并处于专利权有效保护期内的专利保护客体。由专利法第十一条的规定可知,构成专利侵权行为的条件为五项:(1)
4、该实施行为发生在该项专利权授权以后的专利权有效保护期内;(2)该实施行为未经专利权人许可;(3)该实施行为以生产经营为目的;(4)该实施行为是法定禁止的侵害行为;(5)该实施行为落入该项专利权的保护范围。1实施行为发生在专利授权后的专利权有效保护期内对一项发明专利权来说,其有四个重要日期:申请日、公开日、授权公告日(即权利生效日)和权利终止日。对一项实用新型专利权和外观设计专利权来说,其有三个重要日期:申请日、授权公告日(即权利生效日)和权利终止日。按照专利法第四十二条的规定,发明专利权的保护期限为二十年,实用新型和外观设计专利权的保护期限为十年,均自申请日起计算。由此可知,发生在专利申请日前
5、的实施行为不构成侵权行为。该专利权从申请日起才能得到保护。按照专利法第十一条的规定,仅仅发生在授权公告日和权利终止日这一段期间内的实施行为才构成侵权行为。那么如何体现从专利申请日到授权公告日期间对该项专利的保护呢?对于发明专利来说,专利法第十三条又规定了临时保护措施,即发明专利申请公布之后申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。对于在此临时保护期内使用发明而未支付适当费用的实施行为,专利权人可以在授予专利权之后按照专利法实施细则第七十九条的规定,请求地方知识产权局(或相应职能部门)进行调解,也可以在授予专利权之后按照最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定第一条向人
6、民法院提起专利民事诉讼。但是,对于这样的实施行为,按照专利法的规定,并未定为专利侵权行为,只能要求支付适当费用,而不能要求“停止侵权行为”和“赔偿损失”。发明专利在申请日与公开日期间以及实用新型专利和外观设计专利在申请日与授权公告日期间能得到什么保护在专利法及其实施细则中没有作出明确规定,然而从专利法有关条款还能推导出在此期间也得到一定的保护。这主要体现在两方面:其一是先用权所允许的实施规模以申请日为准,授权后超过申请日规模的实施行为仍然构成侵权,从发明专利申请公开日至授权期间超过申请日规模的实施行为仍应支持适当费用;其二阻止他人在申请日后向国家知识产权局就相同发明创造提出专利申请而取得专利权
7、。为帮助理解,现举一例加以说明。申请人A有一项设备发明专利申请,申请日后一年半公开,二年半授权。他人B在申请日前也研制出相同的设备,并在申请日前做好了生产能力为1000台/月的准备,且此时已制造了500台存放其仓库内,从申请日至公开日期间其生产能力不断扩大,达到3000台/月,申请人A通知他人B支付适当费用,他人B拒付,继续在公开日生产规模下生产和销售直到授予专利权。此时专利权人A可以到地方知识产权局(或相应职能部门)请求调解或向人民法院提起诉讼。在上述情况下,哪些实施行为构成侵权呢?显然,他人B在申请日前生产的500台设备不在专利权保护期内制造的,因而不构成侵权行为。通常授权后的生产和销售行
8、为构成了侵权行为,而在公开日与授权公告日期间的制造和销售行为虽然可以向人民法院提起诉讼要求其支付适当费用,但不构成侵权行为。然而在本案中由于他人B具有先用权,因而申请日的保护作用体现在其公开日后的实施行为中允许先用权的规模按申请日的生产能力1000台/月来确定,因而授权后的3000台/月中的1000台/月可以享受先用权,其余2000台/月构成侵权行为;而在公开日到授权的一年之中所生产、销售的设备中有100012=12000台可以享受先用权,余下的应当支付适当费用。从上述例子分析可知,申请日前的实施行为不构成侵权;授权公告日后的实施行为构成侵权;公开日至授权公告日期间可以享受临时保护,即该期间的
9、实施行为虽不构成侵权,但应支付适当费用;申请日至公开日期间的实施行为不构成侵权,也不需要支付适当费用,但在有先用权的情况下,申请日的生产能力为先用权所允许的实施规模,超过先用权允许实施规模的部分在公开日至授权公告日之间应支付适当费用,而在授权公告日后构成了侵权行为。2该实施行为未经专利权人许可显然,与专利权人签订过专利许可合同(包括强制实施许可)、并向专利权人支付过专利使用费的实施行为是得到专利权人同意的,因此这样的实施行为不应该算作专利侵权行为。只有未经专利权人许可的实施行为才有可能构成专利侵权行为。虽然专利法第十二条所规定的专利实施许可合同是一种书面明示合同,然而在一定条件下专利权人与他人
10、之间所进行的行为也可以形成默认许可。按照专利法第十二条规定,专利实施许可应当订立书面实施许可合同,但在实践中若将有无此书面明示合同作为是否经过专利权人许可的惟一依据是不太公正合理的,因为专利权人与他人之间在一定条件下可能会存在默认许可的情形。美国最高法院早在1927年的一个判例中就曾经指出,如果专利权人说过的话或进行过的行为使得第三者能够合乎情理地推导出专利权人已经同意他人制造、使用或者销售专利产品或使用专利方法,则此说过的话或进行过的行为就构成一种默认许可。这种观点应该说是比较公正合理的。其实,我国专利法第六十三条第一款之(一)中所规定的专利权用尽原则实质上就承认了一种默认许可。当然,还可能
11、出现其他可视为默认许可的情况,如专利权的保护一书所介绍的美国联邦巡回上诉法院(CAFC)对一项“虾刀”专利的判例中就作出了“受到专利权人侵害的他人有权出售有关产品以获得对侵害行为补偿”的判决,尽管双方原合同仅是对该产品的委托制造,在专利权人拒绝支付有关费用时,则可认定专利权人默认受到侵害的对方可出售该产品以取得补偿,从而未构成侵权。此判例值得我国借鉴。3. 该实施行为以生产经营为目的由于专利法第十一条规定的禁止行为是以生产经营为目的的实施行为,因此非生产经营目的的实施行为不构成侵权。按照此规定,个人非商业目的的使用排除在专利侵权行为之外,因为个人利用专利的实施行为不属于为生产经营目的的范围,无
12、需得到专利权人的许可。欧共体专利公约(Convention for the European patent for the Common Market 1989年12月15日修改文本)对此作了明确的规定,其第27条(a)款明确写明私人范围非商业目的使用专利技术的行为不构成侵犯专利权的行为。4. 该实施行为是法定禁止的侵害行为。对产品专利(包括发明和实用新型专利)而言,其法定禁止的侵害行为是指制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品的行为,不论是该专利产品本身还是其作为其他产品的部件都不允许。对于制造专利产品的行为,不经专利权人同意而制造专利产品都会构成专利侵权行为。明知该制造行为会造成侵权(
13、如专利申请人或专利权人已事先告知情况)仍继续制造则属于故意侵权行为;在专利申请公开或授权公告后制造专利产品,即使其未得知此事实,仍属于过失侵权行为;对于在该产品专利申请日前自行研究开发出同样产品,并作好制造该产品的准备,属于专利法第六十三条第一款之(二)规定的可以享用先用权的情况,其制造也仍然要受到限制,仅限制在该专利申请日前的生产能力和生产规模,超出部分仍然构成侵犯专利权的行为。由此可知,对专利产品的制造提供了绝对保护。同样,对于进口专利产品的行为,只要未经专利权人同意,都会构成侵犯专利权的故意行为或过失行为。对于销售、许诺销售和使用专利产品的,按照我国专利法规定分成三种情况:专利权人制造、
14、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品售出后,销售、许诺销售和使用专利产品的不构成侵权行为;为生产经营目的使用、销售(包括许诺销售)不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品构成专利侵权行为,但能证明其产品合法来源的善意第三人可以免于追究其侵权的赔偿责任;而对于明知侵权的销售、许诺销售和使用专利产品的行为,则属于故意侵权行为,并应追究侵权赔偿责任。对发明的方法专利行为,其法定的禁止侵害行为是指使用该专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。也就是说,对一项方法专利来说,其法律保护并不局限于禁止他人未经专利权人许可而使用该专利方法,还延及到用该专利方法直接获得
15、的产品,即还禁止他人未经专利权人许可而使用、许诺销售、销售和进口该方法直接获得的产品。但是,并非所有方法专利的保护都能得到延伸,作业方法(如测量、检验、操作)以及归属于用途发明的应用方法不能延及到产品,只有使获得的产品在结构、形状或特性发生变化的制造加工方法才允许延及到该制造加工方法直接获得的产品。对外观设计专利而言,其法定禁止的侵害行为指制造、销售、进口采用或体现该外观设计专利的产品。由于外观设计的使用不会产生商业上的经营效果,因而其法定禁止的侵害行为不包括使用该外观设计专利的产品。至于许诺销售,鉴于世贸协定中未要求将许诺销售列为禁止他人实施的行为,考虑到与国际发展趋势相一致,故也未禁止许诺
16、销售该外观设计专利产品的行为。5. 该实施行为落入该专利权的保护范围。前面四项条件涉及被指控侵权行为发生的时间、目的、是否经过专利权人的许可等,基本上不涉及被指控侵权产品或者方法的具体技术内容,可称其为构成侵权的形式要件,而此第五项条件是判断被指控侵权行为中制造、许诺销售、使用、进口的产品是否为该专利产品或该专利方法直接获得的产品,或者被指控侵权行为中所使用的方法是否为该专利方法。因而该项条件为构成专利侵权的技术要件。在判断是否满足构成该专利侵权的技术要件时通常可以分成两步。首先,确定专利权的保护范围;对于发明和实用新型来说,根据权利要求的内容来确定其保护范围,必要时用说明书及附图对其作出解释
17、;对于外观设计来说,根据其图片或照片以及其简要说明来确定其保护范围。其次,将被指控侵权客体与该专利保护范围进行比较,分析判断该被指控侵权客体是否落入该专利保护范围之内。有关这一技术要件的判断认定,涉及内容较多,在本章第二节中将对此作进一步具体的说明。二 不视为侵犯专利权的几种情况专利权是一种具有排他性的权利,这种权利原则上未经专利权人同意任何人都不得擅自实施其发明创造。但是为了维护国家和民族的利益以及防止专利权人滥用专利权,几乎所有实行专利制度的国家都毫无例外地对专利权人的权利作了限制性规定。我国专利法也作了类似规定,下面对此作进一步说明。专利法规定的三类不视为侵犯专利权的情况按照我国专利法的
18、规定,有三类未经专利权人同意实施专利的行为不视作专利侵权。(1)计划许可的实施行为按照专利法第十四条的规定,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府经国务院批准,可以决定将那些对国家利益或公共利益具有重大意义的国有企事业单位、集体所有制单位和个人的发明专利在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施。对于这种属于计划许可的实施行为不视为构成侵权的行为。这些实施单位可按照国家有关规定向专利权人支付专利使用费。(2)强制许可的实施行为专利法第四十八条至第五十条规定了三种强制许可的情况:()专利权人拒绝以合理条件许可他人实施其专利而被给予实施强制许可的情况;()因国家出现紧急状态或非常情况时,或
19、者为了公共利益的目的而被强制许可的情况;()专利权人拒绝以合理条件许可从属专利实施而被强制许可的情况。此三种情况的强制许可实施行为虽然未经专利权人同意,但也不视为侵犯专利权的行为。(3)专利法第六十三条所规定的四种不视为侵犯专利权的行为专利法第六十三条所规定的四种不视为侵犯专利权的行为是:()专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的;()在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;()临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国
20、同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;()专为科学研究和实验而使用有关专利的。此外,在专利法该条第二款还根据民法保护善意第三人的理论对善意第三人作出了免责规定:对于为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,虽构成侵权行为,但不承担赔偿责任。对于前两类不视作侵犯专利权的计划许可和强制许可情况,界限比较清楚。下面重点对后一类的几种情况作一说明。专利权用尽原则按照专利法第六十三条第一款之(一)的规定,专利权人自行制造、进口的专利产品或依照其专利
21、方法直接制得的产品,或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照其专利方法直接制得的产品在售出后,任何人使用、许诺销售或者再销售该产品行为不构成专利侵权行为。该规定在专利法理论上称作“专利权用尽原则”,即专利权人在自行制造、进口或许可他人制造、进口专利产品或依其专利方法直接制得的产品第一次合法售出后不再对该产品的使用、再销售具有限制约束的权利。作出这样的规定是因为专利权通过其第一次合法销售已取得了合理的利益,如果允许其权利延续到销售后的产品的流通和使用上,则显然会给公众的生活带来不便,妨碍商品的流通,不利于商品经济。因此,为防止专利权的效力超过合理限度、对正常的经济秩序产生不良影响,该规定
22、是十分必要的。该专利权用尽原则在一国境内适用是毫无疑义的。但是,由于专利权的地域性特点,此专利权用尽原则能否在国际间也适用呢?也就是说,同一专利权人针对相同的发明创造在不同国家取得专利权后,他在其中一个国家出售或者许可他人出售该专利产品之后,如果他人未经专利权人许可,将此售出的产品进口到另一个已被授予专利权的国家,是否也构成侵权呢?这也正是近几年内受到各国普遍关注的热点问题平行进口问题。英、美等国虽然认为专利权用尽原则不适用于在外国制造或出售专利产品,但对此采用了默认许可原则,即专利权人在外国出售其专利产品时没有附加明确的限制条件时就意味着购买者获得了默认许可,就不能够禁止他人将出售后的专利产
23、品进口到本国,但由外国的被许可人或者被转让人出售的专利产品不能自由进口。欧共体专利公约规定了专利权用尽原则适用于在欧共体国家制造并售出的产品,而对欧共体以外国家之间的关系留给各国自行决定,欧洲大陆法体系国家如德国认为该原则仅适用于欧共体范围之内,不允许真正国际意义上的平行进口。日本最高法院于1997年7月1日对平行进口问题作出一个重要判决,认为专利权人不能对其在德国已制造和售出的专利产品再次在日本行使专利权。我国目前对此问题尚未形成统一看法,早期不少学者主张不允许平行进口,最近有些学者也已开始倾向允许平行进口。按笔者看法,平行进口问题通常都存在着专利权人与另一方的许可合同或购销合同。应首先按合
24、同内容来判定是否允许平行进口,若合同中未附加限制性条款应理解专利权人在国外自行制造和销售的专利产品或依照专利方法直接制得的产品应适用默认许可原则,即允许自由进口。3. 先用权按照专利法第六十三条第一款之(二)的规定,某项发明创造在申请人提出专利申请之前任何第三者已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,在该发明创造授予专利权后,仍可继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造,其可获得先用权,具有先用权的单位或个人在原有范围内制造或使用不视为侵犯专利权。我国对于同样的发明创造来说,专利权授予首先向国家知识产权局提出专利申请的人,即先申请原则。先用权是先申请制的一种必要的补救
25、性措施,其为了消除先申请制带来的某些不利因素,如他人在申请日前已开发研制成功相同发明创造,并已着手准备实施,此时若禁止其继续此实施行为明显不合情理。规定先用权原则后,以申请日为时间界限,合理调整申请专利在先的专利权人和申请日前已实施或准备实施的单位或个人之间的利益,以使他们都受到公平的保护。对于先用者要取得先用权必须同时满足下述条件:(1)先用者所制造的产品或使用的方法与一项授予专利权的发明创造相同;(2)先用者在申请日前独立开发研究出该发明创造,而不是抄袭、窃取专利权人的;(3)先用者在申请日前已制造该产品或使用该方法或者已为该制造或使用作好了必要准备;(4)先用者在该专利公开之后或者授权之
26、后的制造或使用行为仍保持在其申请日原有的范围和规模之内;(5)先用权只限于先用者自己实施,除了与先用者的企业一起被转让或继承外,不得任意转让他人。但是,需要指出的是,先用权并不是一种单独存在的权利,而仅仅是一种对抗专利侵权的抗辩权,因而只有在侵权诉讼中才考虑。也就是说要在同时满足下述条件时才考虑判断先用权是否成立:(1)一项发明创造已授权;(2)先用者的实施行为在申请日前尚未使有关技术内容为公众所知,即尚未构成使该专利丧失新颖性的现有技术;(3)先用者在专利申请公开之后或者授权之后继续该实施行为;(4)专利权人认为是先用者的实施行为侵犯了其专利权,向有关人民法院起诉或要求地方知识产权局(或相应
27、管理专利工作部门)予以处理。4. 临时过境交通工具上使用专利的行为为方便国际交通运输,巴黎公约第五条之三规定临时过境交通工具上使用专利的行为不视为其侵权行为。为此,我国专利法第六十三条第一款之(三)中作了类似的规定:临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。但适用本条款时应明确以下几点:(1)只有巴黎公约成员国、与我国有保护专利权双边协议或与我国在专利保护方面有互惠关系的国家的车辆、船舶、飞机才享有这种权利;(2)上述车辆、船舶、飞机只有在偶然或临时通过我国领陆、领水、领空时才享有这种权利,其中临时过境包括定期或不定期过境
28、;但进口到我国境内的车辆、船舶、飞机不能享受此权利;(3)上述车辆、船舶、飞机使用专利发明仅是为了过境的需要,而不是用于其它目的,如广告、销售等;(4)不仅适用于装置和设备本身受到专利保护的情况,还适用于使用专利方法来操作装置和设备的情况;(5)仅适用于取得专利装置的使用,不包括在上述运输工具上制造受我国专利保护的产品、或者向公众出售专利产品或按专利方法制成的产品。专为科学研究和实验而使用有关专利的行为我国专利法第六十三条第一款之(四)中规定:专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权的行为。不少国家的专利法中都有类似规定。首先应该明确,仅仅专为科学研究和实验而使用专利技术,即针对专
29、利技术本身进行科学研究和实验了解专利技术本身及其技术效果以对专利技术本身作进一步改进,这样的使用才不视为侵犯专利权。如果利用专利技术作为手段,在其他项目中进行科学研究和实验,其目的为开发研制另一种新产品,甚至是为了向某一经营单位提供有关数据或进行技术转让,则不属于这种使用专利技术的情况,不能排除在侵犯专利权的行为之外。其次,不应根据使用该专利技术的单位性质来判断。即使是科研院所,其使用专利技术目的不是专为科学研究和实验,仍构成专利侵权行为。相反,若某从事生产经营活动的企业,使用某项专利技术的行为仅仅是对该项专利技术本身进行科学研究,则仍属于所述的不视为侵犯专利权的行为。非故意的使用或销售行为在
30、这次修改专利法之前,将使用或者销售不知道是未经专利权人许可制造并售出专利产品的行为也规定为不视为侵犯专利权。但在实践中由于制造行为难以发现而造成专利权人不能追究上述销售者或使用者的法律责任而无法得到真正的专利保护,因此在这次修改专利法之后,不再将上述行为视为不侵犯专利权的行为。但是如果要上述善意第三人承担专利侵权的所有民事责任,显然会影响公众利益。这样任何商场就要去核实其所经营的上千万种产品是否为专利相关产品、是否由专利权人或经专利权人许可而制造,同样公众从市场上购买商品时也要去作类似调查,而这种核实和调查十分困难,实际上不可能进行,因而在这次专利法修改时在第六十三条第二款中增加了对上述善意第
31、三人的免责条款:为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。对上述免责条款应明确四点:(1)上述使用和销售者的行为是非故意行为,即主观上不知道该产品是专利产品,如果被告知或得知该产品是未经专利权人允许而制造的产品后继续使用或销售不能再免除赔偿责任;(2)上述善意第三人的行为仅局限于使用或销售,不包括非故意制造行为;(3)上述善意第三人必须证明其产品有合法来源,那些与非法制造者串通的不能免除赔偿责任;(4)免责条款所免除的仅仅是赔偿责任,专利权人有权要求善意第三人停止侵权行为和消除影响。三 间接侵
32、权行为我国专利法第十一条所规定的专利侵权行为都是直接侵权行为。但是,各国的专利实践表明,仅仅禁止直接侵权行为,追究直接侵权者的侵权责任在有些情况下不能给专利权人提供充分有效的保护,因为有些行为人虽然自己不直接侵犯专利权,却诱导、怂恿、教唆他人侵犯专利权,客观上也损害了专利权人的利益,在这种情况下仅仅追究直接侵权者的侵权责任既不合理,也不充分。尤其在这些行为人所诱导、怂恿、教唆他人实施该专利的行为属于未侵犯专利权的情况,如果不允许追究这类诱导、怂恿、教唆他人实施该专利的行为,则会导致专利权受到侵害而得不到保护。基于上述原因,许多国家和组织都在其专利法中明确写入了与间接侵权(即诱导、怂恿、教唆他人实施专利的行为)有关的规定。虽然我国专利法未对间接侵权作出明确规定,但在我国司法实践中为有效保护专利权,根据最高人民法院“关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)”第一百四十八条的规定:教唆、帮助他人实施侵权行为的人,为共同侵权人,应当承担连带民事责任,认定上述诱导、怂恿、教唆他人实施专利的行为构成共同侵
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