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1、国际贸易中的知识产权案例知识产权地域性中美企业跨国相册知识产权案专利权地域性以及外观设计的新颖性【案情概要】原告美国安提俄克公司是美国俄亥俄州哥伦比亚市的一家从事文化用品和艺术品生产的公司，被告是深圳星光印刷有限公司。原告诉被告侵犯其相册的外观设计专利。原告在2001年4月在中国就一款相册的外观设计向中国知识产权局申请了专利，同年12月，专利申请获得授权。02年1月，原告向中国海关总署申请了知识产权的海关备案。原告认为在过去一段时间里，被告未经原告授权，擅自生产与原告专利设计极为相似的相册，同时将生产的侵权相册出口香港和美国，从2002年初，被告向中国海关总署和深圳海关申请扣留被告的产品出口。

2、事实上，美国安提俄克公司的条带相册专利已经于上世纪90年代过期，许多相册生产商争相生产专利过期的条带相册，美西公司就是其中一家，而星光印刷公司则和美西公司达成协议为其制造条带相册产品。【法院裁决】深圳中院审理后认为，安提俄克公司利用中国的专利法对于外观设计专利只进行形式审查而不进行实质审查的规定，向中国知识产权局进行专利申请并获得专利授权。星光公司生产销售的相册外观形状虽然与安提俄克公司的产品外观设计相近似，但该相册的形状在安提俄克公司在中国申请外观设计专利前就存在，属于可以自由利用的公知设计，外观设计的新颖性要求同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近

3、似，并不与他人在先取得的合法权利相冲突。因此该相册不属于外观设计专利保护的范围，不构成侵权。安提俄克公司利用知识产权的地域性特征，将在美国失效的专利在中国复活，通过海关扣押阻止出口贸易这一手段来贯彻它的商业战略，把竞争对手的货物堵在市场之外，是对让丧失商机退出市场。Nike滑雪夹克商标侵权案商标专用权地域性及贴牌生产的法律风险【案情概要】00年8月11日，浙江省某进口公司向深圳海关申报出口滑雪，指运地为香港。经海关查验，发现实际出口的滑雪夹克标有Nike商标，涉嫌侵犯权利人Nike国际有限公司在海关总署备案的Nike商标专用权。美国耐克公司的“Nike”商标在世界大多数国家都进行了注册，但是西

4、班牙CIDESPORT在耐克公司之前就在西班牙先注册了该商标，因此在西班牙，Nike是属于CIDESPORT公司的。此外，美国耐克公司在中国对“Nike”商标则申请了注册并获得了商标权。该进口公司主张，第一，出口商品使用的Nike商标是由西班牙的CIDESPORT公司在西班牙合法注册的，其公司是受委托生产该批产品，与美国耐克公司无关；第二，这批货生产后，并不在国内销售，而是经香港转向西班牙，同时并没有向任何第三国出口。【法院裁决】深圳中院做出判决，原告是在美国注册登记的法人，在中国是“Nike”商标的专用权人，“Nike”商标一经被核准注册，就在国家商标局核定适用的商品范围内受到保护，虽然涉案

5、的西班牙公司在其本国对耐克拥有合法专有使用权，但对于具有地域性的知识产权，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得的耐克商标的专用权应得到保护，被告在未经原告许可的情况下，不得以任何方式侵害原告的注册专用权，依据商标法相关规定，判决原告胜诉。平行进口美国 Pfizer公司诉中国安徽合肥调味品厂侵害专利权纠纷案专利地域性不允许平行进口的依据【案情概要】安徽合肥调味品厂从1993年开始，它生产一种叫“ maltol”的调味添加剂。而生产该 “maltol”调味添加剂的方法与美国 Pfizer公司于 1990年 8月在美国境内申请并被批准获发明专利的方法相同。1994 年 1 月安徽公司将 malto

6、l卖给另一家公司，由该公司再转卖给美国德拉华州的一家公司 F&S公司。美国 Pfizer公司向纽约南区美国联邦地区法院告安徽公司和美国 F&S公司，其理由如下：（1）安徽合肥调味品厂生产“maltol”调味添加剂的方法与美国 Pfizer公司获专利保护的方法相同，属侵权行为；（2）美国 F&S公司进口该种“maltol”调味添加剂侵犯其专利权。后美国 Pfizer公司起诉安徽公司侵权理由改为依据美国法典 35卷第 271节（g）的规定。该节规定，凡无权进口到美国或在美国销售、使用在美国专利登记的产品的人，应承担侵权责任，如果这种进口、销售、使用该产品发生在专利登记有效期内。Pfizer公司认为

7、，该节规定适用于安徽公司，因为它完全知道美国F&S公司将在美国进口和销售 maltol。因而，这儿“进口者”一词要广义理解，包括外国生产者明知销售给进口者，尽管它自己没有将该产品进口到美国。安徽公司则认为该节不应适用外国生产者，提出动议要求法院驳回起诉。【法院裁决】法院认为，本案争议的焦点是：1.安徽公司在中国境内生产“maltol”调味添加剂是否侵犯美国 Pfizer公司专利权；2.美国 F&S公司是否侵犯美国 Pfizer公司专利权；3.美国 Pfizer公司可否扩大解释“进口者”而诉安徽公司侵权。法院分析了为什么要制定第 271 节（ g）的规定，过去，专利所有者只能对发生在美国境内的侵

8、权主张救济。对外国生产者不能提出索赔，第 271节（g）是想弥补这一漏洞，只要美国法能管得到就应进行处理。但该节并没有制止在另一个国家使用美国专利，除非条约有所规定。因而该节没有域外效力。对不在美国发生的侵权的外国生产者无能为力。Pfizer公司的辩解得不到支持，从该节的用语看，不能因外国生产者预见买方最终会将产品进口到美国而要承担责任。尽管美国法院不能直接处理外国生产者，美国的Boesch v. Graff一案中，美国最高法院首次认定专利权的权利穷竭仅限于国内穷竭，而不涉及国际穷竭，在未经专利权人同意的情况下，进口商擅自从国外进口专利产品，法院可对进口商或销售者处理。法规中“进口”一词应按其

9、字面意思解释。故安徽公司要求驳回起诉动议准许，但 Pfizer公司可以告 F&S公司侵权。ECJ Judgment of 22 December 2008,C-276/05,The Wellcome Foundation Ltdc/Paranova Pharmazeutika Handels GmbH商标权穷竭：平行进口人重新包装或者重贴标签是否侵权【案情概要】Wellcome公司是用于药品的奥地利商标ZOVIRAX的所有人，Paranova公司通过中间商从希腊进口了ZOVIRAX的商品到奥地利，并对产品进行了重新包装，Wellcome公司以Paranova侵犯其商标权向法院提起诉讼。Para

10、nova主张依据权利穷竭原则，一旦商品被权利人或经其同意投放到欧共体范围内，商标的特别要义即已实现，即保证权利人在首次将商品投入流通时拥有使用商标的排他权并保护他反对任何竞争者通过销售不恰当的代有该商标的商品时利用其商标的地位及声誉，这些商品上的商标权已被穷竭，因此共同体内的平行进口是允许的，因而将药品重新包装后销售到奥地利不侵犯Wellcome公司的商标权。而重新包装的原因是，出口国（希腊）和进口国（奥地利）对每盒药品可装药片数量的法律规定不同。EJC认为依据第89/104号指令第7条第2款与Bristol-Myers案中确立的原则，不管商品具体外观如何，不管是否可以对原包装多一些小改动，平

11、行进口人只需证明在一般情况下重新包装的必要性，从而依据权利穷竭原则，不侵犯商标权人的商标权。法规与先例第89/104号指令第7条第1款指出，商标所有人本人或经其同意，将带有商标的商品在投放欧盟市场后，商标专有权就穷竭了，所有人不能禁止其商品在欧盟各成员国的自由流通和贸易。商标赋予所有人的权利不得用来禁止在该商品上使用该商标。要对抗商品的进一步商业流通，尤其是商品状况在投放市场后遭到改变或损坏时，可以适用的法律依据是第89/104号指令第7条的第2款：当权利人有合理理由反对商品的进一步商业化，特别是该商品在被投放市场后的条件发生了变化或贬损时，前款不适用。类似平行进口人在某成员国购买药品，并在重

12、新包装或重贴标签后，到另一成员国进行买卖受到第89/104号指令第7条的第2款的约束。在Bristol-Myers （Judgment of 11 July 1996,Joined Cases C-427/93,C-429/93and C-436/93）一案中，指出，涉及平行进口人重新包装或者重贴标签的药品案子，在同时满足以下五个条件时，才不构成商标侵权：一，重新包装商品须是在进口国进行产品销售的需要；二，重新包装不能影响包装内产品原本品质；三，生产者和再包装者被清楚地标示于新包装上；四，重新包装产品的外观不会损害商标及其所有人的声誉；五，进口人在重新包装的产品上市销售前，通知商标所有人，并应

13、其需要，提供再包装产品的样品。【ECJ裁决】奥地利最高法院向欧洲法院请示了一系列问题，包括平行进口人只须证明在一般情况下，重新包装的必要性，还是特定的重新包装，为投入进口国（奥地利）市场的必要性。欧洲法院回答认为，不管商品具体外观如何，不管是否可以对原包装多一些小改动，平行进口人只需证明在一般情况下重新包装的必要性。但是，如果新包装因为有缺陷、质量问题，或是邋遢，而损害商品声誉的，商标所有人可以禁止其进口到奥地利。欧洲法院还说为了使平行进口人得以行使其通知责任，商标所有人应提供相关信息，可以包括有关出口国的信息。Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd商标权穷竭：

14、欧盟是否允许平行进口商向共同体再销售（出口转内销）案情概要原告Davidoff公司在英国和新加坡均注册了DAVIDOFF商标用于化妆品，它与一新加坡商人定有独占经销合同，合同中有限制该商人仅在特定的非欧盟国家分销并要求其与其他分销商的分销合同中必须订立不得向共同体再销售的条款。被告A&G Imports Ltd从一中间商处获得该商品后返销到英国。也就是说，本案中原告生产的化妆品，经平行进口商由新加坡而转销英国。ECJ认为，因为权利穷竭的适用仅限于共同体内部，仅允许共同体内平行进口除非权利人明确地放弃反对平行进口商向共同体再销售的权利，平行进口商不得向共同体销售货物，否则侵犯权利人的商标权。不得

15、根据以下三种情形推定权利人同意平行进口商向共同体销售货物：1.权利人没有通知所有后续的购买人他反对他们将其商品推销至共同体市场。2.商品上没有标明 “禁止销往欧共体”字样。3.权利的转让合同中没有保留禁止销往欧共体的限制条款。英国法院裁决英国Laddie法官认为，商标的根本功能与版权及专利等不同。后者的目的主要在激励作者，而前者则在标示商品的来源。Laddie认为Silhouette案赋予商标权人一种寄生的权利，乃至妨碍货物的销售；而此种销售却与上述商标功能有极小的关系甚至没有关系。Laddie认为本案的核心在于原告是否已就进口货物表示同意，则在区域外平行进口能否允许。法律无权剥夺商标权人表示

16、同意的权利，在原告提供的合同中，其第7款第2项约定：“批发商保证不在区域外销售任何货物，且须责成其下属销售点、代理人或零售商制止此种销售行为。”对此被告律师称上述合同约定并未明确阻止购买者自由销售从批发商处购买的货物，就等于默示了购买者不受限制条款的限制,也即默示了可以在英国销售。且这一观点获得Laddie的赞同。ECJ裁决Laddie 法官将该案提请ECJ解释时,主要提出三个问题：第一，原告是否构成默示同意在共同体销售? 第二，这种默示是否可以通过原告的沉默来推断?第三，平行进口商不知道商标权人的限制条款的后果是什么?ECJ作出的判决是：第一，关于默示同意，仅适用于在商品投入共同体以外的市场

17、之前，同时，之后发生的事实及条件足以毫不含糊的证明权利人已经断绝了他反对对共同体市场进口的权利。第二，关于推定，默示同意不能通过下列方式推定，1.权利人没有通知所有后续的购买人他反对他们将其商品推销至共同体市场。2.商品上没有标明 “禁止销往欧共体”字样。3.权利的转让合同中没有保留禁止销往欧共体的限制条款。第三，关于不知道禁止条款的后果，对穷竭来说，进口商知不知道该限制或授权的分销商疏于在与后续购买商的合同中加入限制条款是无关紧要的。因此，ECJ在2002年关于国际穷竭是持反对意见的，不允许平行进口商向共同体再销售。权利穷竭Quanta v. LG Electronics购买未完成品进行再组

18、合是否侵犯专利权以及是否承认跨专利之间的权利穷竭：对我国DVD行业专利侵权的启示【案情概要】LG Electronics(以下简称LGE)拥有一项关于计算机数据管理技术的专利包。LGE与英特尔(Intel Corporation)签订交叉许可协议，授权英特尔实施该专利组合，但授权有个限制条件,就是该许可协议中规定禁止对未完成品进行再组合，“任一方没有许可第三人把许可产品与非来源于另一方的组件进行组装,以及使用、进口、许诺销售、销售该组装产品,”并声称:“本协议任何内容不限制或改变许可产品上的专利权穷竭”。在一个分立的协议中,英特尔同意给其产品购买人以书面告示:“您购买的任何英特尔产品获得了LG

19、E的授权因而不侵犯LGE的任何专利,但这一许可并不延及,无论明示地或默示地,您通过把英特尔产品与任何非英特尔产品组合而成的产品”。被告Quanta从英特尔购买了微处理器和芯片集,并将其与非英特尔公司制造的存储器和数据传输线组合成电脑,而该组装过程落入了LGE专利包中的5,077,733(733)号方法专利。LGE起诉Quanta的组合产品即电脑侵犯了其专利权。美国联邦巡回法院CAFC判决认为专利穷竭原则不适用于方法专利，判决侵权成立。最高法院否定了美国联邦巡回法院的判决，依据专利穷竭原则，对符合特定条件的未完成品进行再组合不构成侵犯专利权，同时承认跨专利之间的权利穷竭。【法院裁决】最高法院否定

20、了美国联邦巡回法院CAFC的判决，作出如下重要判决意见：第一,专利权穷竭原则适用于方法专利。最高法院列举了历史上的判例后认为，如果取消对方法专利的穷竭原则,将会严重地损害穷竭原则,因为专利权人可以把设备的专利权利要求撰写为方法专利权利要求,从而轻易地规避权利穷竭原则。第二,“未完成产品”首次销售使专利权穷竭的条件。法院认为本案适用Univis案确立的“未完成产品”首次销售导致专利权穷竭的规则，并强调“未完成产品”须符合两个件：一是未完成产品除了用于实施该专利外“无合理非侵权用途(no reasonable non-infringing use)”；二是“未完成产品”包含了该专利的实质特征。本案

21、中,英特尔售出的微处理器和芯片集对于733号方法专利而言是“未完成产品”，但它符合了上述两个条件，因此导致733号专利的穷竭。如果承认“未完成产品”首次销售导致穷竭的规则，将必然要承认跨专利穷竭。最高法院认为，一般而言，专利A的实施物的首次销售不会使专利B的权利穷竭，但如果该实施物在实施专利A的同时，也基本上体现了专利B,则会导致专利B的穷竭。本案中，英特尔售出的微处理器和芯片集实施了LGE专利包中的许多其他专利,而没有实施733号方法专利，但法院认为基本上体现了733号专利，因此导致该专利的权利穷竭。第三，关于售后限制条件的问题。有效的售后限制条件是否阻止专利权穷竭，这是区分相对穷竭与绝对穷

22、竭的分水岭。最高法院没有明确回答这一问题，而是对LGE与英特尔之间的许可合同进行解释，认为要求给予购买者告示的条款没有出现在许可合同中，而是出现在一个分立的合同中，而且LGE并没有提出对该分立合同的违反构成对许可合同的违反，因此本案不存在售后限制条款。但是,最高法院在判决书的注7中暧昧地说:“对Quanta的销售系授权销售，但这一点未必限制LGE的其他合同权利。即使专利权穷竭排除了专利侵权损害赔偿，对于专利权人能否获得合同赔偿这一问题，由于LGE的诉求没有包括违约之诉，我们不发表意见。”337调查案美国联邦巡回上诉法院否定中国山东圣奥公司出口产品侵犯知识产权337调查案件中国成功案例：字面侵权

23、原则（字面侵权原则即如果被控侵权物产品或方法的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征则落入专利权的保护范围。）【案情概要】美国国际贸易委员会(ITC)应美国企业的要求，就中国圣奥化工有限公司出口的橡胶防老剂侵犯专利一案发起“337条款”调查，并作出了不利于中国企业的裁决。中国企业进行了上诉，并就专利说明书中的“控制量”一词的解释进行抗辩。美国联邦巡回上诉法院最终判定中国企业胜诉。该案是中国企业在美国“337条款”调查中少有的上诉并获胜的案例。美国联邦巡回上诉法院认为，本案争议的焦点在于圣奥公司对-和的生产方法是否侵犯了富莱克斯公司拥有的063号专利和111号专利。争议的实质问题即对

24、在该生产程序中“控制量”（controlled amount）这一化学术语的不同解释。美国国际贸易委员会(ITC) 法官采纳了富莱克斯公司的解释方法，基于这种解释方法，ITC就该案的裁定结果是：（1）圣奥公司在4-ADPA和6PPD的生产过程中存在对富莱克斯公司的字面侵权；（2）富莱克斯公司的指控并非因含糊不清而无效；（3）从已有技术的角度而言，该指控也不能因为太过明显而无效。然而，上诉法院对该案进行了重新审理，对“控制量”一词进行了分析和解释，最终推翻了ITC的裁定，认定圣奥公司并不存在字面侵权行为，理由在于术语发生争议应当应以专利说明中对该术语的解释作为指导该术语解释的唯一的最好的方式，而

25、被告的解释符合专利说明书中对该词的解释和界定，因此撤销并驳回了ITC的裁定。【争议中心问题】本案争论的中心问题是关于“控制量”这一术语的解释。质子材料的“控制量”随着溶剂的变化而有所差异；而且，化学反应基础的种类、数量及离子的变化都可能影响“控制量”。然而，对于该术语，化学界没有一个普遍认可的定义。富莱克斯公司指控称，“控制量”意指“质子材料的数量应控制在一个最高值和一个最低值之间”，这个最高值“要高于苯胺和硝基苯抑制反应的数量”，最低值是“不能使4-ADPA中间物质不能正常分离的数量”。按照富莱克斯公司的这种解释，圣奥公司存在侵权行为。对此圣奥公司辩称，该“控制量”术语的解释应以专利说明书中

26、的记载为准，即为“以苯胺为溶剂的反应混合物中，水的比例最高为4%”，然而在圣奥公司的生产过程中，水的比例超出了4%，故没有侵权。【ITC与上诉法院的裁定】美国国际贸易委员会(ITC) 法官采纳了富莱克斯公司的解释方法，基于这种解释方法，ITC就该案的裁定结果是：（1）圣奥公司在4-ADPA和6PPD的生产过程中存在对富莱克斯公司的字面侵权；（2）富莱克斯公司的指控并非因含糊不清而无效；（3）从已有技术的角度而言，该指控也不能因为太过明显而无效。针对ITC的该项裁定，上诉法院对该案进行了重新审理，对“控制量”一词进行了分析和解释，最终推翻了ITC的裁定，认定圣奥公司并不存在字面侵权行为，撤销并驳

27、回了ITC的裁定。上诉法院认为：第一，圣奥公司不存在字面侵权。对于“控制量”一词的解释一旦因专利的某些术语发生争议，应以专利说明中对该术语的解释作为指导该术语解释的唯一的最好的方式。专利人对专利中的术语可以做出特定的定义，一旦发生争议，对术语的解释不应按照该词语的通常含义，而应以专利中对术语的界定内容为准。该案中，涉案的专利说明书有意识地对争议的术语作出了明晰而准确的解释，则没有必要寻找术语其他的进一步解释。圣奥公司对“控制量”一词的解释是正确的，符合专利说明书中对该词的解释和界定，应予采纳。第二，ITC应当要对圣奥公司进行“等同原则”调查。ITC正是对圣奥公司作出了存在字面侵权行为的裁定，故

28、而没有涉及根据“等同原则”圣奥公司是否侵权的问题。尽管富莱克斯公司曾提出，按照圣奥公司对“控制量”一词的解释，根据“等同原则”，圣奥公司可能存在侵权行为，但是富莱克斯公司与ITC均没有在上诉中提及该问题，因此，ITC应在不存在字面侵权行为的情形下，根据“等同原则”，对圣奥公司是否侵权进行说明。无汞电池专利侵权调查案337调查案件中国成功案例：专利说明书必须有确定的保护范围案情概要：2003年4月28日。美国劲量控股公司（以下称“劲量公司”）及其控股的EVERYDAY电池公司向ITC提出申诉，要求后者对包括中国和中国香港地区企业在内的24家企业（以下称“中方企业”）提起337调查请求，并声称上述

29、企业在无汞碱性电池的进口、为销售的进口和进口后在美国的销售方面具有不公平行为，侵犯劲量公司所拥有的第5464709号专利（以下称“709号专利”），进而申请ITC发布普遍排除令。同年的5月28日，ITC作出立案决定，被诉方为9家中国和香港企业。2004年6月2日，ITC初裁认定中国企业生产的无汞碱性电池侵犯了劲量公司有效和可执行的709号专利。6月9日，中国电池协会组织中方企业再次联合上诉，要求美国国际贸易委员会对初裁结果进行全面复审。10月4日，美国国际贸易委员会认定劲量公司709号专利因不具备确定性而无效，从而终止了对中国电池的337调查。10月10日，美国劲量公司向美国联邦巡回上诉法院提

30、起申诉。在美国联邦巡回上诉法院判决美国劲量电池败诉，并要求ITC对案件进行重新审理。ITC重新审理后，裁定原告美国劲量电池公司专利5464709（即709专利）因不具备确定性而无效，终止对中国电池的337调查。ITC初裁：法官认为确定判断一项专利是否被侵权的两个步骤：第一步，根据专利申请人对产品的描述和权利要求确定申诉方专利的内容和权利范围；第二，申诉方的专利和被诉侵权的产品或制造方法进行比较，以确定被诉侵权的产品或方法是否落入到申诉方专利权保护的范围中。这与一般的专利侵权判定并无太大的区别。行政法官通过比较分析后认为，依据字面侵权审查被诉产品而未发现存在侵权时，应当依据等同原则来判定被诉产品

31、是否侵权。根据申诉方劲量公司提交的两项侵权测验，以及听取了申诉方和被诉方的意见后，行政法官认定中国企业均侵犯了申诉方劲量公司第709号专利。上诉法院裁决：美国专利法对专利无效性的诉讼通常是依据第102条新颖性和第103条非显而易见性两个条文的，但作出第709号专利无效的依据却是第112条有关“说明书”(Specification)的规定，该条规定为：“说明书应包括发明之文字叙述及其制造、使用方法和程序之叙述，使任何熟悉该行业有关人士或最具关联人员，均得以该完整、清晰及精简、正确之文词即可制造并且使用其相同产品，且说明书应记载发明人实施其发明所可设想之最佳方式。”从该条规定可以得出，美国专利法对

32、说明书的要求主要是发明人必须通过说明书清楚勾勒出申请专利的保护范围，即必须具有确定性的保护范围，过宽或过窄都是将被视为模糊而不具备专利保护的条件。本案中，劲量公司的第709号专利因为不具有第112条所规定确定性的要求，联邦联邦巡回上诉法院认定该专利为无效。纳思达侵犯爱普生墨盒专利案337调查中国失败案例2006年2月17日，美国爱普生公司及其日本子公司（“爱普生”）向ITC提出申请，状告中国16家耗材企业在美国销售的耗材侵犯了爱普生的知识产权，指控中国在美销售的墨盒（Ink Cartridges）产品侵犯了其关于喷墨打印机墨盒的专利，要求对其启动337调查。16家中国企业中，珠海纳思达是唯一应诉的中国企业。就在ITC执行法官初裁意见出台后的30天，美国最高法院针对一例引起全球广泛关注的KSR和TELEFLEX专利侵权案件做出了最终的裁决，宣布“以旧技术的组合、以非真正创新技术获得的专利权”不再受到美国法律保护。纳思达迅速做出回应去函ITC，说明爱普生的专利使用了在先技术，没有新颖性和创