企业如何构建专利权防御体系.docx

1、企业如何构建专利权防御体系浅谈企业专利防御体系策略 商业竞争一词在大多数场合已经被“商战”所替代,即所谓商场如战场。如果说现代战争是高技术战争,那么在商战中,专利则是通过技术领先,利用技术垄断优势在市场上攻城拔寨的高技术武器。航母是美军全球作战的平台,为了保障航母的安全,在航母周围必须同时部署宙斯盾驱逐舰、核潜艇潜艇等构成海陆空立体防御系统作为安全保障。同样,企业在商战中要让自己始终立于不败之地,同时不会放过任何可以击败商业对手的机会,在不断研发新技术、申请新专利的同时,必须为自己的专利建立起密不透风的防御体系。 孙子云:“故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也”。所谓专利防御体系,是指企业在

2、生产经营中避免陷入商业对手的布下的专利雷区,防止自己的专利阵地被竞争对手绕道攻破的自我保护体系。笔者在此尝试从商战的角度谈谈专利防御体系的构建。 一、做好专利检索,勘察地形,摸清敌情。 行兵打仗,情报先行。构建防御阵地,首先要根据地形地貌,敌人的兵力、火力信息布置自己的兵力与火力。所谓“知彼知己,百战不殆”。专利检索,则是获取行业专利地图与对手专利信息的有效方式。 凡是专利技术,必须经过官方授权并公开。各国负责知识产权的管理机构一般都会建立可供公众免费查阅的专利数据库,并按期出版专利公报。国家知识产权局就官网有专门的专利检索与查询页面:,通过该页面的链接引导,可以查询检索全世界主要国家和地区的

3、专利信息以及中国历年申请并公开的所有的专利信息。企业可以据此查询本行业技术发展路线和技术发展前沿的专利信息;还可以了解到其竞争对手的技术发展状况和专利布局,从而制定相应的专利防御战略战术。 二、制定专利防战术,构建专利防御体系。 1 孙子云:“夫未战而庙算胜者,得算多也”,意为作战之前,制定出正确的战略战术者,方有获胜的把握。企业通过专利检索所获取的信息,结合企业自身的研发势力、产品特点、技术优劣势,制定正确的专利防御战略战术、构建专利防御体系,并作为指导企业专利工作的纲领并一贯执行之,乃为致胜之关键。这里介绍的是几种比较普遍运用的专利防御战略战术,企业可以根据自身特点参考运用,构建自己的专利

4、防御体系。 1、充分申请 即将所开发的核心技术和外围技术分别申请基本专利和外围专利,在某一领域形成专利群或专利网,以阻遏竞争对手侵权行为。 比如海尔开发的“小小神童即时洗”微型洗衣机,附着了几十件专利。若有公司想仿冒该“小小神童即时洗”微型洗衣机,海尔公司即可将这几十件专利一股脑打出去,通过几十个诉讼一起将竞争者推向法庭。遭遇此种侵权指控的竞争者几乎无力一一申请几十个专利无效进行反击,因为这意味着巨大的金钱和精力的付出。而且,几十个专利一同被无效的可能性显然要比单个专利被无效的可能性要小很多。而任何一个专利不被无效,那么竞争者都将面临侵权赔偿。几乎任何对手面对如此专利防御布局都会望而却步。 2

5、、抢先申请 我国的专利审查实行优先制,抢先一步往往决定于专利的授予与否。完成发明创造后抢先提出专利申知识产权许可既有助于清除市场拓展障碍,抢占有利地形,保证竞争优势,限制对手。 我国专利法所保护的发明与实用新型指向的是技术方案,外观专利指向的是设计,并不要求形成产品、样品。技术方案已基本完善,设计图纸已经完成,有了确定的效果和能够说明问题的实验数据应后立即申请专利,避免他人抢先造成功亏一篑。此外,专利法第二十九条规定还规定了发明或者实用新型专利的优先权,企业在申请发明或实用新型专利时,要注意书面声明要求优先权,以确保自己在一定时期内在相同主题专利申请的优势地位。 3、阻击申请 即阻止对手在同类

6、技术获得专利。 首先,通过自己申请专利,可以阻击他人开发同类技术与自己竞争;第二,专利法实施细则第四十八条规定:“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由”。故企业应当通过专利公开信息检索,对他人申请的发明专利与自己已有的同类技术及时提出异议,阻止同类技术被授予发明专利权;第三,根据专利法对专利新颖性的要求,公开技术不授予专利。因此企业可采取文献公开的方式,对无需独占又不想竞争对手获得专利权的技术,将其内容公开。技术内容一旦在他人申请专利之前公开,该技术就无法被授予专利。 4、排除他人专利 即发现妨碍本企业

7、利益的专利,及时利用请求宣告专利无效程序排除。 排除他人专利是专利攻防战中的重要战术,在市场竞争中可以运用,在专利诉讼中更是普遍运用。专利法第四十五条规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。据此,通过对手专利的分析,找出其破绽,釜底抽薪废除对手的专利,达到不战而屈人之兵的目的。 当然,要让对手的专利无效,需要有专业人士和团队根据专利法二十二条规定的专利授予条件,对该专利的新颖性、创造性和实用性进行全面分析。或通过检索专利申请日之前的公开技术文献以及信息否定其新颖性;或以专利申请时的现有技

8、术证明专利在当时缺乏创造性;或通过证明该技术方案的不确定性和无法实施否定其实用性。这里的工作涉及非常专业的知识与技能,需要专业技术人员进行操作。 5、合纵连横,化敌为友。 孙子云:“上兵伐谋、其次伐交”,在专利攻防战中同样如此。企业可以通过合资、合作取得对方的专利技术;利用它山之石,通过联合开发技术,共享专利权或互享专利使用权;也可以出让企业股份换取对方专利技术使用权;还可以收购、置换对方整体或部门取得专利技术所有权,例如华立集团收购菲力浦在美国的CDMA部门, TCL收购德国施耐得公司。有一定技术势力的企业可以通过交叉许可避免高额的专利费用支出,有条件还可以加入专利联盟,让自己成为本行业专利

9、领域具有话语权的一员。 6、认清劣势,消极防御。 企业对于无法通过上述方式规避专利风险的技术,必须面对现实,支付许可费用,避免侵权,在此过程中尽量利用各种有利因素降低许可费率;在购买核心零部件时,应直接与专利权人或者拥有再许可权的被许可人签订合同,明确许可的地域范围。 7、迂回运动,绕开专利雷区。 专利侵权审查,以技术特征全面覆盖为准。很多专利,由于申请时的疏忽,往往附加若干不必要的技术特征。因此,在对他人专利全面分析的基础上,可以采取仅实施其必要技术特征的方式,避免覆盖造成侵权。此外,还可以以本企业的大量外围元器件专利孤立其他企业的核心元器件,迫使对手无法绕过本企业的专利实施其核心技术,不得

10、不妥协坐下来与自己谈判。台湾富士康公司就是采取这样的策略。 三、建立专业化的专利管理队伍。 军队作战,需要不同的军种各司其职;企业商战,同样需要不同的人才和专业队伍独当一面。企业要在高技术商战中取胜,除了建立一支高精尖的研发队伍之外,必须重视建立专业的专利管理队伍。否则,神马都是浮云!企业根据自己的是实力,在不同的发展阶段,或指定专人负责,或外聘知识产权律师指导本企业包括专利战略在内的知识产权战略的实施;或在专业知识产权律师的指导下建立知识产权法务部门。 有经验知识产权律师往往是经历过众多的诉讼历练,并拥有众多企业法律顾问的经验积累,其专业的广度、独特的法律思维方式以及视野是一般的企业法务难以

11、替代的。作为企业,一定要善于借用律师的智慧,建立起专业律师与自己的专业人员组成的知识产权特种作战部队,才能以此为基础构建自己包括专利防御体系在内的完整的知识产权攻防 体系。 后记: 商业竞争一词在大多数场合已经被“商战”所替代,即所谓商场如战场。如果说现代战争是高技术战争,那么在商战中,专利则是通过技术领先,利用技术垄断优势在市场上攻城拔寨的高技术武器。航母是美军全球作战的平台,为了保障航母的安全,在航母周围必须同时部署宙斯盾驱逐舰、核潜艇潜艇等构成海陆空立体防御系统作为安全保障。同样,企业在商战中要让自己始终立于不败之地,同时不会放过任何可以击败商业对手的机会,在不断研发新技术、申请新专利的

12、同时,必须为自己的专利建立起密不透风的防御体系。 孙子云:“故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也”。所谓专利防御体系,是指企业在生产经营中避免陷入商业对手的布下的专利雷区,防止自己的专利阵地被竞争对手绕道攻破的自我保护体系。笔者在此尝试从商战的角度谈谈专利防御体系的构建。 一、做好专利检索,勘察地形,摸清敌情。 行兵打仗,情报先行。构建防御阵地,首先要根据地形地貌,敌人的兵力、火力信息布置自己的兵力与火力。所谓“知彼知己,百战不殆”。专利检索,则是获取行业专利地图与对手专利信息的有效方式。 凡是专利技术,必须经过官方授权并公开。各国负责知识产权的管理机构一般都会建立可供公众免费查阅的专利数据

13、库,并按期出版专利公报。国家知识产权局就官网有专门的专利检索与查询页面:,通过该页面的链接引导,可以查询检索全世界主要国家和地区的专利信息以及中国历年申请并公开的所有的专利信息。企业可以据此查询本行业技术发展路线和技术发展前沿的专利信息;还可以了解到其竞争对手的技术发展状况和专利布局,从而制定相应的专利防御战略战术。 二、制定专利防战术,构建专利防御体系。 孙子云:“夫未战而庙算胜者,得算多也”,意为作战之前,制定出正确的战略战术者,方有获胜的把握。企业通过专利检索所获取的信息,结合企业自身的研发势力、产品特点、技术优劣势,制定正确的专利防御战略战术、构建专利防御体系,并作为指导企业专利工作的

14、纲领并一贯执行之,乃为致胜之关键。这里介绍的是几种比较普遍运用的专利防御战略战术,企业可以根据自身特点参考运用,构建自己的专利防御体系。 1、充分申请 即将所开发的核心技术和外围技术分别申请基本专利和外围专利,在某一领域形成专利群或专利网,以阻遏竞争对手侵权行为。 比如海尔开发的“小小神童即时洗”微型洗衣机,附着了几十件专利。若有公司想仿冒该“小小神童即时洗”微型洗衣机,海尔公司即可将这几十件专利一股脑打出去,通过几十个诉讼一起将竞争者推向法庭。遭遇此种侵权指控的竞争者几乎无力一一申请几十个专利无效进行反击,因为这意味着巨大的金钱和精力的付出。而且,几十个专利一同被无效的可能性显然要比单个专利

15、被无效的可能性要小很多。而任何一个专利不被无效,那么竞争者都将面临侵权赔偿。几乎任何对手面对如此专利防御布局都会望而却步。 2、抢先申请 我国的专利审查实行优先制,抢先一步往往决定于专利的授予与否。完成发明创造后抢先提出专利申知识产权许可既有助于清除市场拓展障碍,抢占有利地形,保证竞争优势,限制对手。 我国专利法所保护的发明与实用新型指向的是技术方案,外观专利指向的是设计,并不要求形成产品、样品。技术方案已基本完善,设计图纸已经完成,有了确定的效果和能够说明问题的实验数据应后立即申请专利,避免他人抢先造成功亏一篑。此外,专利法第二十九条规定还规定了发明或者实用新型专利的优先权,企业在申请发明或

16、实用新型专利时,要注意书面声明要求优先权,以确保自己在一定时期内在相同主题专利申请的优势地位。 3、阻击申请 即阻止对手在同类技术获得专利。 首先,通过自己申请专利,可以阻击他人开发同类技术与自己竞争;第二,专利法实施细则第四十八条规定:“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止,任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见,并说明理由”。故企业应当通过专利公开信息检索,对他人申请的发明专利与自己已有的同类技术及时提出异议,阻止同类技术被授予发明专利权;第三,根据专利法对专利新颖性的要求,公开技术不授予专利。因此企业可采取文献公开的方式,对无需独占又不想竞争对手获

17、得专利权的技术,将其内容公开。技术内容一旦在他人申请专利之前公开,该技术就无法被授予专利。 4、排除他人专利 即发现妨碍本企业利益的专利,及时利用请求宣告专利无效程序排除。 排除他人专利是专利攻防战中的重要战术,在市场竞争中可以运用,在专利诉讼中更是普遍运用。专利法第四十五条规定:“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”。据此,通过对手专利的分析,找出其破绽,釜底抽薪废除对手的专利,达到不战而屈人之兵的目的。 当然,要让对手的专利无效,需要有专业人士和团队根据专利法二十二条规定的专利授予条件,对

18、该专利的新颖性、创造性和实用性进行全面分析。或通过检索专利申请日之前的公开技术文献以及信息否定其新颖性;或以专利申请时的现有技术证明专利在当时缺乏创造性;或通过证明该技术方案的不确定性和无法实施否定其实用性。这里的工作涉及非常专业的知识与技能,需要专业技术人员进行操作。 5、合纵连横,化敌为友。 孙子云:“上兵伐谋、其次伐交”,在专利攻防战中同样如此。企业可以通过合资、合作取得对方的专利技术;利用它山之石,通过联合开发技术,共享专利权或互享专利使用权;也可以出让企业股份换取对方专利技术使用权;还可以收购、置换对方整体或部门取得专利技术所有权,例如华立集团收购菲力浦在美国的CDMA部门, TCL

19、收购德国施耐得公司。有一定技术势力的企业可以通过交叉许可避免高额的专利费用支出,有条件还可以加入专利联盟,让自己成为本行业专利领域具有话语权的一员。 6、认清劣势,消极防御。 企业对于无法通过上述方式规避专利风险的技术,必须面对现实,支付许可费用,避免侵权,在此过程中尽量利用各种有利因素降低许可费率;在购买核心零部件时,应直接与专利权人或者拥有再许可权的被许可人签订合同,明确许可的地域范围。 7、迂回运动,绕开专利雷区。 专利侵权审查,以技术特征全面覆盖为准。很多专利,由于申请时的疏忽,往往附加若干不必要的技术特征。因此,在对他人专利全面分析的基础上,可以采取仅实施其必要技术特征的方式,避免覆

20、盖造成侵权。此外,还可以以本企业的大量外围元器件专利孤立其他企业的核心元器件,迫使对手无法绕过本企业的专利实施其核心技术,不得不妥协坐下来与自己谈判。台湾富士康公司就是采取这样的策略。 三、建立专业化的专利管理队伍。 军队作战,需要不同的军种各司其职;企业商战,同样需要不同的人才和专业队伍独当一面。企业要在高技术商战中取胜,除了建立一支高精尖的研发队伍之外,必须重视建立专业的专利管理队伍。否则,神马都是浮云!企业根据自己的是实力,在不同的发展阶段,或指定专人负责,或外聘知识产权律师指导本企业包括专利战略在内的知识产权战略的实施;或在专业知识产权律师的指导下建立知识产权法务部门。 有经验知识产权律师往往是经历过众多的诉讼历练,并拥有众多企业法律顾问的经验积累,其专业的广度、独特的法律思维方式以及视野是一般的企业法务难以替代的。作为企业,一定要善于借用律师的智慧,建立起专业律师与自己的专业人员组成的知识产权特种作战部队,才能以此为基础构建自己包括专利防御体系在内的完整的知识产权攻防 体系。 后记: