专代实务考试涉及的知识点总结剖析.docx

1、专代实务考试涉及的知识点总结剖析第一部分、重点法条授权条款（R53条）：专利法第9条、第22条、第26条第3款、第26条第4款、第31条第1款、第33条；专利法实施细则第20条第2款、第43条第1款、第51条。无效条款：专利法第45条；专利法实施细则第65条、第66条第2款、第67条、第69条。一、专利法第9条：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。同样的发明创造，是指两

2、件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，则认为它们是同样的发明创造。权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。二、专利法第22条：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日（享有优先权的，指优先权日）以前向国务院专利行

3、政部门提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。（抵触申请不属于现有技术，不能作为评价创造性的对比文件。）实用性，是指该发明或实用新型能够制造或使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日（享有优先权的，指优先权日）以前在国内外为公众所知的技术。1、抵触申请，在判断是否为抵触申请时，应当以其全文内容为准，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书（包括附图）。抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日提出的同样的发明或者实用

4、新型专利申请。2、对比文件所公开的技术内容：不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容。3、新颖性：1）审查原则：将专利申请与每一项对比文件或抵触申请单独对比。如果专利申请与对比文件的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或实用新型。（注意：一篇专利文献中的不同实施例，属于不同的技术方案。）如果两者的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于

5、相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或实用新型。2）对比文件公开的下位概念破坏专利申请的上位概念的新颖性。对比文件公开的数值或数值范围落在要求保护的发明或实用新型所限定的技术特征的数值范围内，将破坏新颖性。对比文件公开的数值范围与要求保护的发明或实用新型所限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏新颖性。对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两个端点之间任一数值的发明或实用新型的新颖性。上述限定的技术特征的数值或数值范围落在对

6、比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏新颖性。4、优先权：专利法第29条：申请人自发明或实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外国设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或实用新型在中国第一次提出之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。1）相同主题的发明或实用新型：指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果相同的发明或实用新型。所谓的相同，

7、并不意味着在文字记载或叙述方式上完全一致。对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。可享有优先权的，是技术方案，而不是技术特征。2）优先权的效力：申请人在首次申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向中国提出的专利申请，都看作是在该首次申请的申请日提出的，不会因为在优先权期限内，任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。（优先权期限内申请或公布的相同主题专利申请，不破坏在后申请的新颖性）此外，在优先权期间内，任何单位和个人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权

8、。（在后申请破坏优先权期限内的相同主题专利申请的新颖性）3）不能作为本国优先权的中国在先申请：（1）已经要求外国优先权或本国优先权的；（2）已经被授予专利权的；（3）属于分案申请。5、创造性：1）突出的实质性特点：是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，不具备突出的实质性特点。显著的进步：是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。所属技术领域的技术人员：是指一种假设的“人”，假设他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知

9、识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具备创造能力。2）突出的实质性特点的判断（三步法）：（1）确定最接近的现有技术最解近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或用途最接近和或公开了发明的技术特征最多的现有技术，也可以是与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题首先分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定

10、发明实际解决的技术问题。可见，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需要对最接近的现有技术进行改进的技术任务。发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果有启示，则是显而易见的，不具有突出的实质性特点。（i）区别特征为

11、公知常识，则现有技术存在技术启示。例如，可以是本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，也可以是教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。（ii）区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件中的其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。（iii）区别特征为另一份对比文件中披露的技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。3）显著的进步的判断：判断发明是否具有有益的技术效果。需要注意的是，对发明创造性的

12、评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的；对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。6、实用性：1）在产业上能够制造或者使用的技术方案，是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案。2）能够产生积极效果，是指发明或实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。且这些效果应当是积极的和有益的。3）审查原则：以申请日提交的说明书和权利要求书所公开的整体技术内容为准，而不仅仅限于权利要求书所记载的内容；与所申请的发明或实

13、用新型是怎么样创造出来的或者是否已经实施无关。4）“能够制造或使用”是指技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性，不违背自然规律且具有再现性。因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。三、专利法第26条第3款：说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。（说明书应当满足充分公开发明或实用新型的要求。）1、清楚：主题明确和表述准确。主题明确：说明书应当从现有技术出发，明确地反映发明或实用新型想要做什么和如何去做，使所属技术领域的技术人员能够确切地理解该发明或实用新型所要保护的主题。即，

14、说明书应当写明发明或实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题的技术方案，并对照现有技术写明有益效果。表述准确：说明书应当使用发明或实用新型所属技术领域的技术术语，准确地表达发明或实用新型的技术内容，使所属技术领域的技术人员能够清楚、正确地理解该发明或实用新型。2、完整：完整的说明书应当包括有关理解、实现发明或实用新型所需的全部技术内容。1）帮助理解发明或实用新型不可缺少的内容，如所属技术领域、背景技术以及附图说明等。2）确定发明或实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容，如所要解决的技术问题、解决其技术问题采用的技术方案和有益效果。3）实现发明或实用新型所需的内容，如具体实施方式。3、

15、能够实现：指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或实用新型的技术内容，解决其技术问题，并产生预期的技术效果。说明书应当清楚地记载发明或实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。四、专利法第26条第4款：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。1、以说明书为依据：指权利要求书应当得到说明书的支持。每一项权利要求所要求保护的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不能超出说

16、明书公开的范围。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则允许将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型方式。对于用上位概念或并列选择方式概括的权利要求，如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其技术效果又难以预先确定和评价，则认为这种概括超出了说明书公开的范围；如果权利要求的概括，使本领域的技术人员有理由怀疑所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则认为该权利要求没有得到说明书的支持。对于权利要求中所包

17、含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，且本领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式完成，或者本领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或多种方式不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用这样的功能性限定。如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当

18、考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。如果说明书的其他部分也记载了有关具体实施方式或实施例的内容，从说明书的全部内容来看，能够说明权利要求的概括是恰当的，则权利要求得到了说明书的支持。要逐一判断各项权利要求是否都得到了说明书的支持。独立权利要求得到说明书支持并不意味着从属权利要求也必然得到支持；方法权利要求得到说明书支持并不意味着产品权利要求必然得到支持。权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。只有当所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要求保护的技术方案时，该项权利要求才被认为得到了说明

19、书的支持。2、清楚：一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应该清楚。1）每一项权利要求应当清楚：（1）每项权利要求的类型应当清楚；（2）权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应（如，产品权利要求应当用产品的结构特征来描述，方法权利要求应当用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来描述）；（3）每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。2）构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，是指权利要求之间的引用关系应当清楚。3、简要：一是指每一项权利要求应当简要，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当简要。权利要求的表述应当简要，除记

20、载技术特征外，不得对原因或理由作不必要的描述，也不得使用商业性宣传用语。一件专利申请中不得出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求。五、专利法实施细则第20条第2款：独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。必要技术特征是指，发明或实用新型必不可少的技术特征，其总和足以构成发明或实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发，并考虑说明书的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。六、专利法第31条第1款：一件发明或者实用新型专利申请应当限于

21、一项发明或实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，可以作为一件申请提出。（缺乏单一性不影响专利的有效性，因此缺乏单一性不应当作为专利无效的理由。）1、总的发明构思：可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或多个相同或相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征。2、判断方法：1)将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较，确定体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征；2）判断第二项发明中是否存在一个或多个与第一项发明相同或相应的特定技术特征，从而确定这两项发明

22、是否在技术上相关联；3）如果在两项发明之间存在一个或多个相同或相应的特定技术特征，即存在技术上的关联，则它们属于一个总的发明构思，具有单一性。3、分案申请的几种情况：1）原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明。2）在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性。增加：指在审查过程中，申请人在修改权利要求时，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中。（一般指主动修改：发明专利申请，在提出实质审查请求时提出的修改，或者在收到进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内提出的修改；实用新型专利申请，自申请日起2个月内提出的修改。）替换：

23、在答复审查意见通知书时，修改权利要求，将原来仅在说明书描述的发明作为独立权利要求替换原独立权利要求。在此情况下，审查员一般应当要求申请人将后增加或替换的发明从权利要求书中删除，申请人可以对该删除的发明提交分案申请。3）独立权利要求之一缺乏新颖性或创造性，其余的权利要求之间缺乏单一性。4、分案申请的时机：最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。原申请已被驳回（驳回决定未生效的情况除外），或者已撤回，或者被视为撤回但未恢复权利的，不得再提出分案申请。5、分案申请应当满足的要求：1）分案申请应当在其说明书的起始部分，即发明所属技术

24、领域之前，说明本申请是哪一件申请的分案申请，并写明原申请的申请号、申请日和发明创造名称。2）分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。（细则43、1）3）分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明。（即原申请与分案申请的权利要求书应当不同。）七、申请阶段的修改专利法第33条：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或照片表示的范围。专利法实施细则第43条第1款：依照本细则第42条规定提出的分案申请，可以保留申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出

25、原申请记载的范围。专利法实施细则第51条：发明专利申请人在提出实质审查请求时，以及在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。实用新型专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型专利申请主动提出修改。申请人在收到审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。1、原说明书和权利要求书记载的范围：包括原说明书和权利要求书文字记载的内容，和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容。原说明书和权利要求书，指的是申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书；而不包括申请人提交的申请文件的外

26、文文本和优先权文件的内容；但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外（国际申请日即在中国的申请日）。2、主动修改的时机：细则51.1及51.2。答复审查意见通知书时，不得再进行主动修改。主动修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围即可。3、答复审查意见通知书时，以下不是针对通知书指出的缺陷进行的、即便符合专利法33条规定的修改，也是不予接受的（因为这样的修改并没有克服原申请文件存在的缺陷，不是有利于节约审查程序）：1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。即使该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则不予接受。

27、2）主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。3）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。4）主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。5）主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。八、无效宣告程序专利法第45条：自授予专利权之日起，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。专利法实施细则第65条：依照专利法第45条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书

28、和必要的证据一式2份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第2条、第20条第1款、第22条、第23条、第26条第3款、第26条第4款、第27条第2款、第33条或本细则第20条第2款、第43条第1款的规定，或者属于专利法第5条、第25条的规定，或者依照专利法第9条的规定不能取得专利权。（无效宣告理由应当以上述条、款作为独立的理由提出）专利法实施细则第66条第2款：在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。（一事不再

29、理）专利法实施细则第67条：在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。（请求人应当充分利用该机会，对于在提出无效宣告请求时未具体说明的理由，及时进行补充。）专利法实施细则第69条：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。1、无效宣告请求客体：应当是已经公告授权的专利，包括已经终止或放弃（自申请日起放弃的除外

30、）的专利。请求书不是针对已经公告授权的专利的，不予受理。（针对已经被无效掉的，也不予受理。）2、请求人资格：请求人不具备民事诉讼主体资格的；多个请求人共同提出一件无效宣告请求的，但属于所有专利权人针对其共有的专利权提出的除外；以上都不予受理。（一件无效请求只允许一个请求人）3、无效宣告请求书的基本要求：请求人应当具体说明无效宣告理由，提交有证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。对于发明或实用新型专利需要进行技术方案对比的，应当具体描述涉案专利和对比文件中相关的技术方案，并进行比较分析。例如，请求人针对专利法第22条第3款的无效宣告理由提交多篇对比文件的，应当指明与请求宣告无效的专利最接近的对

31、比文件以及单独对比还是结合对比的对比方式，具体描述涉案专利和对比文件的技术方案，并进行比较分析。如果是结合对比，存在两种或两种以上结合方式的，应当指明具体结合方式。对于不同的独立权利要求，可以分别指明最接近的对比文件。请求人未具体说明无效宣告理由的，或者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由的，或者未指明每项理由所依据的证据的，其无效宣告请求不予受理。4、无效宣告请求的审查范围：复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由以及没有用于具体说明相关无效宣告理由的证据

32、，且在提出无效宣告请求之日起一个月内也未补充具体说明的，专利复审委员会不予考虑。5、无效宣告理由的增加：（1）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则，专利复审委员会不予考虑。（2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；（针对专利权人以删除方式修改的权利要求，不予考虑）（ii）对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。（请求人不变更，复审委也可依职权作出变更）6、举证期限：（1）请求人举证1）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由，否则，复审委员会不予考虑。2）请求人在提出无效宣告