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1、谈谈专利代理人的定位与发展谈谈专利代理人的定位与发展摘 要：对很多专利代理人来说，如何对自己的职业生涯进行规划始终是一个令人困扰的问题。为此，本文初步探讨了专利代理人的各种不同的定位与发展前景，具体包括专利撰写与答复OA、专利翻译、专利无效、复审与诉讼、专利转让、专利许可、专利事务咨询以及专利研究人员等。关键词：专利代理人 定位 发展一、定位概述“定位”一词最早在 20 世纪70 年代由美国市场营销专家艾尔里斯和杰克特劳特作为市场营销概念提出。他们对定位的界定是：定位始于产品，一件商品、一项服务、一个机构、一个人定位并非对产品本身作什么行动。定位是指要针对潜在顾客的心理采取行动，即要在顾客的心

2、目中确定一个适当的位置。1定位的心理依据就是消费者的心智资源的有限性。我们的认知具有选择性，而记忆库则近似过滤器。定位的目的就是要闯过这个过滤器，让心智接受。2如果我们不进行定位，试图占据两个或多个位置，就会处于一个中间地带。对理性的消费者来说，选择成本就会过高。3对专利代理人来说，可以从事的业务范围非常广泛。根据专利代理条例第8条，专利代理机构承办下列事务：（1）提供专利事务方面的咨询；（2）代写专利申请文件，办理专利申请；请求实质审查或者复审的有关事务；（3）提出异议，请求宣告专利权无效的有关事务；（4）办理专利申请权、专利权的转让以及专利许可的有关事务；（5）接受聘请，指派专利代理人担任

3、专利顾问；（6）办理其他有关事务。根据条例中的分类，我们可以将专利代理人的主要业务分为：（1）撰写专利文件与答复审查意见；（2）翻译专利文件；（3）专利的无效、复审与诉讼；（4）办理专利权的许可与转让，包括专利申请权的转让；（5）专利事务咨询等。当然，与一般的品牌定位相比，这些业务之间存在很多的相似性。专利代理人经过自己不懈的努力，也完全有可能成为其中的两个甚至多个领域的专家。不过，随着各事务所分工的进一步细化，代理人也更偏向于专业化的发展，所从事的领域也变得更为狭小，因此有必要对各个不同业务领域进行比较细致的分析和评述。二、专利撰写与答复OA 撰写专利文件与答复OA 是专利代理人最为基本的工

4、作，对大部分的国内代理人来说，每天的工作就是这两样。与其他业务相比，这两项工作，尤其是撰写专利文件显得比较枯燥，收入水平也不尽如人意。 不过，专利文件的撰写是属于整个专利保护的基础，具有极为重要的意义。专利制度保护的是一种无形的技术思想，只有把这种无形的思想固定化，才能获得有效的保护。根据现行专利法第59 条，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。专利的产生于发明人的大脑之中，然后通过专利撰写，转化为专利申请文件，经过审查与授权之后转化为专利授权文件，在发生专利侵权时，还需要对权利要求进行解释。专利权的整个转化过程可以用下图表示。4 由

5、于专利的保护完全依赖于专利文件的质量，如果专利文件写的一塌糊涂，那本来非常有价值的发明创造也会变得一文不值。对代理人来说，如何撰写出高质量的专利申请文件就成为评价代理人水平的一个非常重要的指标如果不是唯一的指标的话。一般来说，评价专利文件质量的标准包括以下四个：（1）发明创造表述精确；（2）记载内容公开适度；（3）技术方案布局到位；（4）文件缺陷降至最低。5 对代理人来说，影响专利文件质量的主要因素至少包括技术理解能力、语言表达能力和相应的法律功底。近年来，各个事务所在录用标准上，代理人在技术方面的要求不断提高，而法律方面的要求却没有得到足够的重视。一个比较明显的现象是，大部分大型事务所招收代

6、理人的标准是理工科硕士，而不是具有理工科背景的法律硕士。如果这种趋势是由专利申请在技术方面日益增强复杂性以及我国教育质量的不断下降导致的，那也还可以理解。不过，我们始终需要牢记，专利申请文件是一份法律文件，而要保证专利申请文件内容的适当更需要法律方面的知识，专利代理人更应该是一位法律专家而不是一名工程师。三、专利翻译 对涉外代理人来说，最主要的工作之一就是翻译相关专利文件。当然，有些涉外代理人会将部分专利文件会外包给翻译来完成。与国内代理人相比，做涉外代理人的收入水平较高，因此也有不少国内代理人希望以后能往涉外方向发展。 翻译的本质是用一种语言文本来替代另一种语言文本的过程。有人可能对翻译工作

7、比较轻视，认为它就是机械的逐字对应，碰到不懂的单词也就翻翻字典而已。这样的说法对翻译工作来说是个极大的误解。 “一个民族在创立语言时，都需要对外连续而无限的物质世界和经验领域进行分割和范畴化，并把其结果用词汇固定下来，形成一个个概念。由于不同民族的地理环境、生活习惯、思维方式、语言心理、道德价值、文化传统和认识世界的方式以及语言种类形态的不尽相同，这样不同语言的对同样的物质世界进行切分和概念化时就会有差异。这种差异反映到词汇系统上，其中之一就是对应语义场的空缺。正如Lado 说的，我们把生活经验变成语言，并给语言加上意思，是受了文化的约束、影响的，而各种语言则由于文化的不同而互为区别。有的语义

8、存在于一种语言中，但在另一种语言中却不存在。”在很多情况下，不同语言中的词语只能做到部分对应，即一种语言中的某个词汇的其中一个义项与另一种语言中的某个词汇的一个义项相同。如汉语中的“主人”和英语的“master”在表示“雇主”上意思表示一致，但前者还有英语中的“owner”和“host”的意思，后者还有汉语中“家庭主人”、“能手”、“大师”和“名家”等意思。 另外，英汉两种语言不仅在词汇层面上有不同之处，而且在句子层面也有很多差异。“这两种语言在句法结构上的主要差异为：英语是主语突出的语言，汉语是主题突出的语言。英语组句多焦点透视，句式呈树式结构，而汉语组句则多散点透视，句式呈竹式结构。英语倾

9、向于多用名词，叙述多呈静态；而汉语则倾向于多用动词，句式多呈动态。英语较常用物称表达法，不用人称来叙述，而让事物以客观的口气呈现出来；汉语比较注重主体思维，往往从自我出发来叙述客观事物，因而常用人称表达法。” 英汉两种语言在词汇和语法方面的巨大区别无疑对翻译工作带来了很大的困难。为了能够更加精确的进行翻译，我国的翻译家们提出各种不同的翻译标准。在这方面，比较著名的有近代严复的“信、达、雅”、现代鲁迅的“宁信而不顺”、当代傅雷的“神似”说和钱钟书的“化境”说，以及当今许渊冲先生的“竞赛论”、“优势论”等。不过他们基本上讨论的都是文学翻译，研究如何将文学翻译尽可能做到艺术上形式与内容的完美统一，如

10、何使译文充分体现文学原著的语言艺术美感和文学价值。 不过，专利文献属于法律文件，最主要的特征就是要严谨，以避免不必要的纠纷。如果专利文献的理解也变成“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”，那无疑是一种灾难。因此，专利文献的翻译就不应该套用文学翻译中的标准，而是要保证在不同语言的转换过程中，专利文献中的信息不会被遗漏。 一般来说，要成为一名合格的专利翻译，需要做到以下几点：（1）能读懂专利文献中的技术内容；（2）能用清楚、准确的汉语正确表达出原文的内容；（3）熟悉专利文献中的常用语言；（4）了解权利要求书中各部分间的对应关系；（5）了解权利要求书、说明书摘要的不同作用及语言特点；（6）改正原文中明显

11、的书写错误；（7）向专利代理人提出原文中明显不合逻辑之处；（8）如果专利翻译具有一定的专利知识基础，可以修改原文中明显不符合专利法规定之处，并通知专利代理人；（9）即使具备专利知识，在翻译专利文献时，未经翻译委托人授权，一般不应对涉及专利实质性内容的部分进行修改。10四、专利无效、复审与诉讼 专利的无效、复审与诉讼案件是很多代理人眼中的“高端”业务。这些业务“高端”的原因，一是需要具备更高的法律功底，并非所有的代理人都能够胜任；二是这些业务的数量比较稀少，不是每个代理人都有机会参与，物以稀为贵。根据国知局网站上的统计信息，2007 年的专利受理量为694153 件，2008 年为828328

12、件，2009 年则为976686 件。相比之下，专利的复审及无效案件就少很多。2005年复审委受理的复审案件为3230 件，无效案件为2087 件；2006 年复审案件为2894件，无效案件为2468 件；2007 年受理的复审案件为2565 件，无效案件为2183 件。根据法院的统计，从2001 年2007 年，全国地方法院受理专利案件为18521 件，审结17764 件，每年平均仅为2645 件。当然，专利案件也在每年不断增长。2009 年，全国地方法院共新收专利案件4422 件。 从上面的数据可以明显看出，每年的专利申请量已经接近100 万件，而专利的无效、复审和诉讼案件全部加起来每年也

13、不到1 万件，两者的差异非常明显。由于数量上的限制，在6000 多名专利代理人中，能够经常接触专利无效、复审和诉讼案件的只能是少数。 专利的无效、复审与诉讼与一般的民事纠纷相比，带有更多的商业色彩。很多企业管理做的比较好的企业，经常将企业的商业经营和专利诉讼相结合，从商业经营的角度利用专利诉讼规则，为企业获取市场上的竞争优势和经济利益。这些企业进行诉讼的目的主要包括以下4 种：（1）通过诉讼获取高额赔偿，双方争议的焦点往往是赔偿数额的多少。（2）抢占和维持市场份额，企业希望被告停止侵权，退出相关市场；（3）达到最低成本与对方合作，通过自己或者指使他人提起专利侵权诉讼，降低对方专利权的价值，从而

14、降低获得专利许可的成本；（4）提高市场知名度，通过诉讼造成的广告效应，为企业的产品开拓市场。 由于专利诉讼方面的商业色彩浓厚，代理人除了具备相应的诉讼能力之外，还需要具备商业思维，能够帮助企业制定合理的诉讼策略，寻找容易击破的诉讼对象，选择合适的管辖法院，挑选适当的时机提起诉讼攻击。比如说，如果目标企业处于以下几种情况，那往往是提起诉讼的好时机：（1）处于危难之机，如正卷入其他重大诉讼之中。此时提起诉讼，可以让对方腹背受敌，无力应对两线作战。（2）财务状况不佳之时，此时对方无足够的财力来应对诉讼。当然，如果企业的诉讼目的是为了获取赔偿，那这种情况下也许胜诉了也无法获得足够的赔偿金。（3）正在进

15、行重大活动之时，如股票上市的准备工作，高风险、高投入的项目实施，正在进行收购、并购或者融资等事务。此时，企业没有精力投入到专利诉讼中来，也不愿意因为专利诉讼而影响企业在股民、投资者或者合作者心中的形象，这个时候的诉讼攻击更容易奏效。（4）已经为侵权付出了相当成本之后，即实行“放水养鱼”的计策。五、专利转让近年来，专利的转让与许可已经成为企业专利运营的一种重要方式。根据全国技术市场统计，2009 年前3 个季度，专利合同大幅增长，成交合同2439 项，成交金额238.66 亿元，较上年同期分别上涨22.32%和52.46%。16在北京市，2006 年成交的专利技术就有911 项；成交额达到35.

16、74 亿元，增长96.31%，占全市技术合同成交总额的5.13%。从2001 年到2005 年，成交专利项数由166 项增加到578 项，年平均增长速度36.60%，成交额由1.44 亿元增加到了18.20 亿元，年平均增长速度88.55%。17国家知识产权局在专利转让方面也非常重视。国知局副局长李玉光在刚刚闭幕的全国政协十一届三次会议上提交了三个提案，其中一个就是关于加快完善我国专利技术交易市场体系的提案。从企业的角度上来说，“随着规模经济和市场份额的增长，知识产权也成为了公司并购的一个动机，并且加入到传统因素中成为合并与收购的动力。确切地说，因专利而展开的合并、收购和出售现在主要集中在经济

17、生活汇总的竞争激烈的技术密集领域。但是，随着技术革新步伐的加速，随着在生死攸关的全球经济中寻找相对优势的需要的日益迫切，知识产权肯定或者经济生活的各个领域对合资与收购发挥更大的作用。” 关注一下辉瑞近十年来的并购行为，我们很容易发现，辉瑞每次的并购无一不是看准了目标公司“拳头”产品的专利权。2000 年，辉瑞以850 亿美元收购沃尼尔朗伯公司，取得了立普妥的全部专利权。近年来，立普妥一直是辉瑞盈利最多的“生金蛋的鸡”，年收益额占辉瑞年收益总额的1/4 以上。2002 年，辉瑞又以600 亿美元收购了法玛西亚制药公司，同样是意在取得对方关节炎药西乐葆的全部专利权。2009 年，辉瑞公司以总价68

18、0 亿美元完成了对惠氏公司的收购。并购惠氏，辉瑞同样是看中了其几种“拳头”产品的专利权，如治疗婴儿肺炎双球菌的肺炎多价疫苗以及治疗类风湿性关节炎的药物依那西普。 同样，国内企业也逐步学会了针对知识产权的收购。2006 年，四川长虹集团收购韩国第三大等离子制造商欧丽安公司。长虹集团收购的动机就是看中了欧丽安公司拥有的等离子核心技术和专利。另外，2009 年8 月13 日中国技术交易所的成立，也必将进一步的推动专利交易市场的发展。 在专利的转让与收购方面，价值的评估无疑是一个极为重要的环节。专利的估价通常由资产评估公司进行，使用的方法包括行业标准法、评级/排名法、经验法、现金流贴现法、蒙特卡罗法以

19、及拍卖法等各种方法。不过，这些评价方法似乎还存在众多需要克服的瓶颈，而这些瓶颈现象已严重影响每件知识产权的价值，进而左右每件知识产权的交易“真相”以及企业财务相关信息的处理和揭露。“主要表现为知识产权评价脱离了产业、商业、技术、市场等事实，而越来越在此前发展的理论和公式中继续抽象堆栈所谓的准则或公式，完全未掌握知识产权价值与价格评量的最关键之产业定位、价值主张与呈现论证等要素，其结果当然是更抽象了一切评价方法；第二，相应于评价客体所属产业、商业、技术、市场等特性及其与他竞争者之差异化因子显未充分考虑；第三，相应于评价客体之整体知识产权态样、群集、组合和家族并未一并考虑；第四，对于专利权之内容、

20、专利说明书之质量、以及其在所属产业链上的位置与其竞争者专利权之差异性更未评量；第五，知识产权评价上应有许多减项因素需要扣除也未一并计算；第六，知识产权评价应有非公式、非数字可以评量的因子，尚未充分探讨；第七，不同种类的知识产权、不同种类的交易或活动型态之知识产权评价是有差异性，不宜等同处理方法；第八，因此，专利代理人在从事专利转让业务时，需要评估交易专利的稳定性与保护强度，更需要站在全局的高度，评估相关交易对整个产业链及市场的影响，结合交易双方的知识产权结构以及谈判能力，保障整个交易的顺利完成，为所代理的企业获取最大的利益。当然，这对代理人的素质和能力也提出了极高的要求。当事人所处产业地位、组

21、织能力以及谈判力，常被略。”六、专利许可 与专利转让相比，企业之间的专利许可似乎更为普遍。“由于自身不具备最大限度地利用其知识产权以全面获取经济利益的资源，企业通常都发放许可证对于小型公司来说，许可通常是其必由之路。几乎没有小型公司能达到垂直结合。实际上，小型公司一般只有从事某些经营的资源。例如，许多研究、开发型的新设公司几乎不具备生产、销售方面的资源，甚至具备某些生产能力的新设公司通常也缺乏进行全国性的，或者只是区域性的有效的销售和服务的充足资源。在这种情形下，小公司就必须向他人颁发许可证，以利用其知识产权并将其产品或服务引入市场。通过许可，小公司实际上成为更大的垂直结合并已突破了其自身规模

22、限制的企业的一部分。”知识产权许可能够带来的商业利益包括：（1）“杠杆收购”资源；（2）扩展地理市场；（3）扩展产品市场；（4）达到先期进入市场；（5）通过互补产品增强市场渗透力；（6）获取附加收益；（7）技术“易货贸易”；（8）提高声誉和信誉；（9）对利用知识产权的控制。 在过去 15 年间，全球范围内的许可合同收入从100 亿美元上升到了2000 亿美元，IBM 公司每年的对外知识产权许可都可带来10 亿美元的收入，而且其中大部分是利润。同样，国内的专利许可活动似乎也颇为活跃。在国家知识产权局网站上的统计数据显示，2005 年备案的专利实施许可合同为4822 件，2006 年为1800 件

23、，2007 年为4443 件，2008 年为2723 件，2009 年则为7004 件。当然，在这些许可合同中，有很多属于关联企业之间的许可，如统一企业股份有限公司对统一企业中国控股有限公司的许可；也包括企业高层将自己名下的专利许可给企业使用，如李保标对广东科艺普实验室设备研制有限公司的许可（李保标为该公司总经理）。不过，相信排除掉上述的许可案例之后，企业之间的专利许可应该还会比较可观。 当然，专利许可给企业带来可观收益的同时，如果控制不当也会引发巨大的风险。这方面的风险包括法律上的风险和商业上的风险两种。 专利许可在法律上的风险主要来自于对专利权滥用的规制，而通过专利许可进行限制竞争行为，是

24、专利权滥用的主要表现形式之一。我国现行法律体系中，对上述行为的立法散见于反不正当竞争法、对外贸易法、反垄断法、最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释、技术进出口管理条例等法律法规和司法解释中。商业上的风险则包括：（1）失去对利用的控制；（2）失去与顾客的联系；（3）失去发展激励；（4）失去垂直结合的激励；（5）失去新的商业机会；（6）收益上对他人的依赖；（7）被盗用的危险；（8）失去技术优势；（9）失去公众认知。 为此，专利代理人在从事专利许可行为时，需要对这两方面的风险都加以足够的注意。鉴于我国在这方面的立法比较粗略，代理人可以参考国外比较成熟的立法，如美国的知识产权许可

25、的发托拉斯指南以及欧共体关于对技术转让协议适用欧共体条约第81 条的指南（2004/C 101/02），对相关许可协议法律风险进行评估。在商业风险控制方面，作为许可一方，代理人则需要从考虑这因素：（1）企业的竞争战略，能否构建以潜在的许可来实现对外许可公司的竞争优势；（2）许可的有效期间，这涉及当前或潜在的改进水平、市场接受程度以及对替代技术的免疫力。作为被许可一方，代理人则要重点考虑这些因素：（1）许可方所提供的保护的性质和数量，许可方是否已经确认足够的法律保护已经到位，并且有能力行使对抗侵权者的保护；（2）排他性存在的特定区域和程度；（3）被许可方得到的技术的效用或者优越程度；（4）技术的

26、市场吸引力和在增加销售额方面的贡献；（5）技术成熟度和直接适用性，是否需要改进之后才能有效的商业化；（6）许可方对许可持续支持的承诺，如主动追究侵权者、继续寻找阻挡侵权的屏障、提供持续的培训和支持或者继续发展相关技术。28七、专利事务咨询 专利事务咨询从表面上来看，就是解答企业在专利方面的各种问题。如果仅仅是解答企业所遇到的单个问题，那难以形成收费比较高的项目。不过，如果能够整合各种资源，为企业提供知识产权整体解决方案，那就完全可能形成利润丰厚的大项目。如McKinsey & Company（麦肯锡）和Boston Consulting Group（波士顿咨询公司）以及Bain & Compa

27、ny（贝恩）等著名的咨询公司，从事的业务就属于商业咨询领域。这些咨询公司对企业商业形势做出明晰而有深度的分析，并提出独创性的有效解决办法。 在知识产权领域，提供知识产权战略咨询的市场也正在逐步形成。2009 年4 月，国资委在关于加强中央企业知识产权工作的指导意见中明确指出，要“全面启动中央企业知识产权战略研究制定工作”，“所有中央企业要结合主业明确本企业知识产权工作的目标和任务，53 家大型中央企业和其他具备条件的中央企业要在2009 年底前制定并开始实施本企业知识产权战略。”需要指出的是，大部分央企其实并不具备制定并实施知识产权战略的能力，它们需要从外部的知识产权机构寻求相应的服务。随着企

28、业对知识产权的日益重视，为企业提供知识产权战略咨询的前景也会变得越来越广阔。对那些有效的实施知识产权战略的企业来说，专利事务涉及到技术研发、技术使用和技术交易三个方面。与之相对应，专利管理主要包括专利战略管理、专利申请管理、专利运营管理和专利权维护管理四个方面。企业专利管理服务的性质与商业资讯方面存在很大的相似性，因此也可以参考咨询公司的一般工作流程来进行：（1）前期商务谈判，与客户进行初步的接触和沟通，根据客户的需求提交项目建议书，签订咨询合同。（2）企业专利诊断，根据企业实际情况，联合专利文献分析机构，对企业的专利布局以及相关技术领域的专利分布情况进行分析，绘制专利地图，对企业面临的专利形

29、势进行评估，递交诊断报告。（3）方案设计，帮助企业制定或完善知识产权管理制度，形成比较规范的知识产权管理体系。（4）员工培训，针对企业不同岗位的职责需要，对企业员工进行有针对性的知识产权培训。（5）持续改进，根据企业在实施阶段遇到的问题进行总结和提炼，提供常年的知识产权管理顾问服务。 企业专利战略管理涉及到多方面的内容，因此代理人除了需要具备广博的知识背景之外，更需要打造一支专业化的团队并调动各方的资源来协同完成。另外，企业专利战略属于企业知识产权战略的一个重要组成部分，因此该团队也必须具有制定商标战略、版权战略、商业秘密战略等方面的能力。八、知识产权研究人员 代理人的其他定位当中应该还包括知

30、识产权研究人员。在这里，我们也对这种定位进行初步的分析。法律制度的一种可能性的变迁途径就是：基于传统理论的制度制度实践中出现的问题新理论的提出相关部门对新理论的接受与引入在实践中进一步修正理论修改现行的法律制度。30专利代理人奋斗在专利事务的第一线，接触到大量最新的案例，对现行制度中存在的弊端也有着深刻的体会，这是进行学术研究的有利条件。 当然，这样的一个理由并不能成为激励代理人进行学术研究的充分理由。毕竟，专利事务所并不是科研机构，专利代理人也不是学校的教授。如果从事学术研究不能给事务所带来经济效益，那不管是事务所还是代理人自己，都不会有足够的动力去进行学术研究。 我国的专利代理机构正处于整

31、体转型之中，在这过程中，难免会泥沙俱下，鱼龙混杂。现阶段，作坊式的代理机构依然存在，代理质量低劣，恶性价格竞争也仍然比较严重。代理机构水平参差不齐，就形成了一个分级市场。在这个分级市场中，消费者由于缺乏必要的信息区分不同的代理机构，为了减小风险，他们就会倾向于选择价格最为低廉的代理机构。在这种情况下，就会产生“柠檬市场”效应。很有可能出现的现象就是，次品格不太差的产品挤出市场，不太差的产品又将中档产品挤出市场，中档产品则将不太好的产品挤出市场、不太好的产品格高档产品挤出市场，依次类推，最终不会有任何市场存在。31如果这样的情况不能得到控制，那无疑会对专利代理市场造成毁灭性的影响。 对专利代理机

32、构来说，抵消这种质量不确定性的一个重要手段就是品牌化，让品牌成为代理机构质量的象征。对专利代理机构这些服务行业来说，企业在品牌主要体现在专利代理人的水平之上。学者型的代理人就非常容易在客户面前树立自己的权威性，从而在开拓市场的时候具有显著的优势。对专利代理人来说，最有价值的客户无疑来自于对知识产权比较重视的大型企业。为获得这些客户，代理人就需要说服企业的相关知识产权管理人员。 根据社会心理学的一般观点，说服的途径可以分为中心途径和外周途径两种。在中心路径的模式下，人们更关注论据，如果论据有力且令人信服，那人们就很可能被说服。反之，如果信息中包含无力的论据，思维缜密的人会很快注意到这一点并进行反驳。所谓的外周路径就是在某些情况下，人们没有能力或者没有动机去仔细推敲信息中包含的内容，就会去关注那些令人不假思索就接受的外部线索，而不去考虑论据是否令人信服。32在很多情况下，这两种说服的途径会同时起作用。 上述企业的知识产权管理人员，通常具备一定的知识产权基础，