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论专利侵权判定中的逆等同原则讲解
论专利侵权判定中的逆等同原则
发布时间：
2013-11-20作者：
何晓平
内容提要：
当被控侵权物再现了专利权利要求中记载的全部技术特征时，如果被控侵权物与专利技术相比，已经发生了根本变化，是以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同或基本相同的功能，则被控侵权行为人可凭借逆等同原则，否认侵权指控。
我国应当在理论和实践上认可逆等同原则，作为被控侵权行为人抗辩相同侵权指控的手段，以完善专利侵权判定制度。
关键词：
逆等同原则专利侵权判定权利要求
在现代专利制度中，专利权的保护范围是由权利要求的内容来确定的。
一般而言，当被控侵权物（包括产品和方法，下同）再现了权利要求中所记载的全部技术特征时，则被控侵权物就落入了权利要求的字面范围，从而构成相同侵权。
然而在某些特殊情况下，即使被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但与专利技术相比，如果被控侵权物已经发生了根本变化，以与专利技术实质不同的方式、实现了与专利技术相同或基本相同的功能时，一些国家和地区的法院也可能判
定侵权行为不成立。
此即所谓的逆等同原则（reversedoctrineof
equivalents）。
一、逆等同原则的起源
通常认为逆等同原则起源于美国1898年的BoydenPowerBrake
Co.v.Westinghouse一案（以下简称Boyden案）。
1869年，Westinghouse发明了一种利用一个中心气压箱来制动的列车刹车装置，比过去的手动刹车装置有了很大的进步。
Westinghouse对其发
明进行了完善，在每一个汽缸中都增加了一个气压箱，并于1887年
获得了专利。
Westinghouse专利的权利要求内容为：
主空气管、辅助气压箱、制动汽缸和三通阀的组合（调节主气压箱和各制动汽缸之间气流的装置）以及由三通活塞带动的三通阀装置,,用来根据制动的需要提供空气量。
Boyden对Westinghouse的发明进行了改进，加入了一个精致的部件来从中心气压箱和各汽缸中的气压箱向制动装置充气。
而Westinghouse的发明需要一个复杂的通管才能从上述两处的气压箱中得到空气。
与Westinghouse的发明相比，Boyden的装置以最简单的方式解决了列车在刹车过程中的快速反应问题，适应了
19世纪晚期日益加长的列车的需要。
美国联邦最高法院法院认为，从表面上看，由于Boyden的装置
基本包含了权利要求中的部件，Westinghouse专利的保护范围覆盖
了Boyden的装置，然而Boyden装置的具体组合关系已经与专利有着本质的不同，从而使它跳出了专利的保护范围。
“但是，即使Boyden的装置被认为落入了Westinghouse专利的字面范围，也并没有确定地解决了侵权问题。
我们曾经反复指出，即使不在权利要求的字面范围内，侵权指控在某些情况下仍然成立。
反之，亦然。
专利权人可以证明被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果被控侵权物在原理上已经发生了如此大的改变，使得专利权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节（即发明内容不足以支持权利要求，权利要求的范围过于宽泛），那这样被控侵权物不在专利的保护范围之中，没有侵犯专利权。
”
二、逆等同原则的发展
（一）美国联邦巡回上诉法院成立前的判例
1950年，在具有里程碑意义的GraverTank&Mfg.Co.v.LindeAirProductsCo.（以下简称Graver案）案中，Boyden案中关于逆等同原则的观点得到了美国联邦最高法院引用。
“等同原则的适应并不
总是有利于专利权人，有些时候也会不利于专利权人。
当一项装置与发明在原理上存在较大变化，采用实质不同的方式，实现了与发明相同或基本相同的功能时，即使该装置落入了专利权利要求的字面范围以内，被控侵权行为人仍然可以凭借等同原则来限制权利要求的范围，挫败专利权人的侵权指控。
”
在1976年的LeesonaCorp.v.UnitedStates案中，美国索
赔法院（CourtofClaims）则通过适用逆等同原则，判定被告的电池并没有侵犯原告有关电池电极的专利。
原告的专利公开了一种由多
个微孔金属板组成的电池电极，说明书指出电极微孔的作用在于控制气泡的压力，该微孔的直径在1到50微米之间，但权利要求中并没有记载关于微孔直径及其作用的技术特征。
而被告的电极和发明基本
相同，也是由多个微孔金属板组成，但微孔的直径远大于50微米。
法院认为，虽然被告电极的技术内容落入了权利要求的字面范围，但
由于其金属板上微孔的直径远大于50微米，对于控制气泡压力的作用几乎微不足道，被告电极在原理上与专利存在实质性的不同，因此适用逆等同原则，判定侵权指控不成立。
（二）美国联邦巡回上诉法院的判例
1982年，美国国会通过了《联邦法院改革法》，建立了联邦巡
回上诉法院（CourtofAppealofFederalCircuit，简称CAFC。
美国联邦巡回上诉法院对所有不服联邦地方法院作出的专利侵权判决而提出的上诉案件和不服专利商标局驳回专利申请决定而提出的专利确权上诉案件具有专属管辖权。
1988年的TexasInstrumentsInc.v.U.S.Int'lTradeCommn案与逆等同原则的适用密切相关。
该案原告拥有一项袖珍式计算器的开拓性发明专利，其权利要求中的每一个技术特征几乎采用功能性限定技术特征的方式来撰写的；被控侵权物虽然包含了权利要求中所
记载的每一个技术特征，但对每一个技术特征都进行了技术上的改进和提高。
美国国际贸易委员会认为，就单个技术特征而言，对比技术特征之间都是等同的，但从整体上来看，被控侵权物与发明之间的区别是巨大的，前者对袖珍式计算器的改进已经超出了原告发明所公开的技术范围，没有落入发明合理的保护范围之中，因此侵权不成立。
联邦巡回上诉法院则指出，“逆等同原则也许称为不等同原则更好。
它要求被控侵权物不仅落入了权利要求的字面范围，而且必须与发明之间存在实质性的区别。
当权利要求的字面范围远大于说明书所公开技术内容的合理范围时，被告就可以要求法院适用逆等同原则。
限制
这种过于宽泛的权利要求的目的，不仅在于避免发生不公平的侵权现象，而且也在最初公开范围上保持了权利要求的有效性。
”
而在1991年的ScrippsClinic&ResearchFoundationv.
Genentech,lnc.案中，联邦巡回上诉法院明确指出了逆等同原则的目的与适用方法。
“正如等同原则旨在防止第三人窃取专利权人的发明实质一样，逆等同原则的目的也在于防止专利权人将权利要求不正当地扩张到发明的公平范围之外。
逆等同原则源于联邦最高法院在Graver案中的论述：
即使被控侵权物落入了权利要求的字面范围，但如果其在原理上与发明已经如此不同，以至于是通过实质不同的方式，实现相同或相似的功能时，则被控侵权物不构成侵权。
在适用逆等同原则时，应当根据说明书、审查档案和现有技术，在被控侵权物的事实与权利要求的合理范围之间进行衡量和判断。
”
以上判例表明，当权利要求的字面范围超出专利申请中所公开的发明技术内容、过于宽泛时，被控侵权物即使落入了权利要求的字面范围，但被告仍然可以诉诸于逆等同原则，以否认侵权指控。
三、逆等同原则产生的原因
逆等同原则产生的根本原因在于权利要求的字面范围超出了发
明的实际贡献，没有得到说明书的支持。
“当专利权利要求被撰写得
远超出发明技术内容的合理范围时，逆等同原则就可能发挥其作用。
”权利要求必须得到说明书的支持，这是专利制度的一个基本要求。
“说明书应当为发明提供一个合理的基础，权利要求书不能成为一个比说明书描述得更广泛的发明。
”《专利合作条约》在第6条中也规定，
权利要求应当得到说明书的支持。
在审查过程中，当审查员发现权利要求没有得到说明书的支持时，应当要求申请人修改权利要求。
当专利权被授予后，社会公众发现权利要求没有得到说明书的支持时，可
以请求宣告该专利无效或者部分无效。
一般而言，经实质审查后授权的专利，其权利要求都能得到说明书的支持，但在下面三种特殊情况下，也会发生权利要求与说明书相脱节的现象：
（一）技术进步使得权利要求的字面范围发生了扩张
《与贸易有关的知识产权协议》要求各成员方给予专利权的保护期应当不少于自申请日起的20年。
在这20年的专利权保护期内，由于技术的飞速发展，使得某些领域内技术特征的内涵和外延都发生了巨大的、甚至是实质性的变化，技术特征的范围不断扩张。
这就使得由技术特征组成的专利权利要求的字面范围也随之而不断扩张。
然而，说明书中所公开的技术内容却仍然停留在申请专利时的技术水平，并没有一起不断扩张。
于是，这就造成了权利要求的字面范围与说明书中发明实际内容相脱节的现象。
1977年的InreHogan案就是属于这种情形。
美国海关及专利上诉法院（CourtofCustomsandPatentAppeals）认为，虽然专利申请在说明书中只给出了固体塑料结构的晶体形式，但在评判该专利的有效性时，专利与商标局（PTO
不能根据在后技术发展显示该结构具有非晶体和晶体两种形式，来表
明该专利的权利要求得不到其说明书的支持。
“司法实践中产生出来
的等同原则，旨在通过将后来出现的发明等同物纳入专利保护范围来保护专利权人的利益。
与此相同，司法实践中产生出来的逆等同原则也要求法院根据说明书来确定专利保护范围，以防止专利对在后技术的发展造成不正当的约束。
法院已经对在后现有技术所引发的侵权问题予以考虑，但不能据此对专利的有效性重新进行评判。
”
（二）功能性限定技术特征的使用
一般而言，产品专利的权利要求由产品结构或组分比例等技术特征构成，方法专利的权利要求由具体步骤和操作顺序等技术特征构
成。
此外，权利要求还可以采用零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果，即所谓的功能性限定技术特征来构成权利要求。
美国在1952年修订专利法时，明确允许申请人在权利要求中采用功能性限定技术特征。
该专利法在第112条第6款中规定，对于针对组合的权利要求来说，其特征可以采用“以实现某种特定功能的结构或者步骤”的方式来撰写，而不必写出实现其功能的具体结构、材料或者操作顺序。
虽然美国专利法允许在权利要求中使用功能性限定技术特征，但这种功能性限定技术特征所包含的范围却不能解释为覆盖了所有能够实现该功能或者效果的具体实施方式，而只能被解释为覆盖了说明书中所记载的具体实施方式及其等同物。
不难看出，采用
功能性限定技术特征的权利要求的字面范围与说明书内容之间是存在某种程度上的脱节。
其实，逆等同原则的产生与权利要求中功能性限定技术特征的采用有着密切的关系。
在前述1898年的Boyden案中，Westinghouse的专利权利要求中就采用了功能性限定技术特征。
在实践中，美国相
当大比例的权利要求都采用了功能性限定技术特征，这已经成为许多
美国人撰写权利要求的习惯。
而有关逆等同原则适用的案件也大多涉及权利要求中的功能性限定技术特征。
（三）权利要求撰写不当
现代专利制度要求申请人通过权利要求来明确其专利的保护范
围。
为了获得尽可能宽泛的专利保护范围，申请人往往对说明书中所
记载的一个或者多个具体技术方案加以总结和概括后，再采用上位或
抽象的概念来撰写权利要求，如用上位概念“气体激光器”来概括氦氖激光器、氩离子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等。
一一般而言，说明书中记载的具体实施例越多，申请人能够作出的概括和抽象程度就越高。
此外，开拓性发明比改进性发明具有更宽的概括和抽象范围。
然而，申请人的概括和抽象必须是适当的，不能超出说明书中所公开的内容。
否则，权利要求就没有得到说明书的支持。
例如，对于
“用高频电能影响物质的方法”这样一个概括较宽的权利要求而言，如果说明书中仅记载了一个“用高频电能从气体中除尘”的技术方案,对高频电能影响其他物质的方法未作说明，而且所属领域的技术人员根据说明书的内容也无法确认该技术方案是否具有影响其他物质的功能时，则该权利要求就没有得到说明书的支持。
所以，申请人撰
写权利要求不当时，也会造成权利要求与说明书之间的脱节。
四、逆等同原则的性质
关于逆等同原则的性质问题，学者之间存在不同的认识。
有观点指出逆等同原则一种对权利要求进行缩小解释的解释规则。
笔者认
为这种观点值得进一步商榷。
在1996年的Markmanv.WestviewInstrumentsInc.案中，美国联邦最高法院指出，权利要求的解释
是一件特殊的工作，需要经过特殊的训练并具有足够的经验，而法官由于受到的教育和培训使得他们能够更好地解释权利要求，因此由法
官来承担此项工作比陪审团更为合适。
所以，权利要求的解释是一
个法律问题，而不是一个事实问题。
与权利要求的解释是一个法律问题不同，美国联邦巡回上诉法院在1985年的SRIInternationalv.MatsushitaElectricCorp.of
America案中（以下简称SRI案），认为逆等同原则的适用是一个事实问题。
SRI案的原告拥有一项将影像转换为电子信号的单管电视摄像机专利。
任何影像都是由红、绿、蓝三种原色光以不同强度比例组成的，如果将扫描影像的光信号经滤镜分解为红、绿、蓝光，并以电子信号分别记录其强度，再将这些电子信号还有为光信号后，则影像得到再现。
原告专利是利用两组条状光栅滤镜相互之间的角度差，使
扫描时间不同、而产生不同频率的电子信号，以记录不同原色光的强度。
被控侵权物中也有两组条状光栅滤镜，分别与垂直轴间形成角度相同而方向相反的角度差。
从技术特征的角度来看，被控侵权物显然落入了权利要求的字面范围，但前者是利用相位差的原理来记录不同强度原色光的电子信号。
所以，在这一点上，两种是存在区别的。
一审法院认为两者在原理上有实质性的不同，被控侵权物以不同的方式实现了发明的功能，因此适用逆等同原则，判定被告不构成侵权。
二审中，联邦巡回上诉法院认为，“当被控侵权物与权利要求中的描述完全相同时，其仅仅是好象窃取了发明人的贡献，但事实上被控侵权物在原理上发生了如此大的改变，以至于是以实质不同的方式实现发
明的功能时，它就不再是一个侵权物了（逆等同原则）。
”同时，联邦巡回上诉法院在判决中指出，适用逆等同原则的关键在于判断被控侵权物在原理上是否发生如此大的改变，以至于其方式与发明之间
存在实质性的不同，而这应当取决于证据。
“Graver案表明，专利的侵权问题（字面或等同）是一个事实问题。
如认为专利的不侵权问题（字面或逆等同原则）不是一个事实问题，贝用些反常。
正如等同和不等同两个术语本身所显示的那样，它们是同一个硬币的正反两面。
”因此，联邦巡回上诉法院认为逆等同原则的适用是一个事实问题，而一审法院把这个问题当作法律问题来处理，是错误的。
最终,
多数意见判定撤销一审判决。
笔者认为，逆等同原则是被告针对相同侵权指控初步成立后的一种抗辩手段。
当原告通过举证，证明被控侵权物落入权利要求的字面范围、相同侵权成立的情况下，被告也可以通过举证来证明其产品或方法在原理上与发明存在实质性的区别，已经以实质不同的方式实现了发明的功能，从而诉诸于逆等同原则来推翻原告的侵权指控。
在SRI案中，Davis法官在其附议意见中也认为逆等同原则与禁止反悔一样，是针对相同侵权的一种抗辩手段。
对权利要求进行正确解释
是法官职权范围内的事，是一个法律问题；而判断被控侵权物与发明之间在原理上是否存在巨大变化，两者所采用的方式是否存在实质性的不同，则是一个事实问题。
被告要求适用逆等同原则是其行使抗辩权的一种方式，特别是当法官对权利要求的解释存在失误的时候，这
种抗辩手段对被告而言显得更加重要。
因此，从侵权判定的角度而言，逆等同原则是被告针对相同侵权指控的一种抗辩手段。
五、我国应当确立逆等同原则
（一）一些国家（地区）的实践
虽然美国联邦巡回上诉法院成立以来，还没有一件案例是通过适用逆等同原则来判定侵权行为不成立的，但究其原因并不在于法院没有涉及这方面的案件，而是因为被告不能证明其产品或方法在原理上已经发生了改变，所采用的方式已经有了实质性的不同，从而符合适用逆等同原则的要求。
因此，逆等同原则在美国仍然是一个有效的原则，虽然“该原则在联邦巡回上诉法院受到了冷遇，不过这种情况可能正在变化。
”
日本法院在司法实践中虽然从未明确地适用过逆等同原则，但有
学者认为，日本法院根据发明与被控侵权物在目的和效果上所存在的区别，判定不构成字面侵权的一些案件，就如同适用了逆等同原则一样。
例如NikkanIndustryK.K.v.Shin-KobeDenkiK.K.案，
就可以看成是日本法院通过适用逆等同原则来判定侵权不成立的案件。
在该案中，虽然被控侵权物再现了权利要求的所有技术特征，但东京地方法院认为由于被控侵权物不能实现说明书中所描述的发明目的，所以侵权不成立。
从另一角度来看，该案也可以理解为由于被控侵权的基板（substrate）增加的中间纺织层在实质上改变了基板的功能和作用，所以被控侵权物已经不在专利的保护范围之内了。
我国台湾地区经济部智慧财产局在其2004年10月4日公布的
《专利侵害鉴定要点》中，也对逆等同原则进行了明确规定。
逆等同原则“系为防止专利权人任意扩大申请专利范围之文义范围，而对申
请专利范围之文义范围予以限缩。
若待鉴定对象已为申请专利范围之文义范围所涵盖，但待鉴定对象系以实质不同之技术手段达成实质相同之功能或结果时，贝S阻却‘文义读取’，应判断未落入专利权（文义）范围。
”换言之，台湾地区的逆等同原则的目的在于防止专利权人任意扩大权利要求的字面范围，适用前提是被控侵权物已经落入了权利要求的字面范围，成立要件是被控侵权物以实质不同的技术手段实现了与发明实质相同的功能或结果，结论是被控侵权物不构成侵权。
不难看出，台湾地区的逆等同原则与美国的基本相同，只是在成立要件上有所不同。
美国的逆等同原则不仅要求被控侵权物以实质不同的技术手段实现了与发明实质相同的功能或结果，而且还强调了被控侵权物与发明在原理上要存在根本区别。
因此，美国逆等同原则的
成立要件更为严格，适用范围相对更小。
（二）我国应当认可逆等同原则
和其他国家一样，我国法律也要求专利权利要求应当得到说明书的支持。
专利法在第26条第4款中规定：
“权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
”所谓权利要求应
当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。
换言之,
权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案，应当都是发明所属领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不能超出说明书所公开的范围。
因此，我国专利法也要求专利权的保护范围应当与发明所作出的技术贡献相当，不能超出说明书所公开的范围。
从前述分析中可以得知，技术进步、申请人撰写不当都可能造成权利要求与说明书之间的脱节，使得权利要求得不到说明书的支持。
此外，我国法律也并未禁止申请人在权利要求中采用功能性限定技术特征。
我国2010年的《专利审查指南》中规定：
“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。
只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。
”不过，与美国将功能性限定技术特征的覆盖范围限定在说明书中所记载的具体实施方式及其等同物不同，我国将功能性限定技术特征的覆盖范围规定为所有能够实现所述功能的实施方式。
可见，我国功能性限定技术特征所覆盖的范围远大于美国的范围，发生权利要求与说明书相脱节的可能性更大。
专利法的基本理论表明，专利权人仅能就发明对现有技术所作出的贡献享有专利权，而不能对超出其发明范围的技术内容加以垄断。
否则，专利权人的权利就不正当地阻碍了技术的发展和创新，专利权
人也得到了原本不应属于他的利益。
因此，如果说等同原则的目的在于惩罚那些“形不是而神是”的被控侵权物的话，那么逆等同原则的目的就在于保护那些“形是而神不是”的被控侵权物。
因此，有学者认为等同原则与逆等同原则都是“为了实现具体妥当性下的产物。
”虽然逆等同原则适用的余地较小，但从完善我国专利侵权制度理论出发，笔者认为应当确立适合我国专利法律制度的逆等同原则，作为被
告针对相同侵权初步成立后的一种抗辩手段。
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