专利保护范围于我国实务发展的研析.docx
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专利保护范围于我国实务发展的研析
专利保护范围于我国实务发展之研析
指导教授：
谢铭洋
作者：
罗培方
台大法研所民商法组二年级
一、前言
所谓「专利保护范围」，系指专利权人依据其所取得之专利权，所得受法律保护范围。
当事人之发明创造若合乎专利法规定之要件，经智能财产局核准而授与专利权后，专利权于专利保护范围内发生专利权之积极、消极效力，前者为制造、贩卖、使用、进口之权，后者为排除他人对特定发明技术自由运用之「排他权」（exclusiveright）[1]（专利法第五十六条第一项、第二项，第一0三条第一项，第一一七条第一项）；是以「专利保护范围」之界定，是为专利权人主张「排他权」、以及认定他人构成专利侵害之前提，在法院审查实务上十分重要。
依本次专利法实务见解仅就普通法院之地方法院判决（八十七年以后）、高等法院判决（七十七年以后）、最高法院判决、判例、司法院解释、司法业务座谈会、行政法院判决（八十七年以后），以及法务部令函八个部分整理分类；细查其与「专利保护范围」有关者，并加上文献中具代表性之行政法院判决、判例八件，共计六十件：
地方法院（八十七年以后）
高等法院（七十七年以后）
最高法院判决
最高法院判例
司法院解释
司法业务座谈会
行政法院判决、判例
法务部令函
共计
24
22
4
0
0
2
8
0
60
本文乃就此范围之案例，分析近年来实务对于「专利保护范围」之态度。
二、「专利保护范围」之学说
（一）中心限定主义（centraldefinition）
何谓中心限定主义？
有谓「应由申请专利范围出发，同时亦就详细说明书之陈述加以考虑」[2]，亦有谓「祇书写典型的实施案例，做为核心，然后可以参酌其所附之详细说明书、图标等所记载或标示之事物，以界定其范围，甚至扩大其技术保护范围」[3]；概括言之，是以申请专利之记载为中心所表彰之技术思想为专利保护范围，而不专以专利申请书之记载为限。
若采此见解，专利保护范围较为广泛，他人构成侵害专利行为之可能性增加，而对社会大众而言较可能产生不可预期之危险。
（二）周边限定主义（peripheraldefinition）
周边限定主义又称「严格主义」，指以专利申请范围（claim）本身为专利保护范围，必须就专利申请说明书为文义解释，而不可扩张之。
此种态度之专利保护范围，相对于前者无疑较狭，对专利权人而言较为不利。
（三）折衷主义
无论采取「中心限定主义」或「周边限定主义」将会遭遇如何适度保护专利权不被侵害之排他权利、以及鼓励社会大众创造发明之两难，因此目前世界潮流均往调和之方向而努力。
比如：
欧洲专利公约第六十九条及该条议定书，以及美国实务弹性运用「均等原则」解释之结果，均反映欲平衡追求此两种利益之企图。
三、解释专利保护范围之技术
在专利侵害诉讼中，必须证明被告所为之行为及其之创造物（theaccuseddevice）必须落入专利权人合法专利权之「专利保护范围」内，才构成所谓专利侵害。
因此有关「专利保护范围」之问题每伴随专利侵害诉讼而生，且从实务对「系争案例是否构成专利侵害」之认定中，最常得知实务对于「专利保护范围」之态度；故以下就专利侵害认定学说上所采之审查标准略述之，以便利案例之分析及了解。
事实上，学说提出之此三步骤，目的虽系用于认定专利侵害是否构成，但实质上亦为「专利保护范围」界线之解释。
（一）全要件原则（AllElementRule）
在专利侵害诉讼中，分析专利权人之申请专利范围之一切要件，与被告之创作的一切要件，两相比对完全相同，才构成专利侵害。
由于此说解释「专利保护范围」过份限于文义解释，对专利权人之保护过于狭隘，故运用上还需辅以其它原则，以认定是否构成专利侵害。
（二）均等原则（Thedoctrineofequivalents）
采取「周边限定主义」立场者，严格限制以申请专利之记载为「专利保护范围」，然对于申请专利之文字记载的解释，则可能引用「均等原则」，认为被告之创作需与专利权人申请专利之记载之「专利保护范围」，实质上利用同一方法所产生之相同创作或实质上发挥同样之功能者，始构成专利侵害，也才构成专利侵害。
至于采取「中心限定主义」立场者，是以申请专利之文字记载为基础，引进所谓「平均技术水准」概念，推演出「一般的发明思想」作为发明专利技术范围，亦即在德国过去所采之三分法（Lindenmaier）中，认定究为「明显之均等」之「发明对象」，或系「非明显之均等」之「一般的发明思想」。
[4]
均等原则之成立要件有二：
[5]
置换可能性：
专利权之发明构成要件之一部分与被告创作相异之部分，实质上功能、效果相同；比如专利权人之发明技术构成要件为（A+B+C+D），而被告创作之构成要件为（A+B+C+E），若将D要件至换为E要件，可达到与原专利权相同之功能或效果，则虽构造略有不同，仍属专利权人发明技术之范围内，从而构成专利侵害。
是否属于发明技术之范围内，取决于其发明之本质特征是否实质上相同，故判别何要件为发明之本质特征，成为专利侵害审查之重要工作。
置换容易性：
前述之置换需为熟习该项技艺之人或其相关业者容易想到、推知者；亦即在文字上虽没有明示之非显在技术思想，相关业者只要参酌说明书之叙述，依当时之技术水准，容易思及者，即足当之。
「均等原则」乃系以实质解释补充形式解释之不足，故较「周边限定主义」而言为技术范围之扩张，惟如同所有「专利保护范围」学说，「均等原则」亦需考量专利权人利益及社会公益之平衡，故在某些情况需有所限制：
公知技术及同业之人习知、习用，或依当时技术水准容易推知之技术。
其它专利申请在前之事项。
意识上有意除外之事项。
[6]
（三）禁反言原则（FilewrapperEstoppel）
专利权人若在申请专利之过程中，于任何阶段或任何文件表示
放弃某些权利，即不得在专利侵害诉讼中主张已放弃之部分，即所谓「禁反言原则」。
四、立法例
（一）美国法
美国专利法于1790年制订后，历经1793、1836、1870年之修正，对「专利权保护范围」并未有实质意义之修正，惟其实务上判例及法院见解之演进至今，却已明白指出采取「周边限定主义」之立场，以及清楚建立一套专利侵害审查制度[7]。
在KeystoneBridgeCo.v.PhoenixIronCo.95U.S.274,278案中，法院认为「法院无权将专利权之范围，扩张至原来专利局准许之专利请求部分范围之外…专利权人亦不得主张其发明之技术范围较其原请求部分之文字所记载者更为广泛，纵令在事实上其发明确较其原请求部分所记载者为广，仅能任系其自愿将其中超出原请求部分之过剩发明放弃而已」；惟应注意者，所谓「专利权保护范围」不得超出申请专利所记载者，系指对「专利保护范围」认定之基本原则，至申请专利范围所记载之文字，不必严格拘泥于文义，而是以专利权之「实质意义」作为解释形式上文字之基础，如GraverTank＆Mfg.Co.Inc.V.LipdeAirProductCo.案，以及Westinghousev,BoydenPowerBrakeCo.案中指出在决定系争创作（accuseddevice）是否侵害另一有效之专利权时，若形式上之文字记载未尽相符，但实质上系以同一方法、表现同一机能而取得一效果者，仍构成专利侵害；如两者之基本原理与产生功效之方法不尽相同，纵该创作之内容与申请专利范围所载之文字形式上无从区别，亦不构成专利侵害[8]。
故总括言之，美国实务采取「周边限定主义」之立场，就专利审查乃兼采「文义侵害认定」及「（实质）均等原则」（Thedoctrineofequivalents），并受「禁反言原则」（Filewrapperestoppel）「申请专利范围不容许扩张至公共所有（publicdomain）之物品或方法的原则」[9]之限制。
在专利侵害诉讼中，被告用以主张抗辩之「禁反言原则」，如何与专利权人所用之「均等原则」、以及基本的「全要件原则」一并适用，兹说明美国实务上，专利审查之三其步骤如下：
[10]
第一步：
全要件原则
分析专利权人之申请专利范围及被告之创作的一切构成要件，两相比对，全部构成要件相同，才构成专利侵害。
欠缺一个构成要件或一个构成要件不同，即不为专利侵害。
第二步：
均等原则
依「全要件原则」，认为专利权人之申请专利范围之所有构成要件中，被告创作所欠缺之部分，应再依「均等原则」，认定两者是否可达成实质上同样之功能、效用；如认为系实质相同之构成要件，则又逆转为构成专利侵害。
第三步：
禁反言原则
针对依「均等原则」逆转为专利侵害之部分，被告则可主张有专利权人自愿放弃权利之情形，则依「禁反言原则」又逆转为不构成专利侵害。
（二）欧洲专利公约（EPC）
欧洲专利公约第六十九条关于请专利范围之规定为「专利及专利申请之保护范围系以申请专利请求之内容决定。
但说明书及图标可用来解释申请专利范围」，而欧洲专利公约议定书[11]之立法意旨中加以说明：
「…不能将第六十九条理解为欧洲专利的保护范围系由申请专利范围严密的文词所决定；说明书及图标仅用于排除申请专利范围不明之处。
…」[12]，为采取「折衷主义」之代表。
（三）德国
德国过去为采取「中心限定主义」之代表，其实务上对专利权范围采取所谓「三分法理论」，即将专利保护范围分为三种，发明之直接对象（DerunmittelbareGegenstandderErfindung）、发明之对象（GegenstandderErfindung）、一般发明思想（DerallgemeineErfingungsgedanken）[13]；由于此种态度保护范围过于广泛，故于1978年参照欧洲专利公约修正专利法第十四条，规定：
「专利保护范围应以专利请求之内容为依据，而于解释专利请求时，应参酌说明书及图标」，改采「折衷主义」。
五、我国专利法之规定
（一）民国七十五年修正前
我国专利法于民国七十五年修正前，对「专利权保护范围」并无相关规定；施行细则虽有「申请专利说明书应包含请求专利部分」及「请求专利部分应就发明或创作之范围及特点具体明确记述」之规定，但仅为说明书格式之要求，难谓系我国专利制度就「专利权保护范围」所为之规定。
（二）民国七十五年修正后
民国七十五年修正后（七十五年十二月二十四日总统令修正公布）之专利法第十二条规定，「说明书应载明申请专利范围」；而「申请专利范围」应记载之事项，则规定在施行细则第十六条。
然此修正仅系将修正前施行细则之规定移置于专利法本文，并将「请求专利部分」改称为所谓「申请专利范围」，仍未就「专利保护范围」具体规定。
惟亦有学说针对七十六年专利法施行细则第十之一条，将申请专利范围分为「独立项」及「附属项」之修正，认为既然「附属项」之作用系就「独立项」之内容加以限制或表示具体实例，则与「中心限定主义」以申请专利之记载为中心所表彰之技术思想为专利保护范围，而无须就其限制、解释之内涵不符，故可认为施行细则采行「周边限定主义」[14]。
但一般仍以为此际我国专利实定法并未就「专利保护范围」明文规定，而有赖实务见解加以补充。
（三）民国八十三年修正后
民国八十三年修正（八十三年一月二十一日总统令修正公布）之专利法第五十六条第三项规定：
「发明专利权范围，以说明书所载之申请专利范围为准。
必要时，得审酌说明书及图式。
」第一0三条第二项规定：
「新型专利权范围，以说明书所载之申请专利范围为准。
必要时，得审酌说明书及图式。
」明文规定了专利权保护范围，惟法条用语不甚精确，以致学说上对其之解释仍有分歧。
有谓「依专利法第五十六条第三项规定，专利权之范围应以说明书所载之申请专利范围为准，而说明书及图式只是用以辅助说明、了解申请专利范围之内容而已，其本身并不具有直接确定专利保护范围之作用」[15]，似认为我国专利法系采「周边限定主义」；但多数学者参酌立法院提案之说明「第三项之规定系参照欧洲专利法第六十九条之精神而制订」故应认其系采取「折衷主义」[16]；运用时应注意以下三点[17]：
以申请专利范围之「内容」为主，非以「文字记载」为准。
申请专利之文字仅系记载专利之必要构成事项，至于其实质内容应参酌说明书及图标所揭示之目的、作用及效果。
确认申请专利范围中某一专门技术之涵义，应参酌申请程序中，申请人和本局之间来往文件。
六、我国实务就各争点之态度
（一）我国「专利保护范围」之学说系采「中心限定主义」（centraldefinition）、「周边限定主义」（peripheraldefinition），或是「折衷主义」？
民国七十五年修正前
此部分因非此次实务见解整理范围，故不细述；但大抵而言，此时实务虽有所谓「专利范围」之用语，但除要求其应明显确定而不可广泛笼统[18]，对此概念之内涵为何并未有详实之说明。
2.民国七十五年修正后
此时之实务见解已明确以落入「专利保护范围」作为认定专利侵害之前提要件；「专利保护范围」系依「请求专利部分」（或称「申请专利范围」）而定，并认为认定该范围时得参酌说明书及图标。
但何谓「得参酌说明书及图标」？
系仅为解释申请范围，还是亦为专利范围所及？
亦即我国之专利制度究采「中心限定主义」、「周边限定主义」，或是「折衷主义」，实务并不愿明确表态，司法业务研究会第五期（73.8.7）曾提出此问题，最后之结论竟为「究应以何说为解释之依循，至目前为止，似尚未有定论」。
然分析此段时期之实务见解，可窥知实务上就此问题采取较严格之态度，认为专利所保护之对象，系以申请专利说明书之请求专利部分所声明之范围为限[19]，虽得参酌说明书及图标，但仅系为解释申请专利范围之目的，而不得变更专利申请之实质内容[20]，可谓采取「周边限定主义」，或是类似于现行法规定之「折衷主义」。
惟上开较清楚之判决皆出现在行政法院，而普通法院并未有如此清楚之表示，高等法院82年度上易字第2335号判决[21]虽以迂回之方式，推导出「专利权范围应以请求专利部分为限，并不及于图标」之结论，但其系以「专利权经审查合格并予公告始发生公信效力，其权利范围不容扩张解释，否则一般大众即无所是从」为其论据，并无从得知该法院采取哪种主义。
3.民国八十三年修正后
民国八十七年修正之专利法第五十六条第三项明定了专利保护范围「以说明书所载之申请专利范围为准。
必要时，得审酌说明书及图式。
」此时实务上判决中普遍显示其要求「实质内容相同」之态度[22]；系争物除因整体构造、机能、技术、使用方法与专利权人之「专利保护范围」相同而构成专利侵害外，其功能、效果若有「实质相同」之情形，即便构造非完全一致，仍构成专利侵害[23]。
惟地方法院八十七年诉字第六八八号判决中指出：
「功能与效用虽有相同之处，亦不得因功能相同而不当扩大专利权范围，率尔认定被告侵害原告之专利权」；或可认为此处实务又转回严格之「周边限定主义」，但笔者持不同之见解，盖「折衷主义」之精神本在不扩及「一般发明思想」、亦不过份墨守文义解释之专利保护，故要求被告创造物与专利权标的之「实质内容相同」之同时，也主张「专利保护范围」不得扩及相同功能、效用之所有技术，本为至明之理。
因此，修法后之实务虽未明言，但应为采取「折衷主义」无疑。
（二）我国实务是否采取「全要件原则」（Allelementsrule）、「均等原则」（Thedoctrineofequivalents）、「禁反言原则」（Filewrapperestoppel）？
美国法采取之「全要件原则」、「均等原则」、「禁反言原则」，于专利法修正前即已为我国实务所采，有认为既已于国际专利实务见解若合符节，不妨继续沿用[24]。
然亦有学说认为我国既于民国八十三年修法后，参酌欧洲专利公约而改采「折衷主义」之专利保护范围，似不应再采取以「周边限定主义」为背景之前述美国专利侵害实务三原则[25]。
然观诸修法后至今的我国实务，仍不乏明文采取此三原则者，尤以地方法院之判决为众[26]。
笔者认为，民国八十三年修正之专利法既已于立法提案中表明参酌欧洲专利公约，适用时即应依据其解释原则及立法精神，故不宜于专利法第五十六条就「专利保护范围」采取「折衷主义」之同时，又适用前述三原则审查专利侵害。
但如前所述[27]，此三项原则系解释「专利保护范围」之技术，故实际运用尚未必不会产生同样之效果；尤其其中之「均等原则」，系导源于不得强求专利权人将技术思想毫无遗漏记载于说明书、以及避免涵盖第三人意想不到之情形[28]，故已非纯属英美法上之解释原则，同时也为法治国家解释之原则[29]，于解释「中心限定主义」、「周边限定主义」之「专利保护范围」时皆有适用，故应认可继续采用，作为以判断是否「实质相同」之技术；实务上亦已普遍采用，无论有无使用「均等」之名称[30]，兹举其中一个较明显之实务判决说明之：
高等法院八十四年度上易字第五八0号
新型专利第80340号
被告
专利
保护
范围
A.头框
A’.头框
B.一概呈卵刑框且以贯通其内、外侧壁之线孔网线
B.一概呈卵刑框且以贯通其内、外侧壁之线孔网线
C.一在头框一端而供使用者握持之握柄
C.一在头框一端而供使用者握持之握柄
D.一连接头框与握柄之连接部，
D.一连接头框与握柄之连接部，
特征
1.内凹折线系设于头框侧壁之位置
2.自头框之前端起设置内凹线折线
1.头框之内凹线系设于线沟与侧壁之间
2.自头框前端约１\３处设内凹凹线
法院认定：
两者之具有B、C、D之构件相同，两者之A（A’）构件相较构造不相同，「头框上有线构及凹折线，惟样品Ｂ（被告制造物）之内凹线系设于线沟与侧壁之间，其与乙案（专利权标的）之内凹折线系设于头框侧壁之位置并不相同，且样品Ｂ（被告制造物）系自头框前端约１\３处设内凹凹线，不若乙案（专利权标的）系自头框之前端起设置内凹线折线，是样品Ｂ（被告制造物）无法达成乙案（专利权标的）说明书所逑，击球时，第５图Ｆ２方向之力将容易带动头框外侧壁向内位移而造成弹性之创作功效，因此，样品Ｂ（被告制造物）与乙案（专利权标的）申请专利范围所载之整体构造并不相同。
」法院虽未引用「均等原则」之字眼，为其除专利保护范围之各构件审查，尚审酌不同之要件间是否可达相同之功能、效果，即是采取「均等原则」之解释方式。
（三）我国实务是否承认「习知（习用、公知）技术抗辩」？
本来发明创作应具备「新颖性」、「进步性」，才有核准取得专利权之可能，从而才能主张他人创作物落入自己的专利权之保护范围，构成专利侵害。
然或有因行政机关之审查瑕疵，而误将包括「习知技术」之发明创作亦以核准，则专利侵害诉讼应如何处理，理论上有所争议。
英、美、法国实务或立法上肯认由法院为专利无效之认定，故得由受理专利侵害诉讼之法院一并处理，但在我国，若认专利欠缺要件而应归于无效，需经由异议或举发及其后之行政救济途径来处理[31]，因此受理专利侵害之法院应如何处理是一问题。
学说上有认为此时应严格限缩「专利保护范围」，仅限于说明书及图标上所载之实施例，或仅限申请专利范围之文字记载，即为「均等原则」之例外[32]，有认为此时被告只要证明自己实施的技术是「习知技术」或相类似者，法院即无须论断被告所实施者是否与专利保护范围有关，而可将原告之诉驳回[33]。
前者为日本时实务所采，后者即为德国最高法院在Formstein案中承认之「公知技术抗辩」。
我国实务对「习知技术」，有判决表示「被利用之习知技术，非该新型专利所及」[34]直接认定其非专利保护范围，但对前述「习知技术」于专利侵害诉讼之影响，却不甚清楚[35]；唯一可加以申论者，为地方法院八十七年度易更字第四号判决[36]，对于结构部分不同但功能、效用相同之情形，原本依「均等原则」仍可能涉入「专利保护范围」，但本判决中法院否认构成专利侵害，是似采前述日本实务所采「严格限缩专利范围」之处理方式。
（四）我国法院审判中，「鉴定报告」对法院认定「专利保护范围」之影响？
由于产业科技技术之发达，除少数日常生活用品外，侵害物品与专利物品之异同、侵害物品是否落入「专利保护范围」，常非专门技术人员不能判断，故在我国专利诉讼中法官普遍依赖鉴定意见以判断是否涉及「专利保护范围」，实有其源由[37]。
详参讨论之实际案例中，或为原告为证明专利侵害所提出之鉴定报告、或为被告为证明自己清白而提出者，也有法院交付鉴定机关审查者，但几乎无一诉讼之法院认定未参酌鉴定报告之结论；其中甚有因鉴定报告结果认为被告创作物为落入「专利保护范围」，便径作出成立专利侵害判决者[38]，违反法院应职权调查证据，并依自由心证取舍证据资料，以认定事实真伪之审理原则，如同最高法院八十六年度台上字第六十五号判决指出：
「按法院固得就鉴定人依其特别知识观察事实，加以判断而陈述之鉴定意见，依自由心证判断事实之真伪。
然就鉴定人之鉴定意见可采与否，则应践行调查证据之程序而后定其取舍。
倘法院不问鉴定意见所由生之理由如何，遽采为裁判之依据，不啻将法院采证认事之职权委诸鉴定人，与鉴定人仅为一种调查证据之方法之趣旨，殊有违背。
」
仍有部分判决指出鉴定报告之瑕疵，而认其结论不可采而否认其证据力者[39]，足见该案件之法院有实际依职权认定事实；亦有收受鉴定报告后，仅将其结论做为证据之一，还参酌其它证据、推理，自行认定被告创作物是否落入「专利保护范围」[40]。
法院审理案件、认定事实虽应尊重专业之认定，但就法律适用却为法官之本职，故对于专利侵害鉴定报告，除应确认其鉴定程序无瑕疵，仍应以该结论作为系争案件证据之一，而自行认定事实、适用法律以为判决，是为正途。
六、结语
如同我国许多智能财产法规或贸易法规，专利法之讨论亦常常陷入应采何种立法例下之学说的难题。
我国专利法之历次修正过程均受到美方之压力，且智能财产权领域本为美国法影响全球之制度，无论在我国实务、学说之发展上均难以与其割舍；然而，至少就「专利保护范围」这一部份，我国专利法确实是与欧洲专利公约、德国专利新法同一法例，因此在处理相关问题时，何时应厘清立场、避免混合适用不同立法例下之学说，何时适于参酌不同立法例下之学说，以解决实际问题、或使我国之专利制度更为完备，应为解决系争相关问题之同一方向。
{参考书目}
1.曾陈明汝，工业财产权法专论，民75。
2.曾陈明汝，专利商标法论，民79四版。
3.谢铭洋等四人合着，专利法解读，月旦法学，民83
4.蔡明诚，发明专利法研究，台大法学丛书（一０三），作者自版，1997年4月初版。
5.专利侵害鉴定基准，经济部中央标准局，民85年6月。
6.彭鉴托，专利侵权与鉴定，作者自版，1993年
7.黄文仪，专利说明书与申请专利范围之撰写以及专利权的关系，作者自版，民79年。
8.智能财产权与国际私法（曾陈明汝教授六秩诞辰祝寿论文集），1997年3月初版。
9.骆增进，中美「专利审查基准中申请专利范围」之比较，东吴大学法律研究所硕士论文，民国86年7月。
10.吴永川，中美「专利侵害分析」之比较研究，东吴大学法律研究所硕士论文，民国85年7月。
11.邵良正，专利权之保护，台湾大学法律研究所硕士论文，民72年。
12.翁金缎，发明专利保护范围之研究，台湾大学法律学研究所硕士论文，民80。
13.陈世杰，发明专利权侵害及民事救济之研究，台湾大学法律研究所硕士论文，民国八十四年六月。
最高法院（3）
八十六年度台上字第六十五号
新型、发明
『传真信号和数字影像信号之转换方法』案
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